Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2016 г. N С01-1117/2015 по делу N А41-63781/2014 Суд отменил принятые ранее решения в части отказа в удовлетворении требования о запрете использования спорного товарного знака и направил дело в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов нижестоящих инстанций об исчерпании правообладателем исключительных прав на товарный знак не основаны на материалах дела и противоречат требованиям гражданского законодательства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2016 г. N С01-1117/2015 по делу N А41-63781/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 января 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Кручининой Н.А.,

судей - Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании ФОЛЬКСВАГЕН Акциенгезельшафт/VOLKSWAGENAG (Берлинер Ринг, Вольфсбург 38436, Германия/BerlinerRing, Wolfsburg 38436, Germany) на решение Арбитражного суда Московской области от 10.06.2015 (судья Кочергина Е.В.) по делу N А41-63781/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015 (судьи Закутская С.А., Быков В.П., Миришов Э.С.) по тому же делу

по исковому заявлению компании ФОЛЬКСВАГЕН Акциенгезельшафт/VOLKSWAGENAG к обществу с ограниченной ответственностью "Евротрейд-М" (ул. Ленинградская, д. 29, г. Химки, Московская область, 141400, ОГРН 1107746902251),

третьи лица: Московская областная таможня (Южная промзона, пр. 4806, д. 10, Москва, 124460), Центральная оперативная таможня (Шоссе Энтузиастов, д. 42А, Москва, 105118),

о защите исключительных прав и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании ФОЛЬКСВАГЕН Акциенгезельшафт/VOLKSWAGENAG - Гревцова А.А. (по доверенности от 15.01.2015 N 77 АБ 6031300), Чурбакова Т.В. (по доверенности от 15.01.2015 N 77 АБ 6031306).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания ФОЛЬКСВАГЕН Акциенгезельшафт/VOLKSWAGEN AG (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Евротрейд-М" (далее - общество) о защите исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 708041 путем запрета обществу совершать действия по использованию указанного товарного знака путем перевозки с целью введения в гражданский оборот автозапчастей, маркированных данным товарным знаком, а также путем ввоза на территорию Российской Федерации автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905, последующего ввода их в гражданский оборот.

Кроме того, компания просила обязать общество изъять и уничтожить за счет общества указанные автозапчасти по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 в количестве 1821 единиц и уплатить компании компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 708041 в размере 500 000 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Московская областная таможня, Центральная оперативная таможня.

Решением Арбитражного суда Московской области от 10.06.2015, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015, исковые требования удовлетворены частично: с общества пользу компании взыскана компенсация за нарушение прав на товарный знак по международной регистрации N 708041 в размере 100 000 рублей 00 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 600 рублей 00 копеек, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требований о запрете обществу совершать действия по использованию товарного знака по международной регистрации N 708041 путем ввоза на территорию Российской Федерации автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905, маркированных указанным товарным знаком, и последующего их ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также отказа в удовлетворении требований об изъятии и уничтожении за счет общества указанных товаров отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении указанных требований.

Во исполнение определения Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2015 компания уточнила просительную часть кассационной жалобы, в связи с чем просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требований о запрете обществу совершать действия по использованию товарного знака по международной регистрации N 708041 путем ввоза на территорию Российской Федерации автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905, маркированных указанным товарным знаком, и последующего их ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также отказа в удовлетворении требований об изъятии и уничтожении за счет общества указанных товаров отменить, направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Кассационная жалоба рассматривается судом кассационной инстанции с учетом заявленного уточнения.

Доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию компании с отказом в удовлетворении исковых требований судами при фактической констатации нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, что послужило основанием для принятия судом решения о взыскании компенсации.

В обоснование доводов кассационной жалобы компания указывает на то, что, отказывая в удовлетворении требований о запрете ввоза товара, суды не приняли во внимание, что товар, маркированный товарным знаком истца, не был выпущен таможенными органами в свободный оборот и находится на складе временного хранения, а, следовательно, действия ответчика по ввозу спорного товара являются длящимися и незавершенными.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в соответствии с нормами действующего законодательства и со сложившейся судебной практикой правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактного товара, тогда как суды необоснованно отказали в удовлетворении требований истца в данной части.

Отзывы на кассационную жалобу в материалы дела не поступили.

Центральная оперативная таможня направила в суд ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие ее представителя.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители компании поданную кассационную жалобу поддержали по доводам, изложенным в ней.

Общество, третьи лица в судебное заседание суда кассационной инстанции явку представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых решения и постановления, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 данной статьи).

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Пунктом 1 статьи 1250 названного Кодекса предусмотрено, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в то же время ответчик обязан доказать правомерность своих действий по использованию чужого товарного знака.

Судами при рассмотрении настоящего дела установлено, а материалами дела подтверждается, что товарный знак по международной регистрации N 708041 охраняется на территории Российской Федерации в отношении широкого перечня товаров, в том числе, в отношении запасных частей для автомобилей.

Право на использование товарного знака на территории Российской Федерации принадлежит истцу и лицензиату - обществу с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус".

Согласно письму Федеральной таможенной службы России от 29.04.2013 N 14-42/18452 "О товарных знаках "ФОЛЬКСВАГЕН АГ" вышеуказанный товарный знак истца включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Между тем из уведомления Московской областной таможни от 18.03.2014 N 46-43/831 компании стало известно о ввозе обществом по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 на территорию Российской Федерации различных автомобильных запасных частей.

В ходе таможенного осмотра автомобильных запасных частей, а также осмотра и фотографирования товаров представителем правообладателя, было установлено, что ввезенный товар в количестве 1821 шт., его этикетки и упаковка маркированы товарным знаком по международной регистрации N 708041, что подтверждается актом таможенного досмотра от 25.02.2014 N 10130050/240214/0001905 и приложенными к нему фотографиями.

Ссылаясь на то, что действия общества по ввозу на территорию Российской Федерации автомобильных запасных частей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 без разрешения правообладателя нарушают исключительные права компании на спорный товарный знак, она обратилась в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о нарушении действиями общества исключительных прав компании на товарный знак, что послужило основанием для взыскания с общества в пользу правообладателя компенсации в размере 100 000 рублей.

Отказывая в удовлетворении остальной части исковых требований, суды руководствовались следующим.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

При этом процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, от начала перемещения и до его завершения.

Действия по ввозу считаются оконченными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Применив указанные нормы, суды пришли к выводу о том, что, подав декларацию на товар N 10130050/240214/0001905, общество подтвердило факт ввоза вышеуказанного товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование указанного в ней товара в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Таким образом, действия ответчика по перемещению товара, маркированного товарным знаком по международной регистрации N 708041, через таможенную границу и подача декларации на товары представляют собой ввоз товара, при этом таможенная процедура "Выпуск для внутреннего потребления" предполагает введение товара в оборот на территории Российской Федерации, в связи с чем нарушение следует считать оконченным.

Между тем суд кассационной инстанции полагает необходимым отметить следующее.

Факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, путем ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением сходным до степени смешения с этим товарным знаком, без согласия правообладателя, установлен судами и подтвержден материалами дела.

Способы использования товарного знака в силу статьи 1484 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением указанного средства индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

С учетом изложенного нарушением исключительного права на товарный знак также является введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимаются совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.

Суды пришли к выводу о том, что требование о запрете ответчику осуществлять без разрешения истца использование товарного знака, принадлежащего последнему, в отношении товаров, маркированных этим товарным знаком, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, является абстрактным, поскольку не характеризуется указанием на конкретные товары, приведенные в конкретной декларации.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в указанной части, суды указали, что абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Между тем данные выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, и, прежде всего, просительной части рассмотренного судами искового заявления, из которого усматривается, что компания просит запретить ответчику осуществлять без разрешения истца использование товарного знака, принадлежащего последнему, в отношении товаров, маркированных этим товарным знаком, а именно автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 посредством ввода их в гражданский оборот.

По существу, данные требования компании оставлены судами без рассмотрения.

Кроме того, установив, что спорный товар является оригинальным, суды посчитали, что избранный истцом способ защиты в виде изъятия из оборота и уничтожения за счет общества товара основан на принципе исчерпания исключительного права истца на товарный знак и не предусматривает восстановление нарушенного права исключительно способом уничтожения ввезенных на территорию Российской Федерации товаров.

Между тем суд кассационной инстанции признает указанные выводы судов первой и апелляционной инстанции противоречащими нормам материального права.

Кроме того, коллегия судей полагает, что данные выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судами, а также представленным в материалы дела доказательствам, подтверждающим факт нарушения обществом исключительных прав компании на принадлежащий ей товарный знак.

Суды не учли, что согласно положениям пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены названным Кодексом.

При этом решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Суды, делая вывод о том, что избранный истцом способ защиты в виде изъятия из оборота и уничтожения за счет общества товара основан на принципе исчерпания исключительного права истца на товарный знак не указали какие доказательства, представленные в материалы дела, послужили основанием для такого вывода. При этом суды пришли к единому мнению о наличии оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак, правообладателем которого является истец.

Утверждения судов об исчерпании исключительных прав не основаны на материалах дела и противоречат требованиям статьи 1487 ГК РФ, согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Следовательно, установление исчерпания исключительного права правообладателем на товарный знак свидетельствует об отсутствии нарушения его прав и исключает возможность привлечения лица к ответственности.

Суды, установив, что товары, маркированные товарным знаком истца, ввезены на территорию Российской Федерации в отсутствие разрешения правообладателя, правовую судьбу контрафактного товара не определили и не установили, существует ли угроза введения контрафактного товара в оборот на территории Российской Федерации на основании декларации на товары N 10130050/240214/0001905.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления в части отказа в удовлетворении требований компании о запрете обществу совершать действия по использованию товарного знака по международной регистрации N 708041 путем перевозки с целью введения в гражданский оборот автозапчастей, маркированных указанных товарным знаком, а также путем ввоза на территорию Российской Федерации автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 и последующего ввода их в гражданский оборот на территории Российской Федерации, изъятии и уничтожения за счет общества автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 в количестве 1821 штуки с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении суду предлагается учесть изложенное и устранить допущенные нарушения, установить значимые для дела обстоятельства, в частности, определить, где находится контрафактный товар в настоящее время, исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части судебные акты подлежат оставлению без изменения.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 10.06.2015 по делу N А41-63781/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении требований компании ФОЛЬКСВАГЕН Акциенгезельшафт/VOLKSWAGEN AG о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Евротрейд-М" совершать действия по использованию товарного знака по международной регистрации N 708041 путем перевозки с целью введения в гражданский оборот автозапчастей, маркированных указанным товарным знаком, а также путем ввоза на территорию Российской Федерации автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 и последующего ввода их в гражданский оборот на территории Российской Федерации, изъятии и уничтожения за счет общества с ограниченной ответственностью "Евротрейд-М" автозапчастей по декларации на товары N 10130050/240214/0001905 в количестве 1821 штуки.

Направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.М. Уколов

Судья

Т.В. Васильева