Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2016 г. по делу N СИП-610/2015 Поскольку ответчиком доказано использование в рассматриваемый период товарного знака в отношении спорных услуг лицами, не являющимися его правообладателем, но с разрешения и под контролем последнего, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака отказано

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2016 г. по делу N СИП-610/2015

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 21 января 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кирсановой П.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление компании "ГГС Лтд."/GGS Ltd. (201 Rogers Office Building George Hill P.C. 4103 Anguilla)

к компании "Ритцио Печис Лимитед"/Ritzio Purchase Limited (Diagorou Street 4, Kermia building 6 floor, Office 601, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 в отношении услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

компании "ГГС Лтд.": Рыбина Н.А. (по доверенности от 19.01.2016);

компании "Ритцио Печис Лимитед": Лабзин М.В. (по доверенности от 22.09.2015);

Федеральной службы по интеллектуальной собственности: не явился, извещена.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "ГГС Лтд." обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании "Ритцио Печис Лимитед" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 307879, N 342290, N 342291, N 353692, N 353694 в отношении услуг 41-го класса МКТУ вследствие их неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2015 по делу N СИП-399/2015 требования компании "ГГС Лтд." о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694, в отношении услуг 41-го класса МКТУ вследствие его неиспользования выделено в настоящее производство.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2015 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель компании "ГГС Лтд." заявленные требования поддержал, утверждая, что спорный товарный знак не использовался правообладателем на протяжении трех лет до даты подачи искового заявления.

Представитель компании "Ритцио Печис Лимитед" против удовлетворения заявленных требований возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

Роспатент представил справку об актуальном состоянии регистрации спорного товарного знака, а также отзыв, в котором указал, что пояснений по существу дать не может и просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Согласно частям 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

На основании изложенного дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заявление компании "ГГС Лтд." мотивировано тем, что компания осуществляет деятельность, относящуюся к игорному бизнесу, в рамках которой компанией в сети "Интернет" предлагаются услуги по проведению игорных мероприятий.

Кроме того, компания "ГГС Лтд." является участником ряда доменных споров, разрешаемых в соответствии с Единой политикой разрешения споров о доменных именах (далее - ЕПРСДИ):

спора компании "ЭвоПлей" с Тимуром Зигашиным в отношении доменных имен "vulcan-casino.com", "vulcan-casino.org", "vulcan-casino.net", "vulcan-cazino.com", "casino-vulcan.com", "clubvulcan.com", зарегистрированных на имя Тимура Зигашина, оператором которых является компания "ГГС Лтд.";

спора компании "ЭвоПлей" с компанией "Халаджиан" и компанией "ГГС Лтд." в отношении доменных имен "myvulkan.com", "bestvulkan.com", зарегистрированных в на имя компании "ГГС Лтд.";

спора компании "Ритцио Печис Лимитед" с компанией "Эскейв Лтд." и Тимуром Зигашиным в отношении доменных имен "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com", зарегистрированных на имя компании "Эскейв Лтд." и Тимура Зигашина, оператором которых являлась компания "ГГС Лтд.".

По утверждению компании "ГГС Лтд." услуги, предлагаемые ею в сети "Интернет", однородны услугам 41-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 353694, а используемые компанией на сайтах и в доменных именах обозначения сходны до степени смешения с указанным товарным знаком.

В подтверждение своей заинтересованности компанией "ГГС Лтд." в материалы дела представлены: дополнительное обращение в поддержку искового заявления истца по делу N D2015-00875, иск компании "Ритцио Печис Лимитед" к PrivacyProtect.org/"ПрайвасиПротект.орг", компании Global Domain Privacy Sevices/"Глобал Домэйн Прайваси Сервисез" и компании Moniker Privacy Services/"Моникер Прайваси Сервисез"; уведомление Центра по арбитражу и посредничеству Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) о получении жалобы и возбуждении административного производства от 12.06.2015 по делу N D2015-0875.

В отзыве на исковое заявление компания "Ритцио Печис Лимитед" указала, что компания "ГГС Лтд." не может быть признана заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака, поскольку ее причастность к использованию доменных имен "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com", "vulcan-cazino.net" связана с попыткой создать у потребителей представление о том, что сайты, на которые указывают эти доменные имена находятся под управлением компании "Ритцио Печис Лимитед" или уполномоченного ею лица, в том числе путем упоминания обозначения "Вулкан" и истории его использования. В подтверждение своей позиции компания сослалась на решение Центра по арбитражу и посредничеству ВОИС (далее также - Центр) от 12.08.2015 по делу N D2015-0875.

Ввиду указанных обстоятельств ответчик считает, что действия компании "ГГС Лтд." по предъявлению иска в настоящем деле могут быть признаны злоупотреблением правом.

Вместе с тем, компания "Ритцио Печис Лимитед" полагает, что деятельность по организации казино в сети "Интернет" является незаконной в соответствии с законодательством Российской Федерации, ввиду чего ее осуществление не может обуславливать законный интерес компании "ГГС Лтд." в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694.

Также компания "Ритцио Печис Лимитед" отмечает, что в случае прекращения правовой охраны спорного товарного знака, истец не сможет использовать тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение на законном основании ввиду наличия действующей правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 193239, N 349206, N 352257, имеющих высокую степень сходства доменными именами, на которые ссылается компания "ГГС Лтд.", и зарегистрированных в отношении услуг по организации азартных игр.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 353694 зарегистрирован 25.06.2008 с приоритетом от 18.11.2005 в отношении товаров и услуг 09, 16, 21, 28, 32, 35, 38, 39, 41-43, 45-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуг "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе аренда теннисных кортов, бильярдные залы, бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, дискотеки, игры азартные, издание книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми], обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация спортивных состязаний, парки аттракционов, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг игровых залов, предоставление услуг кинозалов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов и кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования и видеомагнитофонов, прокат игровых автоматов, прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], развлечение гостей, составление программ встреч [развлечение], услуги казино, услуги переводчиков, фотографирование, шоу-программы" 41-го класса МКТУ на имя компании "Ритцио Энтертеймент Груп Лимитед".

В результате передачи исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 353694 его обладателем в настоящее время является компания "Ритцио Энтертеймент Груп Лимитед".

Компания "ГГС Лтд." утверждает, что является лицом заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 в отношении всех названных услуг 41-го класса МКТУ, ввиду осуществления компанией деятельности, относящейся к игорному бизнесу, в том числе в сети "Интернет", а также участия в спорах о регистрации и использовании доменных имен "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com", "vulcan-cazino.net".

Согласно представленным документам компания "Ритцио Печис Лимитед" в рамках дела N D2015-0875 обратилась Центр по арбитражу и посредничеству ВОИС с жалобой в отношении регистрации и использования доменных имен "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com", "vulcan-cazino.net".

В качестве ответчиков по делу N D2015-0875 привлечены: администратор домена PrivacyProtect.org/"ПрайвасиПротект.орг", Тимур Зигашин, Лианна Толл, компания Escave Ltd./"Эскейв Лтд.", приватный WHOIS/"ХУИЗ" компания Global Domain Privacy Sevices/"Глобал Домэйн Прайваси Сервисез" и компания Moniker Privacy Services/"Моникер Прайваси Сервисез".

В ходе рассмотрения названного дела установлено, что вскоре после регистрации спорных доменных имен контроль над ними был передан компании "ГГС Лтд.".

Факт передачи доменных имен "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com" в управление компании "ГГС Лтд." подтверждается договором об управлении доменом от 01.04.2013 с приложениями, заключенным между компанией "ГГС Лтд." и компанией "Эскейв Лтд.".

Центром по арбитражу и посредничеству ВОИС в рамках административной процедуры в соответствии с ЕПРСДИ 12.08.2015 принято решение о том, что указанные доменные имена должны быть переданы компании "Ритцио Печис Лимитед" ввиду их недобросовестного использования.

Центром установлено, что компания "ГГС Лтд." эксплуатировала сайты, доступные в сети "Интернет" посредством спорных доменных имен, на которых предлагались игровые услуги в режиме "онлайн", а также явным образом размещалось обозначение "Вулкан" и отсылки к истории деятельности игровых клубов "Вулкан".

Оценив обстоятельства использования доменных имен "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com", "vulcan-cazino.net" Центр по арбитражу и посредничеству ВОИС пришел к выводу о том, что деятельность компании "ГГС Лтд." или лиц, которым она передала управление доменными именами, осуществляется таким образом, что имеет своей целью убедить русскоязычных потребителей в том, что управление сайтами, доступными в сети "Интернет" посредством названных доменных имен, осуществляет компания "Ритцио Печис Лимитед", ее правопреемник или уполномоченное ею лицо. Регистрация и использование доменного имени для таких целей - это классический пример недобросовестной регистрации и использования. С учетом изложенного, Центр по арбитражу и посредничеству ВОИС пришел к выводу, что спорные домены должны быть переданы истцу - компании "Ритцио Печис Лимитед".

Компания "ГГС Лтд." полагая, что ее права нарушаются, обратилась с настоящим иском в Суд по интеллектуальным правам.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Названные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

В пункте 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, отмечено, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Используемое компанией "ГГС Лтд." на сайтах в сети "Интернет" комбинированное обозначение со стилизованным словесным элементом "Вулкан" (т. 1, л.д. 80-81, 110-111; т. 2, л.д. 80-81, 95-96), выполняющим основную индивидуализирующую функцию обозначения, а так же словесное обозначение "vulcan", использованное компанией "ГГС Лтд." в составе доменных имен "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com", "vulcan-cazino.net", по фонетическим признакам ввиду совпадения звукосочетаний являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 353694, графические особенности которого не создают качественно иной уровень восприятия.

Как указано в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При этом степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначении, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Как следует из решения Центра по арбитражу и посредничеству ВОИС от 12.08.2015 компанией "ГГС Лтд." в сети "Интернет" оказываются услуги по организации и проведению азартных игр, которые по своим потребительским качествам, назначению, способам предоставления и кругу потребителей являются однородными услугам "развлечения; игры азартные, организация досугов, организация лотерей, предоставление услуг игровых залов, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], услуги казино" 41-го класса МКТУ, в отношении которых товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 353694 предоставлена правовая охрана.

Доказательства ведения иных видов деятельности, либо осуществления соответствующих приготовлений компанией "ГГС Лтд." в материалы дела не представлялись.

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что услуги 41-го класса МКТУ, зарегистрированные для спорного товарного знака, а именно "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе аренда теннисных кортов, бильярдные залы, бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, дискотеки, издание книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми], обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация конкурсов учебных или развлекательных, организация развлечений на базах отдыха, организация спортивных состязаний, парки аттракционов, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг кинозалов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов и кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования и видеомагнитофонов, прокат игровых автоматов, прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], развлечение гостей, составление программ встреч [развлечение], услуги переводчиков, фотографирование, шоу-программы" не являются однородными услугам по организации и проведению азартных игр, оказываемым компанией "ГГС Лтд.", в связи с чем ответчик не может быть признан лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении указанных услуг, а следовательно, и лицом, заинтересованным в их досрочном прекращении по оспариваемому товарному знаку.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что из материалов дела следует, что единственный способ, посредством которого компания "ГГС Лтд." осуществляла деятельность по организации и проведению азартных игр в сети "Интернет" с использованием сходных до степени смешения со спорным товарным знаком обозначений признан в соответствии с ЕПРСДИ недобросовестным, а доменные имена "casino-vulcan.co", "vulcan-casino.co", "club-vulcan.com", "vulcan-cazino.org", "vulcan-casino2.com", "casino-vulcan.com", "vulcan-cazino.net" на основании решения Центра по арбитражу и посредничеству ВОИС от 12.08.2015 по делу N D2015-0875 подлежат передаче компании "Ритцио Печис Лимитед". Подпунктом (c) пункта 3 ЕПРСДИ (https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru), включаемой в качестве ссылки в договор между регистратором доменного имени и потребителем, предусмотрено, что регистратор аннулирует, передает регистрацию другому лицу и вносит любые другие изменения при получении решения Административной комиссии о применении таковых действий к любой административной процедуре с участием потребителя (владельца доменного имени), проведенной в рамках названной Политики или более поздних ее версий, принятых ICANN/"АЙКЭН".

Таким образом, компания "ГГС Лтд." не располагает возможностью фактического использования способами, указанными в исковом заявлении, обозначения тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком для индивидуализации в гражданском обороте своих услуг однородных услугам 41-го класса МКТУ, в отношении которых компания просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694, а именно "развлечения; игры азартные, организация досугов, организация лотерей, предоставление услуг игровых залов, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], услуги казино".

Наличие иной возможности такого использования, либо осуществление необходимых подготовительных действий к нему компанией "ГГС Лтд." при рассмотрении настоящего спора не доказывались.

Как отмечено в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Вместе с тем, такой антимонопольный инструмент не может использоваться лицами лишь в силу своего существования, а должен применятся с учетом его назначения, которое заключается обеспечении нормального функционирования товарных знаков в гражданском обороте путем предоставлении законного права использовать обозначение для индивидуализации своего предприятия тому, кто имеет соответствующее намерение и возможность.

Кроме того, следует учитывать, что механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, заключенный в статье 1486 ГК РФ, предусмотрен для неиспользуемых товарных знаков, которые занимают место в реестре, однако, фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для признания компании "ГГС Лтд." заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 в отношении услуг 41-го класса МКТУ.

Применительно к положениям пункта 1 статьи 1486 ГК РФ отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем суд находит необходимым отметить следующее.

Для целей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 названой статьи).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи искового заявления (24.07.2015) период времени, в течении которого компании "Ритцио Печис Лимитед" следует доказать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 24.07.2012 по 23.07.2015 включительно.

Как утверждает компания "Ритцио Печис Лимитед", товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 353694 использовался для индивидуализации услуг "организация лотерей; азартные игры; услуги игровых залов; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть) и развлечения, как обобщающее понятие для вышеуказанного" 41-го класса МКТУ третьими лицами с ее разрешения, а именно: обществом с ограниченной ответственностью "Государственные лотереи "Победа" (далее - общество "Государственные лотереи "Победа") для организации и проведения лотереи на основании государственного контракта и открытым акционерным обществом "СпортБет" (далее - общество "СпортБет") при организации и проведении азартных игр посредством игровых залов, а также их контрагентами при оказании последним соответствующих услуг.

В качестве доказательств использования спорного товарного знака компанией "Ритцио Печис Лимитед" 2, л.д. изображения страниц сайта "casino-vulcan.com"; предварительный лицензионный договор от 01.07.2014 с приложениями; лицензионный договор от 01.06.2015, дополнительное соглашение к нему от 01.08.2015; уведомление о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору от 12.10.2015 N 2015Д18685; предварительный лицензионный договор от 20.05.2014 с приложениями; лицензионный договор от 01.09.2015; уведомление о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору от 12.10.2015 N 2015Д18683; государственный контракт от 30.05.2011 N 12.28ЛТ/ФУ, дополнительное соглашение к нему от 30.09.2011 N 1, договор от 20.06.2014 N 090/СО с приложениями, дополнительные соглашения к нему от 20.06.2014 N 1, от 15.11.2014 N 2, от 15.11.2014 N 3, отчет по движению лотерейных билетов за периоды 01.04.2015-30.04.2015, 01.06.2015-30.06.2015, 01.07.2015-31.07.2015, отчеты распространителя к названному договору за периоды 01.04.2015-30.04.2015, 01.06.2015-30.06.2015, 01.07.2015-31.07.2015, ведомости учета проданных лотерейных билетов и выплаченного выигрыша к договору от 20.06.2014 N 090/СО за периоды 01.04.2015-30.04.2015, 01.06.2015-30.06.2015, 01.07.2015-31.07.2015; платежные поручения от 29.01.2015 N 28, от 24.02.2015 N 95, от 07.04.2015 N 224, от 13.05.2015 N 371; акты от 30.04.2015 N 5, от 30.06.2015 N 7, от 31.07.2015 N 8; договор от 08.07.2014 N 108/14ПР с приложениями, заявки от 21.12.2014 N 021, от 23.12.2014 N 23, макеты лотерейных билетов бестиражной лотереи "ВГБЛ 7 "Победа" серии "Золотая лихорадка" "ВГБЛ 3 "Победа" серии "Крестики нолики", счета от 23.12.2014 N 374, от 14.01.2015 N 2, платежные поручения от 26.12.2014 N 182618, от 23.01.2015 N 21, товарные накладные от 22.01.2015 N 17, от 27.01.2015 N 21; лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах от 06.04.2009 N 1; договор аренды нежилого здания от 01.10.2014 N 14/2СТЦ; свидетельство о государственной регистрации права собственности от 29.11.2012, от 08.12.2006; постановление главы Шатурского муниципального района Московской области от 29.12.2007 N 2512; приказ общества с ограниченной ответственностью "СпортБет" от 11.04.2011 N 4.1/ОП-Ф; уведомление МИФНС N 49 по г. Москве от 29.04.2011 N 26432; доверенность от 14.04.2011 N 04-ДФ-2; договор купли-продажи от 18.11.2013 с приложениями, товарные накладные от 07.08.2014 N 268, 28.05.2014 N 169, доверенности от 05.08.2014 N 79, от 26.05.2014 N 16; договор на изготовление полиграфической продукции от 15.10.2014 N 23/07 с приложениями, счет от 01.07.2015 N 1036, товарная накладная от 24.11.2014 N 1502, от 26.01.2015 N 967, от 11.02.2015 N 968, от 27.04.2015 N 966; фотоматериалы; карта гостя; лотерейные билеты бестиражной лотереи "ВГБЛ 7 "Победа" серии "Золотая лихорадка" "ВГБЛ 3 "Победа" серии "Крестики нолики", перечень победителей, платежные поручения о выплате вознаграждения от 24.06.2015 N 548, от 10.07.2015 N; 633, от 30.03.2015 N 189, от 26.06.2015 N 559; протокол и аудиозапись судебного заседания от 10.12.2015 по делу N СИП-399/2015; договор об оказании охранных услуг от 25.06.2015 N 10, дополнительное соглашение N 1 к договору; лицензия на осуществление охранной деятельности от 12.09.2014 N 10074; платежное поручение от 11.08.2015 N 695, акт от 31.07.2015 N 01; договор от 20.10.2014, платежные поручения от 06.11.2014 N 827, от 13.11.2014 N 857, от 27.11.2014 N 902, от 08.12.2014 N 915, от 09.12.2014 N 916, от 11.12.2014 N 955, от 25.12.2014 N 985, от 14.01.2015 N 17, от 15.01.2015 N 25, от 02.02.2015 N 47, от 06.02.2015 N 58, от 12.02.2015 N 76, от 18.02.2015 N 107, акты от 30.11.2014 N 8, от 31.12.2014 N 9, от 31.01.2015 N 1, от 28.02.2015 N 2.

Из представленных документов следует, что между Федеральным агентством специального строительства (Организатор) и обществом с ограниченной ответственностью "Темпы роста" (Оператор; ОГРН 1087746770000) 30.05.2011 заключен государственный контракт N 12.28ЛТ/ФУ, в соответствии с пунктом 2.1 которого Организатор поручает Оператору провести 4 тиражных и 12 бестиражных всероссийских государственных лотерей с использованием необходимого лотерейного оборудования, а Оператор обязуется провести их в соответствии с условиями, утвержденными Организатором и названным контрактом, а также осуществлять целевые отчисления от лотерей в объеме и сроки, установленные контрактом.

На основании предварительного лицензионного договора от 01.07.2014 (пункты 1.3-1.5, 1.8) и лицензионного договора от 01.06.2015 (пункты 1.1, 1.2, 2.4, 3.1-3.6), представленного на регистрацию в Роспатент 12.10.2015, компанией "Ритцио Печис Лимитед" предоставлено обществу "Государственные лотереи "Победа" (ОГРН 1087746770000) и его контрагентам, вовлеченным в организацию государственной лотереи "Победа", право на использование под контролем правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 в отношении услуг "организация лотерей, развлечения" 41-го класса МКТУ в ходе проведения названной лотереи, в том числе путем его размещения на лотерейных билетах и связанной с оказанием соответствующих услуг документации.

Согласно пункту 1.1 договора об оказании услуг от 20.06.201 N 090/СО общество с ограниченной ответственностью "РГЛ" (далее - общество "РГЛ", Распространитель) обязуется лично, а также с привлечением третьих лиц за вознаграждение оказывать обществу "Государственные лотереи "Победа" (Оператор) услуги, необходимые для проведения лотерей, в части: изготовления билетов, распространения билетов, организации и проведения процедуры розыгрыша призового фонда лотерей, проведения экспертизы выигрышных билетов, выплаты выигрышей, проведения рекламных кампаний лотерей, осуществления других действий, связанных с исполнением договора, а Оператор обязуется оплатить Распространителю оказанные услуги.

На основании пункта 1 дополнительного соглашения от 20.06.2014 N 1 и пункта 1 дополнительного соглашения от 15.11.2014 N 2 к названному договору стороны установили, что Распространитель является распространителем следующих всероссийских государственных бестиражных лотерей: "ВГБЛ 1 "Победа", "ВГБЛ 2 "Победа", "ВГБЛ 3 "Победа", "ВГБЛ 4 "Победа", "ВГБЛ 5 "Победа", "ВГБЛ 6 "Победа", "ВГБЛ 7 "Победа", а также тиражной лотереи "ВГБЛ 4 "Победа".

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения от 15.11.2014 N 3 к договору об оказании услуг от 20.06.2014 N 090/СО Распространитель вправе использовать при оказании услуг по договору зарегистрированные в России товарные знаки "VOLCANO", "VULKAN", "ВУЛКАН" N 307879, 342290, 342291, 353692, 353694.

Таким образом, общество "Государственные лотереи "Победа", действуя в рамках полномочий, установленных предварительным лицензионным договором от 01.07.2014 и лицензионным договором от 01.06.2015, предоставило обществу "РГЛ" право использовать спорный товарный знак при оказании услуг по организации и проведению государственных тиражных и бестиражных лотереей "Победа".

Фактическое введение обществом "РГЛ" в рассматриваемый период в гражданский оборот лотерейных билетов с нанесенным на них спорным товарным знаком подтверждается материалами дела, в том числе отчетами общества, ведомостями учета проданных лотерейных билетов и выплаченного выигрыша, платежными поручениями о перечислении выручки от проведения лотереи, актами, договорами об изготовлении лотерейных билетов, макетами лотерейных билетов, заявками на изготовление лотерейных билетов, счетами, товарными накладными, перечнем победителей и платежными поручениями о перечислении выигрышей по лотереям "ВГБЛ 3 "Победа", "ВГБЛ 7 "Победа" (т. 3, л.д. 85 - т. 6, л.д. 71-#, л.д. 104).

Кроме того, на основании предварительного лицензионного договора от 20.05.2014 (пункты 1.3-1.5, 1.8) и лицензионного договора от 01.09.2015 (пункты 1.1, 1.2, 2.4, 3.1-3.6), представленного на регистрацию в Роспатент 12.10.2015, компанией "Ритцио Печис Лимитед" предоставлено открытому акционерному обществу "СпортБет" (далее - общество "СпортБет") и его контрагентам право на использование под контролем правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 в отношении услуг "азартные игры, услуги игровых залов, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], развлечения" 41-го класса МКТУ.

Как следует из материалов дела (т. 4, л.д. 29-86, 112) общество "СпортБет"в соответствии лицензией от 06.04.2009 N 1 имеет право на осуществление и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. При этом общество на основании договоров от 01.10.2014 N 14/2СТЦ, от 18.11.2013, от 15.10.2014 N 23/07 для осуществление предпринимательской деятельности арендовало нежилое помещение, расположенное по адресу: пр-т Ильича, д. 46, к. 1, г. Шатура, Московская область, приобрело оборудование и полиграфическую продукцию, маркированную спорным товарным знаком, размещение которой при оказании услуг подтверждается фотоматериалами.

В подтверждение фактического оказания обществом "СпортБет" в указанном помещении услуг по организации и проведению азартных игр компания "Ритцио Печис Лимитед" сослалась на показания свидетелей, допрошенных 10.12.2015 в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-399/2015 по спору между теми же лицами о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 307879 в отношении услуг 41-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Судебная коллегия полагает, что обстоятельства установленные судом на основании показаний свидетелей в рамках дела N СИП-399/2015 имеют преюдициальное значение для настоящего дела.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу N СИП-399/2015, в качестве свидетелей в судебном заседании, назначенном на 10.12.2015 судом допрошены:

Мышляев А.А. - работник общества с ограниченной ответственностью "ЧОО ПРАЙД", выполняющий обязанности охранника в помещении общества "СпортБет", расположенном по адресу: пр-т Ильича, д. 46, к. 1, г. Шатура, Московская область;

Жирков О.И. - работник общества с ограниченной ответственностью "Нео-Карт", выполнявший трудовые обязанности при реализации проекта по привлечению посетителей в пункт приема ставок общества "СпортБет", расположенный по указанному адресу;

Авдеев Д.А. - работник общества с ограниченной ответственностью "Неокарт", в трудовые обязанности которого входит контроль за соблюдением законодательства, а также качеством оказания услуг и правильности оформления финансовых операций при осуществлении деятельности пунктов приема ставок, в том числе пункта общества "СпортБет", расположенного по адресу: пр-т Ильича, д. 46, к. 1, г. Шатура, Московская область.

Свидетели показали, что в рассматриваемый период обществом "СпортБет" в помещении расположенном по адресу: пр-т Ильича, д. 46, к. 1, г. Шатура, Московская область, с помощью компьютеров, объединенных в сеть, оказывались услуги по организации пари в отношении отдельных фактов и событий, в том числе результатов спортивных мероприятий, координат воздушных судов и т.д., сведения о которых размещены в сети "Интернет" и являются общедоступными. Свидетели подтвердили, что оказание услуг осуществляется обществом "СпортБет" с использованием маркированной спорным товарным знаком полиграфической продукции, включая баннеры, наклейки, таблички, настенные панно и карты гостя.

Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает, что компанией "Ритцио Печис Лимитед" доказано использование рассматриваемый период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 в отношении услуг "развлечения; игры азартные, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], организация лотерей" 41-го класса МКТУ лицами, не являющимися правообладателем с разрешения и под контролем последнего.

Указанные обстоятельства применительно к положениям пунктов 1 и 2 статьи 1486 ГК РФ являются основанием для отказа в удовлетворении требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353694 в отношении обозначенных услуг.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание, что компанией "ГГС Лтд." не доказано наличие заинтересованности в смысле положений статьи 1486 ГК РФ, в то время как обладателем исключительных прав на спорный товарный знак подтверждено его использование в отношении части услуг 41-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в том числе услуг, на оказание которых компания ссылалась как на основание заявленных требований, судебная коллегия не находит оснований для их удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении требований компании "ГГС Лтд."/GGS Ltd отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин