Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2016 г. по делу N СИП-659/2015 Суд оставил без удовлетворения заявление об оспаривании решения Роспатента, поскольку пришел к выводу о том, что общество является добросовестным производителем и продавцом товара, начало использовать оспариваемое обозначение задолго до регистрации товарного знака и подало заявку на его регистрацию с целью получения исключительного права на уже используемое им и известное потребителям обозначение

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2016 г. по делу N СИП-659/2015

Резолютивная часть решения объявлена 9 марта 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судей - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прокоповичем Н.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Пашина Александра Юрьевича (ОГРНИП 304371811800022) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) об оспаривании решения Роспатента от 07.09.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 04.02.2015 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455971.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны Холод" (Промышленно-коммунальная зона промзона, А-2, г. Набережные Челны, 423800, Республика Татарстан, ОГРН 1021602010913).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Проскура В.В. (по доверенности от 12.11.2014 52АА N 1992878);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 11.08.2015);

от третьего лица - Черкасов А.В. (по доверенности от 11.01.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Пашин Александр Юрьевич (далее - предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к публичному акционерному обществу "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны Холод" (далее - общество "Челны Холод") об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.09.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 04.02.2015 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455971.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2016 произведена замена ответчика - общество "Челны Холод" на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент); к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Челны Холод".

В обоснование заявления предприниматель ссылается на то, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455971 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение не обладает различительной способностью в силу того, что является геометрической фигурой, которая не несет смысловой нагрузки. По мнению заявителя, фон упаковки, который создает оспариваемый товарный знак, самостоятельно не может ассоциироваться с производителем товара.

При этом заявитель указывает, что правообладателем вышеназванного товарного знака к нему был предъявлен иск в арбитражный суд о защите исключительного права на товарный знак, в результате рассмотрения которого предпринимателю было запрещено использовать на упаковке мороженого обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (решение Арбитражного суда Ивановской области от 16.06.2014 по делу N А17-8106/2013).

Заявитель не согласен с выводом Роспатента о том, что общество является одним из ведущих производителей замороженных полуфабрикатов, а также мороженного, реализующим свою продукцию на территории Российской Федерации, считая представленные третьим лицом доказательства ненадлежащими.

При этом заявитель обращает внимание на то, что он был лишен возможности ознакомиться с этими доказательствами на стадии рассмотрения Роспатентом возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

С точки зрения предпринимателя, в действиях общества "Челны Холод" по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака имеются признаки злоупотребления правом в форме ограничения конкуренции, поскольку данное общество фактически ограничивает права третьих лиц, на использование в своих товарных знаках сочетания красного и белого цвета для товара "мороженое".

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в его удовлетворении.

Роспатент обращает внимание на то, что заинтересованность предпринимателя в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455971 распространяется только на товары 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мороженое; фруктовое мороженое".

По мнению Роспатента, обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, представляет собой оригинальную графическую фигуру, имеющую существенные отличия от простых геометрических фигур, в связи с чем обладает различительной способностью в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Роспатент отмечает, что обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, использовалось обществом задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, исходя из чего у российских потребителей имелось представление и об его изготовителе (правообладателе).

Третье лицо в отзыве на заявление просит оставить в силе оспариваемое решение Роспатента и отказать в удовлетворении заявления.

Общество "Челны Холод" указывает на то, что зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака графическое обозначение не может быть отнесено ни к одной из известных плоскостных геометрических фигур и не является общеизвестным и общеупотребимым, в связи с чем является фантазийным, а, следовательно, обладает различительной способностью.

По утверждению общества "Челны Холод", оно является одним из ведущих производителей замороженных полуфабрикатов, а также мороженого, реализующим свою продукцию на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов Российской Федерации.

При этом общество более 7 лет в значительных объемах производит и вводит в гражданский оборот мороженое "ГОСТ" в неизменной красно-белой упаковке, на которой используется оспариваемый товарный знак.

Также указанное общество отмечает, что является обладателем исключительных прав на произведения: линейку дизайнов упаковки мороженого "ГОСТ", включающих, в том числе оспариваемое обозначение, которые прошли в 2007-2008 годах депонирование в Российском авторском обществе.

В судебном заседании представитель предпринимателя на заявленных требованиях настаивал.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 455971, представляющий собой фигуру красного цвета в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, из которого в левом верхнем углу сделан угловой вырез: горизонтально-волнистой линией, вертикально-прямой линией, был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.03.2012 по заявке N 2011735960 с приоритетом от 02.11.2011 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мороженое; фруктовое мороженое" на имя общества "Челны Холод".

В Роспатент 04.02.2015 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны вышеназванному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он не обладает различительной способностью.

Решением Роспатента от 07.09.2015 в удовлетворении возражения от 04.02.2015 было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 455971 оставлена в силе.

Предприниматель, учитывая данные обстоятельства и полагая, что названное решение Роспатента является незаконным и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий по принятию решений по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (02.11.2011), правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения этого пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу с пунктом 2.3.1 Правил рассмотрения заявки к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с подпунктом 14.4.1 названных Правил при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах 2.3.1-2.3.2 подпункта 2.3 настоящих Правил, или включает такое обозначение.

Если заявленное обозначение состоит только из обозначений, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 этих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

При этом приведенные положения применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513).

В силу пункта 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 этого Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 указанного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Подавая возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455971, предприниматель просил признать недействительным предоставление правовой охраны этому товарному знаку полностью.

Исследовав представленные доказательства, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что заинтересованность предпринимателя в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку третьего лица распространяется только на такие товары 30-го класса МКТУ как "мороженое; фруктовое мороженое", поскольку из решения Арбитражного суда Ивановской области от 16.06.2014 по делу N А17-8106/2013, которым удовлетворен иск общества к предпринимателю о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, следует, что предприниматель осуществляет производство и реализацию мороженого "ГОСТ" с 2013 года.

Поскольку оспариваемый товарный знак использовался правообладателем задолго до даты его приоритета, Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что у российского потребителя имелось представление о самом товаре "мороженное", маркированном спорным знаком, а также о его правообладателе (изготовителе).

Довод предпринимателя о том, что зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение является геометрической фигурой, которая не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, и, соответственно, исходя из положений пункта 2.3.1 Правил рассмотрения заявки, относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, подлежит отклонению в силу следующего.

Проведя анализ оспариваемого товарного знака, Роспатент установил, что он представляет собой фигуру красного цвета в виде вертикально ориентированного прямоугольника, срезанного по диагонали вдоль правой стороны волнистой линией.

При этом заявителем не приведены ссылки на какие-либо источники информации, из которых бы следовало, что оспариваемое обозначение представляет собой изображение известной, распространенной или простой геометрической фигуры.

Суд по интеллектуальным правам признает приведенный вывод Роспатента обоснованным, поскольку обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, действительно не может быть отнесено к простым геометрическим фигурам, обладает определенной степенью оригинальности, носит фантазийный характер, в связи с чем может быть признано обладающим различительной способностью.

Ссылка заявителя на то, что фон упаковки, который создает оспариваемый товарный знак, самостоятельно не может ассоциироваться с производителем товара, является необоснованной, так как в качестве оспариваемого товарного знака зарегистрирован не цвет (сочетание цветов), а графическое изображение, исполненное в красном цвете, которое само себе является запоминающимся, а следовательно быть способным индивидуализировать определенные товары.

Роспатентом при рассмотрении возражения предпринимателя обоснованно учтено, что правообладатель является одним из ведущих производителей мороженого, а маркируемый оспариваемым обозначением товар (мороженое "ГОСТ") присутствует на рынке в течение семи лет в значительных объемах, в связи с чем у потребителя имелось представление о товаре и его изготовителе.

Отсутствие у предпринимателя возможности на стадии рассмотрения Роспатентом возражения ознакомиться с доказательствами производства и реализации обществом товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в рассматриваемом случае не является достаточным основанием для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным, поскольку при рассмотрении настоящего судебного дела у заявителя имелась возможность ознакомиться с этими доказательствами, заявить возражения относительно их достоверности, достаточности и относимости, в том числе заявить об их фальсификации, однако такой процессуальной возможностью предприниматель не воспользовался.

Между тем из представленной правообладателем оспариваемого товарного знака справки усматривается, что за период с 2007 по 2011 годы им реализовано мороженого "ГОСТ" в красно-белой упаковке в объеме 16 053 119 кг на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Факт реализации мороженого "ГОСТ" в различных регионах Российской Федерации с использованием оспариваемого обозначения в названный период подтверждается имеющимися в деле товарными накладными, образцами упаковки мороженого.

Разработка дизайна каталога и буклета продукции, их поставка обществу "Челны Холод" подтверждается договором от 16.06.2008 N 6/06, заключенным между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Квадрат" с приложениями, макетами рекламных плакатов, рекламным буклетом.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Каких-либо доказательств, опровергающих указанные правообладателем сведения, заявителем не представлено.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает обоснованным вывод Роспатента о том, что обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, активно использовалось правообладателем задолго до даты приоритета этого товарного знака, в связи с чем у потребителей имелось представление как о самом товаре "мороженое", маркированном этим обозначением, так и об изготовителе этого товара (правообладателе).

Довод предпринимателя относительно наличия в действиях общества по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака злоупотребления правом в форме ограничения конкуренции подлежит отклонению исходя из следующего.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 той же статьи).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 названной статьи разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Заявляя о злоупотреблении правом со стороны общества, предприниматель видит его проявление в том, что общество фактически ограничивает права третьих лиц на использование в своих товарных знаках сочетания красного и белого цвета для товара "мороженое".

Между тем оспариваемый товарный знак зарегистрирован в красном цвете, сочетание красного и белого цветов не является предметом правовой охраны.

Из материалов дела усматривается, что общество является добросовестным производителем и продавцом товара "мороженое", начало использовать оспариваемое обозначение задолго до регистрации товарного знака и подало заявку на регистрацию товарного знака с целью получения исключительного права на уже используемое им и известное потребителям обозначение.

Доказательств того, что единственной целью общества при регистрации оспариваемого товарного знака было причинение вреда другим лицам в материалы дела не представлено. Иное может быть основано только на предположениях.

При названных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Таким образом основания для удовлетворения заявления предпринимателя отсутствуют.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на указанное лицо.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Пашина Александра Юрьевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина