Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2016 г. по делу N СИП-698/2015 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения уполномоченного органа, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории РФ международному товарному знаку, поскольку, проанализировав заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, суд установил, что в их состав входит тождественный элемент, являющийся доминирующим в сравниваемых обозначениях, что свидетельствует об их фонетическом сходстве в целом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2016 г. по делу N СИП-698/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 18 марта 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмуратовым А.С., рассмотрев в судебном заседании заявление компании СТБ ХИГУТИ КО., ЛТД / STB Higuchi Co., Ltd (6-29, WAKAEHIGASHIMACHI 4-CHOME, HIGASHIOSAKA-SHI, OSAKA 578-0935, JAPAN) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.09.2015 N 0001158875, с участием третьих лиц: федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343), Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр (300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, США), при участии в судебном заседании представителей:

от СТБ ХИГУТИ КО., ЛТД - Никитина В.М., Озолина И.Г., (по доверенности от 30.11.2015); от Роспатента - Козача А.С. (по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-526/14); от ФГБУ "ФИПС" - Козача А.С. (по доверенности от 22.01.2016 N 41-29-12); от Колгейт-Палмолив Компани - Воеводин Д.Е., Грядов А.В. (по доверенности от 12.05.2014), установил:

СТБ ХИГУТИ КО., ЛТД (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.09.2015 N 0001158875, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международному знаку N 1158875 и об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак на территории Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС"), Колгейт-Палмолив Компани (далее - корпорация).

В судебное заседание явились представители лиц, участвующих в деле.

Представители компании заявленные требования поддержали, просили их удовлетворить.

Представитель Роспатента и ФГБУ "ФИПС" возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Представители корпорации поддержали правовую позицию Роспатента, возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам, указанным в отзыве.

Судом в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 16.03.2016 до 11-00. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда и с участием тех же представителей.

Как следует из материалов дела, на имя заявителя 06.03.2013 Международным Бюро ВОИС зарегистрировано обозначение "360do BRUSH" в качестве товарного знака за N 1158875 (конвенционный приоритет - 10.09.2012) в отношении широкого перечня товаров 21-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в регистрации.

По результатам проведения экспертизы Роспатентом 23.12.2014 на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны названному товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров. Указанному обозначению был противопоставлен товарный знак "360 (DEGREE)" по свидетельству Российской Федерации N 366083, зарегистрированный ранее (13.02.2007) на имя корпорации в отношении однородных товаров 21-го класса МКТУ.

В заключении также указано, что знак по международной регистрации N 1158875 в целом не обладает различительной способностью, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением, компания 24.03.2015 обратилась в Роспатент с возражением, мотивированным тем, что знак по международной регистрации N 1158875 имеет характерное графическое исполнения и образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов; противопоставленные товарные знаки не имеют сходств в фонетике, семантике или графике, в связи с чем отсутствуют какие-либо основания для признания их сходства до степени смешения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 17.09.2015 принято решение об отказе в его удовлетворении.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленный на регистрацию на территории Российской Федерации товарный знак компании является сходным до степени смешения с товарным знаком корпорации, который зарегистрирован для однородных товаров. Вследствие чего Роспатент сделал вывод о невозможности предоставления правовой охраны международному товарному знаку N 1158875 на территории Российской Федерации вследствие наличия препятствий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, возражения в части пункта 1 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом удовлетворены.

Полагая, что указанное решение Роспатента является неправомерным, нарушает ее права и законные интересы, компания обратилась в суд с настоящим заявлением в части отказа в удовлетворении возражения.

В обоснование своей позиции компания указала, что Роспатентом сделан неверный вывод в отношении сходства до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 1158875, принадлежащего компании, и противопоставленного товарного знака, правообладателем которого является корпорация.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение решения от 16.07.2015 заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В силу пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном этим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

При проверке соответствия закону решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку Компании на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров, как не соответствующему требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, судом установлено следующее.

Заявленный на регистрацию на территории Российской Федерации товарный знак по международной регистрации N 1158875 с конвенционным приоритетом от 16.05.2012 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 16.11.2012 на имя компании в отношении товаров 21-го класса МКТУ (щетки зубные).

Этот товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее в свой состав элемент, представляющий собой сочетание цифр "360" и слова "do", и словесный элемент "BRUSH", выполненные строчными и заглавными буквами латинского алфавита шрифтом черного цвета близкого к стандартному.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 366083 (дата приоритета 13.02.2007) представляет сочетание цифр "360" и слова "(DEGREE)", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартного шрифта.

Оба товарных знака зарегистрированы в отношении товаров 21-го класса МКТУ (щетки зубные), однородность которых заявителем не оспаривается.

Поскольку противопоставленный товарный знак, правообладателем которого является корпорация, имеет более раннюю дату приоритета по сравнению с товарным знаком компании, Роспатентом обоснованно проведен анализ этих обозначений на сходство до степени смешения.

Осуществляя проверку выводов Роспатента о наличии сходства до степени смешения и соглашаясь с ней, Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Аналогичная правовая позиция закреплена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как отмечено в абзаце пятом пункта 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Подпунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций N 197 предусмотрено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков (подпункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций).

Согласно подпункту 4.2.4.1 Методических рекомендаций N 197, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом (например, обозначение STELLA ALPINA). Исключение составляют устойчивые словосочетания типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В заявленном обозначении буквенно-цифровой элемент "360do" и словесный элемент "BRUSH" не представляют собой устойчивое словосочетание, имеющее смысловое значение, отличное от входящих в него слов и цифр, в связи с чем анализ должен проводится по каждому элементу отдельно.

Пунктом 4.2.4.2 Методических рекомендаций N 197, определено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Роспатентом установлено и не оспаривается заявителем, что словесный элемент "BRUSH" является неохраноспособным на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Таким образом, основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет элемент "360do".

В силу небольшой распространенности английского языка на территории Российской Федерации суд соглашается с выводом Роспатента что элемент "do" будет восприниматься средним российским потребителем именно в значении английского слова "do". При этом следует учитывать, что данное слово относится к вспомогательным (связующим) глаголам, которые могут не иметь самостоятельного значения (полузначимые глаголы) и служат для образования сложных глагольных форм, соединяя подлежащее с именным сказуемым. Поэтому с учетом положений подпункта 4.2.1.3 слово "do" является слабым в элементе "360do" заявленного обозначения.

В то же время число "360" вызывает во всем мире однозначные ассоциации с окружностью и ее полным оборотом, при этом 1 оборот окружности равен 360° (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/710285).

Таким образом, с учетом того, что число "360" выполнено цифрами большего размера по сравнению со словом "do", занимает начальное положение в заявленном обозначении, с него начинается восприятие обозначения, сильным элементом товарного знака буде элемент "360".

Противопоставленный товарный знак содержит цифровой элемент "360", занимающий также первоначальную позицию в знаке, и слово "DEGREE" (с англ. степень, ранг, звание, градус и т.д.), приведенное в скобках, которое в сочетании с числом "360" является слабым элементом. И поэтому элемент "360" является сильным элементом противопоставленного товарного знака, с учетом одного из вариантов перевода слова "DEGREE" как "градус".

В силу изложенных обстоятельств запоминание знака потребителями будет осуществляться за счет присутствия в нем числа "360".Таким образом, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке доминирующим (сильным) элементом является элемент "360".

Пунктом 14.4.2.2 Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проанализировав заявленное обозначение "360do BRUSH" и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 366083, судом установлено, что в их состав входит тождественный элемент "360", который является доминирующим в сравниваемых обозначениях, и свидетельствует об их фонетическом сходстве в целом.

Подпунктом (б) пункта 14.4.2.2 Правил установлено, что графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным/близким к стандартному шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита с начальным написанием элемента "360", выполненного цифрами большего размера, что свидетельствует об их графическом сходстве.

В силу подпункта (в) пункта 14.4.2.2 Правил смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

С учетом того, что число "360" вызывает у потребителя ассоциацию с количеством градусов, составляющую окружность, оборотом вокруг своей оси, смысловое сходство сравниваемых обозначений может быть установлено на основании подобия заложенных в них понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых обозначений имеют фонетическое, графическое тождество.

Различие противопоставляемых заявленного обозначения и товарного знака за счет включения в их состав дополнительных словесных элементов в целом не свидетельствует об отсутствии их сходства.

Кроме того, как отмечено в Методических рекомендациях N 197, вхождение одного обозначения в другое является основанием для признания таких обозначений сходными до степени смешения.

Суд также учитывает, что корпорация имеет серию товарных знаков (противопоставленный товарный знак, товарный знак по международной регистрации N 851995, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 266254, 426195, 420974), объединенных элементом "360" и зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

В частности, сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

Приведенные правовые позиции, по мнению Суда по интеллектуальным правам, также могут учитываться и при проверке заявленного на государственную регистрацию в Роспатенте обозначения.

Таким образом, суд соглашается с изложенными в решении от 17.09.2015 выводами Роспатента о том, что товарный знак по международной регистрации N 115875 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 366083 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 21-го класса МКИУ, и в силу положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ему не может быть предоставлена на территории Российской Федерации правовая охрана в качестве товарного знака в отношении названных товаров.

Доводы заявителя об отсутствии графического, звукового и смыслового сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также о том, что элемент "360" не является сильным (доминирующим) в заявленном обозначении, судом отклоняются как необоснованные по мотивам, изложенным выше.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что предметом спора является проверка законности решения Роспатента, а не повторное рассмотрение вопроса о предоставлении правовой охраны комбинированному обозначению заявителя, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку он принят уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, а доводы заявителя фактически сводятся к несогласию с выводами Роспатента, изложенными в обжалуемом ненормативном правовом акте, при ином толковании норм права и документов, представленных в административное дело.

Судебные расходы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования СТБ ХИГУТИ КО., ЛТД / STB Higuchi Co., Ltd оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова