Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2016 г. N С01-488/2016 по делу N А41-82315/2014 Суд отменил принятые ранее судебные постановления и направил на новое рассмотрение дело о защите исключительного права на товарный знак, поскольку суду необходимо определить размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2016 г. N С01-488/2016 по делу N А41-82315/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июня 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Рогожин С.П., Уколов С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Hyundai Motor Company/Хёндэ Мотор Компани на решение Арбитражного суда Московской области от 06.10.2015 (судья Кочергина Е.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 (судьи Миришов Э.С., Мизяк В.П., Закутская С.А.) по делу N А41-82315/2014

по иску Hyundai Motor Company/Хёндэ Мотор Компани (Yangjae-Dong, 12, Heonreung-ro, Seocho-Gu, Seoul, 137-938 Korea)

к обществу с ограниченной ответственностью "Автологистика" (ул. Энергетиков, д. 22 корп. 1, г. Дзержинский, Московская область, 140091, ОГРН 1067746276861)

о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня (аэропорт Домодедово, стр. 24, г. Домодедово, Московская обл., 142015, ОГРН 1035001283228) и компания Emex DWC-LLC/ЭмЭкс ДВС-ЛЛС (P.O.Box 16826, Dubai, U.A.E./п/я 16826, Дубаи, ОАЭ).

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Акимов А.В. и Марканов Д.Ю., по доверенности от 04.03.2015;

от ответчика: Сосов М.А., по доверенности от 15.06.2016;

от третьего лица - компании Emex DWC-LLC/ЭмЭкс ДВС-ЛЛС: Сосов М.А., по доверенности от 12.01.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Хендэ Мотор Компани" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Автологистика" (далее - ответчик) о взыскании с ответчика денежной компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащие истцу товарные знаки со словесным обозначением "HYUNDAY" и изобразительный товарный знак (стилизованная буква "H") по свидетельствам Российской Федерации N 98414, N 87351, N 425986, N 425985, N 444415, N 108813, N 151190, N 167883, в размере 50 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня и компания Emex DWC-LLC/ЭмЭкс ДВС-ЛЛС (далее - компания Emex, третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, просит решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на неправильное применение судами положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс). При этом указывает на то, что использование ответчиком на упаковке товара товарного знака "ЕМЕХ" не означает, что им не использованы товарные знаки истца, размещенные на товаре.

Ссылаясь на доказанность фактического размещения товарных знаков истца на товаре, считает не основанной на законе выраженную в обжалуемых судебных актах позицию о том, что значение имеет именно тот товарный знак, под которым товар введен в оборот.

Отмечает, что ответчик не отрицал факт размещения товарных знаков истца на ввезенном товаре.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Представители истца в судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержали, просили вынести новый судебный акт об удовлетворении требований истца в полном объеме.

Представитель ответчика и третьего лица - компании Emex DWC-LLC/ЭмЭкс ДВС-ЛЛС в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Домодедовская таможня, извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в ее отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 98414, N 87351, N 425986, N 425985, N 444415, N 108813, N 151190, N 167883, зарегистрированных в отношении товаров 12-го класса МКТУ.

В обоснование иска истец указал, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки путем ввоза на территорию Российской Федерации запасной части для автомобилей по таможенной декларации ДТ N 10002010/081214/0072946.

Согласно уведомлению Домодедовской таможни о приостановлении выпуска товаров от 12.12.2014 N 34-16/21224, в ходе оформления таможенной декларации был установлен факт ввоза ответчиком кронштейна для автомобилей, маркированного товарными знаками истца.

Полагая, что действиями ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации автомобильной запчасти, маркированной товарными знаками истца без его разрешения, нарушаются исключительные права истца, последний обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, сославшись на положения статьи 1484 ГК РФ, исходил из того, что товар был ввезен на территорию Российской Федерации с использованием не принадлежащего истцу товарного знака "ЕМЕХ" по свидетельству Российской Федерации N 371903, а не товарных знаков истца.

При этом суд первой инстанции указал на контракт на поставку товаров N 2012-dws-001 и дополнительное соглашение к нему N 2013-002, из которых следует, что поставщик обязуется осуществлять поставку товаров исключительно под товарным знаком "ЕМЕХ". Спорный товар ввезен в Российскую Федерацию под товарным знаком "ЕМЕХ", товар был выбран, заказан, оплачен на сайте "www.emex.ru". Товарный знак "ЕМЕХ" размещен на товарной упаковке, и указан в сопроводительных документах.

Судом первой инстанции отмечено, что в материалы дела не представлено данных о том, что при выборе, заказе, оплате и ввозе спорного товара на территорию Российской Федерации использовались товарные знаки истца по вышеуказанным свидетельствам.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанными выводами, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права.

Судами установлено, что основанием для приостановления выпуска спорного товара, ввозившегося ответчиком на территорию Российской Федерации, явилось обнаружение таможенным органом на упаковке этого товара голографической наклейки с маркировкой "HYUNDAY". Данное обозначение было обнаружено таможенным органом после удаления с товара упаковки, содержащей обозначение "ЕМЕХ". Судами отмечено, что на данные обстоятельства указало и третье лицо по настоящему делу - компания Emex, являющаяся поставщиком спорного товара.

В материалах дела имеются (том 3, л.д. 50-51) изготовленные Домодедовской таможней фотографии спорного товара в упаковке с указанной голографической наклейкой.

Судами также установлено наличие на упаковке товара и товаросопроводительной документации обозначения "ЕМЕХ", являющегося принадлежащим третьему лицу товарным знаком.

Согласно статье 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Из правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11, следует, что размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, наряду с товарным знаком нарушителя, является нарушением исключительного права этого правообладателя на товарный знак.

Таким образом, использование ответчиком товарного знака "ЕМЕХ" на упаковке ввезенного товара и в товаросопроводительной документации не свидетельствует о неиспользовании товарного знака "HYUNDAY".

В связи с изложенным судами неправомерно установлено отсутствие нарушения исключительного права истца со ссылкой на обстоятельства, касающиеся использования товарного знака "ЕМЕХ" при выборе товара на сайте ответчика, заказе, оплате и ввозе спорного товара.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права.

Учитывая, что допущенное судами нарушение норм материального права привело к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что судами установлен факт размещения товарного знака истца на упаковке товара, подлежат применению испрашиваемые истцом по настоящему иску меры ответственности в виде уплаты компенсации.

Как разъяснено в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В указанном пункте постановления N 5/29 также разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В то же время Суд по интеллектуальным правам не имеет полномочий по самостоятельному установлению размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, подлежащей взысканию с ответчика, в силу установленного частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ограничения полномочий суда кассационной инстанции по установлению новых обстоятельств.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, определить размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 06.10.2015 по делу N А41-82315/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

С.М. Уколов