Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу N СИП-150/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорное обозначение воспринималось на дату приоритета оспариваемого товарного знака не в качестве средства индивидуализации товаров конкретного изготовителя, а как название товара

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2016 г. по делу N СИП-150/2016

Резолютивная часть решения объявлена 6 июля 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2016 г. N С01-895/2016 по делу N СИП-150/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя - Ушакова Н.М. (по доверенности от 11.01.2016), Макарычева Н.Н. (по доверенности от 11.01.2016), от Роспатента - Слепенков А.С. (по доверенности от 11.08.15 N 01-32-529/41),

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление компании Беркли Кэпитал Эс.Эй. / Berklee Capital S.A. (Мьюзиэм Джилвинк Бизнес Сентэ, Кайзерсграхт 633, 1017 Ди Эс, Амстердам, Нидерланды / Museum Geelvinck Bussiness Center, Keizersgracht 633, 1017, DS, Amsterdam, Netherlands) об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2015 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Black Russian" по свидетельству Российской Федерации N 281919,

при участии третьего лица - компании ТСН Брэндс ЛТД / TSN Brands LTD (Баррак Роад, Серд Флор, Белиз Сити, Белиз (BZ)/35 Barrack Road, Third Floor, Belize City, Belize), установил:

компания Беркли Кэпитал Эс.Эй. / Berklee Capital S.A. (далее - компания Беркли Кэпитал) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2015 N 2001735000 2 (281919) о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Black Russian" по свидетельству Российской Федерации N 281919.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена компания ТСН Брэндс ЛТД / TSN Brands LTD (далее - компания ТСН Брэндс).

Представители заявителя в судебном заседании поддержали заявленные требования. Указывают на то, что спорное обозначение не обладает признаками, совокупность которых позволила бы отнести его к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Как указывает заявитель, часть копий страниц печатных изданий и энциклопедий не содержит информации относительно обозначения "Black Russian"; часть имеет дату более позднюю, чем дата приоритета товарного знака. При этом заявитель ссылается на то, что во всех указанных источниках обозначение "Black Russian" выполнено с применением различных способов выделения - располагается отдельно, выполнено заглавными буквами, жирным шрифтом, а также всегда сопровождается указанием на вид товара - коктейль, то есть подтверждает позицию заявителя о том, что спорное обозначение не является видовым понятием товара и не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, заявитель указывает, что поиск в энциклопедических и толковых словарях как спорного обозначения, так и его перевода, а также транслитерации показал, что такие сведения отсутствуют. В поисковый запрос "Black Russian коктейль" использовалось указание непосредственно на вид товара, в связи с чем полагает, что результаты, полученные при проведении такого запроса, не могут свидетельствовать о том, что спорное обозначение стало видовым понятием товара и воспринимается потребителем именно как указание на определенный товар.

При этом заявитель отмечает, что поиск по запросу обозначения "black russian" без указания на коктейль выявил такие товары как сигареты, кинофильм, а также породу собак.

Кроме того, заявитель полагает, что замена обозначения "черный Русский" на "Black Russian", осуществленная ответчиком при цитировании информации с сайта Википедия, а также использование в рамках настоящего дела наряду с обозначением "Black Russian" обозначения "Черный Русский" недопустимо.

Относительно информационного письма от Лиги барменов России заявитель полагает его недопустимым доказательством, поскольку такая организация как юридическое лицо не зарегистрирована, не существует, не имеет своего сайта.

Кроме того, заявитель оспаривает результаты социологического опроса сомелье и барменов и потребителей указывая, что результаты опроса являются недостоверными.

Дополнительно заявитель ссылается на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, согласно которым спорное обозначение является известным названием баночного слабоалкогольного коктейля, а не видовым понятием товара.

Представитель Роспатента сообщил о неизменности правовой позиции, указывает, что оспариваемое решение является полностью соответствующим нормам действующего законодательства, а предоставление правовой охраны товарному знаку "Black Russian" по свидетельству N 281919 противоречащим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Третье лицо отзыв на заявление не представило, в заявлении от 19.05.2016 ходатайствовало о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Словесный товарный знак "Black Russian" по заявке N 2001735000 с приоритетом от 30.11.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 07.02.2005 (свидетельство Российской Федерации N 281919) на имя общества с ограниченной ответственностью "Хэппилэнд" в отношении товаров "пиво, безалкогольные напитки" 32-го класса и "алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: коктейли" 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В результате государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем в настоящее время является компания Беркли Кэпитал.

Компанией ТСН Брэндс в палату по патентным спорам 09.12.2013 подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием указанной регистрации пунктам 1 и 2 статьи 6 Закону о товарных знаках.

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатентом было принято решение от 06.04.2014 о его удовлетворении, а также о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281919 недействительной полностью.

Удовлетворяя возражение, Роспатент признал компанию ТСН Брэндс лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны товарного знака, пришел к выводу о том, что спорное обозначение по отношению к товару "коктейли" 33-го класса МКТУ носит описательный характер и является видом товара, так как воспроизводит наименование алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. В части же товаров 32-го класса МКТУ Роспатент признал спорное обозначение вводящим потребителей в заблуждение относительно вида товара, вследствие чего не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания Беркли Кэпитал оспорила указанный ненормативный правовой акт в Суд по интеллектуальным правам (дело N СИП-548/2014).

Удовлетворяя заявленные требования, Суд по интеллектуальным правам в решении от 02.12.2014 по делу N СИП-548/2014, оставленном без изменений постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2015, указал, что обозначением, представляющим вид товара, его простым наименованием, является обозначение "коктейль" и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. Обозначение "Black Russian" не является видом товара, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара - коктейль. Само словесное обозначение "Black Russian" является не описательным, а фантазийным, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение. Суд также признал не соответствующим положениям пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках вывод Роспатента о том, что обозначение "Black Russian" при использовании для пива и безалкогольных напитков способно вводить потребителей в заблуждение относительно товара. Установив изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что оспариваемым решением Роспатент неправомерно признал недействительным предоставление правовой охраны принадлежащему компании Беркли Кэпитал товарному знаку, в связи с чем оспариваемое решение нарушает его права и законные интересы и, как следствие, суд признал решение Роспатента от 06.04.2014 N 2001735000 (281919) недействительным и обязал указанный орган восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281919.

При этом при рассмотрении дела N СИП-548/2014 суды первой и кассационной инстанций, отклоняя довод Роспатента о том, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, указали, что вопрос о том, вошло ли это обозначение во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида (приобрело ли фантазийное обозначение черты видового) не ставился в возражении от 09.12.2013 и не являлся предметом рассмотрения Роспатента, в связи с чем не является предметом рассмотрения спора по делу N СИП-548/2014; для оспаривания регистрации товарного знака по данному основанию необходимо предоставление с возражением иной доказательственной базы, в том числе подтверждения известности этого обозначения на дату приоритета товарного знака, доказательства чего в материалы дела подателем возражения не представлялись.

Компания ТСН Брэндс повторно обратилась 14.04.2015 в палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным несоответствием указанной регистрации пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках, а именно: вхождение спорного обозначения во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида.

Решением Роспатента от 29.12.2015 предоставление правовой охраны спорному товарному знаку было признано недействительным полностью.

Выводы Роспатента мотивированы тем, что обозначение "Black Russian" воспринималось на дату приоритета оспариваемого товарного знака не в качестве средства индивидуализации товаров конкретного изготовителя, а как название товара (алкогольного коктейля), в связи с чем предоставление правовой охраны спорному товарному знаку противоречит пункту 1 статьи 6 Закона.

Не согласившись с указанным решением, компания-правообладатель оспорила его в Суде по интеллектуальным правам.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

В силу положений части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) государственных органов, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

То, что оспариваемым решением Роспатента, вынесенным не в пользу правообладателя товарного знака и лишившим его объекта интеллектуальной собственности, затрагиваются права заявителя и его законные интересы, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано с соблюдением трехмесячного срока, установленного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу полномочий Роспатента, обусловленных пунктом 3 статьи 1246 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражений заявителя, по итогам которого было вынесено оспариваемое в рамках настоящего дела решение, находится в компетенции Роспатента.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого ненормативного правового акта заявителем не оспаривается.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.11.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995 (далее - Правила рассмотрения заявки).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака) не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил рассмотрения заявки под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Согласно пункту 2.5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), применяемым в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ, заявленное обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если он является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Вошедшим во всеобщее употребление обозначениям не предоставляется правовая охрана, т.к. они не могут выполнять функцию товарного знака - отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей и поэтому должны оставаться "свободными" для использования различными производителями.

Вместе с тем вошедшее во всеобщее употребление обозначение нецелесообразно признавать видовым обозначением в случае, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что заявляемое обозначение является исключительно его товарным знаком и все еще имеет место распознавание потребителями этого товарного знака как обозначения конкретного производителя. Такой подход позволяет сохранить известные товарные знаки, для которых существует реальная опасность перехода в видовые обозначения.

Согласно пункту 3.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 26.03.1997 N 26 (далее - Методические рекомендации), признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "от 27.03.1997"

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

В подтверждение того, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, третьим лицом по настоящему делу одновременно с подачей возражения в Роспатент были представлены следующие доказательства: копии печатных изданий, в частности, "Коктейли для бара и дома" (1996 год), "Азбука Бармена" (1996 год), "Коктейли и пунши" (1997 год), "Рецептуры коктейлей" (1996 год), "1000 классических коктейлей" (2000 год), "Коктейли: справочник для барменов" (2000 год); копии печатных изданий, относящихся к более позднему периоду, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака: "Самые популярные коктейли" (Москва, 2003 год, Эксмо), "Энциклопедия коктейлей 1771 рецепт" (Москва, 2005 год, Юнион-паблик Альта-Принт), "Коктейли" (Москва, 2004 год, ACT, Астрель), "Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли. Мастерство создания, искусство подачи и алхимия вкуса" (Москва, 2008 год, Евробукс). Также третьим лицом были представлены многочисленные сведения из сети Интернет, в частности, сведения с интернет-сайтов: cocktailing.ru, koktelclub.ru, wikipedia.org, lolbar.ru.

Согласно указанным материалам обозначение "Black Russian" является названием всемирно известного коктейля с определенной рецептурой. Одноименный коктейль включен в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов и известен на территории Российской Федерации с начала 90-х годов прошлого века.

В частности, указанные источники содержат описание рецептуры и классических пропорций коктейля, включающих водку и кофейный ликер. Как следует из ответов представителей заявителя на вопросы суда в судебном заседании 06.07.2016, компания Беркли Кэпитал использует спорное обозначение для "баночных" алкогольных коктейлей с аналогичными (сходными) ингредиентами.

Оценив указанные доказательства, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что обозначение "Black Russian" ("черный русский") представляет собой название широко известного товара (коктейля), который впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топсом.

Вопреки доводам заявителя, источники информации с более поздней датой обнародования, чем дата приоритета спорного товарного знака, правомерно были приняты во внимание Роспатентом при вынесении оспариваемого решения, поскольку свидетельствуют о том, что спорное обозначение в английском и русском языках на протяжении длительного времени как до даты приоритета спорного товарного знака, так и после не ассоциировалось со средством индивидуализации конкретного изготовителя, а воспринималось как название конкретного товара - алкогольного коктейля с определенной рецептурой.

Указанные обстоятельства опровергают утверждение представителей заявителя, озвученные в судебном заседании 06.07.2016, согласно которым спорное обозначение было придумано компанией Беркли Кэпитал. Более того, данное утверждение не соотносится с тем, что спорный товарный знак был зарегистрирован по заявке общества с ограниченной ответственностью "Хэппиленд", а исключительные права на него перешли к компании Беркли Кэпитал лишь 13.11.2010 на основании договора отчуждения.

В отношении довода заявителя о том, что в толковых и энциклопедических словарях не содержится термина "Black Russian" ("Черный русский") коллегия судей считает необходимым указать, что согласно пункту 4.1 Рекомендаций толковые словари являются лишь одним из элементов справочного фонда, к которому также относятся вышеуказанные справочники. Более того, учитывая специфику сферы применения указанного обозначения, его упоминание именно в специальных справочниках, имеющих отношение к соответствующим товарам (алкогольным напиткам и коктейлям), а не в "академических" словарях и энциклопедиях представляется логичным и непротиворечивым.

Суд также отклоняет довод заявителя о том, что обозначение "Black Russian" не может быть отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного товара, поскольку в материалах, представленных третьим лицом при подаче возражений в палату по патентным спорам, данное обозначение заключено в кавычки.

Согласно пункту 4.1 Методических рекомендаций при проведении анализа заявленного обозначения необходимо убедиться в том, что данное обозначение приводится в справочной литературе, периодических изданиях без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака (например, написание обозначения особым шрифтом, заглавными буквами, заключение обозначения в кавычки и т.д.).

Суд полагает необходимым отметить, что обозначение "Black Russian" приводится в исходящих от третьего лица материалах без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без какой-либо предупредительной маркировки. При этом заключение обозначения "Black Russian" в кавычки подразумевает, что данное словосочетание используется в переносном значении и не опровергает общего вывода о том, что обозначение "Black Russian" в отношении товара 33-го класса МКТУ - алкогольные коктейли не воспринимается как средство индивидуализации конкретного изготовителя.

В отношении довода заявителя о том, что в представленных третьим лицом материалах содержатся сведения о коктейлях под названием "Black Russian" с разной рецептурой коллегия судей также соглашается с позицией Роспатента: абсолютное большинство вариантов коктейля "Black Russian" содержит основные составляющие ингредиенты оригинального коктейля "Black Russian" (водка, кофейный ликер, лед), отличаясь от оригинала лишь пропорциями составляющих ингредиентов. При этом большое количество существующих вариантов коктейля "Black Russian" дополнительно свидетельствует о его известности и популярности у потребителей.

По мнению коллегии судей, Роспатентом при вынесении оспариваемого решения правомерно было принято во внимание заключение Лаборатории социологической экспертизы от 26.03.2015 N 30-2015, составленное по результатам проведения опроса сомелье и барменов, согласно которому большинство респондентов считают обозначение "Black Russian"/"Черный Русский" названием алкогольного коктейля, который готовился и подавался в барах и ресторанах России до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Также обосновано Роспатентом принято во внимание представленное в материалах административного дела заключение Лаборатории социологической экспертизы от 26.03.2015 N 31-2015, составленное по результатам проведения опроса потребителей алкогольных коктейлей, согласно которому большинство респондентов также считает, что обозначение "Black Russian" является названием алкогольного коктейля, который готовился и подавался в барах и ресторанах России до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия судей отклоняет довод заявителя относительно того, что результаты указанных социологических опросов не свидетельствуют о том, что обозначение "Black Russian" вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, поскольку респондентам задавались вопросы о названии алкогольного коктейля.

Так, согласно пункту 3.2 Методических рекомендаций одним из основных признаков, характеризующих обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, является использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями. Таким образом, вопросы в анкете, в которых респондентам предлагалось высказать свое мнение относительно названия товара алкогольного коктейля были сформулированы с учетом положений Методических рекомендаций.

Критические замечания заявителя относительно достоверности материалов, представленных третьим лицом в палату по патентным спорам, фактически ставят под сомнение их неподложность. Однако, несмотря на неоднократные разъяснения суда о порядке проверки судом заявлений о фальсификации доказательств, соответствующих заявлений в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации компанией Беркли Кэпитал сделано не было.

Несостоятельным является и довод заявителя о том, что обозначение "Black Russian" не могло войти во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида на территории Российской Федерации, поскольку представляет собой англоязычное словосочетание. В соответствии с вышеупомянутыми Правилами рассмотрения заявки, Рекомендациями, Методическими рекомендациями для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида не требуется, чтобы оно являлось исключительно русскоязычным словом. Как указывалось, обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями. Необходимо учитывать, что словосочетание "black russian" является простым и состоит из часто используемых англоязычных слов ("black" в переводе с английского языка означает "черный", "russian" в переводе с английского языка означает "русский").

Кроме того, коллегией судей учтено, что заявитель является правообладателем и товарного знака "Черный русский" по свидетельству Российской Федерации N 489292, предоставление правовой охраны которому было оспорено тем же третьим лицом в тот же период времени в палате по патентным спорам по аналогичным основаниям с тем же результатом (дело N СИП-148/2016).

Приведенные обстоятельства, по мнению коллегии судей, позволяли Роспатенту сделать вывод о том, что обозначение "Black Russian" по смыслу пункта 3.2 Методических рекомендаций, пункта 2.5 Рекомендаций и подпункта (1.3) пункта 2.3 Правил рассмотрения заявки исключали в силу нормы пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках является неохраноспособным для товаров 33-го класса МКТУ, являющихся коктейлями.

Как следствие, является верным и вывод Роспатента о том, что в отношении иных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, указанных в регистрации спорного товарного знака, а именно: пиво, безалкогольные напитки, не являющихся коктейлями, спорное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение.

Так, в соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В отношении представленных заявителем результатов социологического опроса ВЦИОМ, целью которого было определить мнение респондентов относительно вхождения обозначения "Black Russian" во всеобщее употребление, суд отмечает следующее.

Так, многим респондентам на дату приоритета оспариваемого товарного знака было менее 18 лет (более 23% респондентов). Учитывая, что значительная часть респондентов не являлась на указанную дату потребителями алкогольных коктейлей, выборка респондентов была произведена неправильно. При этом респондентам предлагалось на выбор ответить, чем является словосочетание "Black Russian" - названием или видом алкогольной продукции? Однако вариант ответа, что словосочетание "Black Russian" является видом алкогольного коктейля, в анкете не указывался. Вместе с тем на прямой вопрос: "Как вы считаете, для обозначения чего применяется данное словосочетание?", более 30% респондентов ответили, что данное словосочетание используется для обозначения алкогольной продукции.

При данных обстоятельствах, по мнению коллегии судей, результаты соцопроса, представленного заявителем в материалы судебного дела в целях опровержения результатов соцопросов, представленных третьим лицом в палату по патентным спорам, не дезавуируют выводов Роспатента, положенных в основу оспариваемого решения.

На основании изложенного требования заявителя о признании недействительным соответствующего решения Роспатента удовлетворению не подлежат.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя, является, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по оплате госпошлины на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении требований компании Беркли Кэпитал Эс.Эй. / Berklee Capital S.A. отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

А.А. Снегур

Н.Н. Тарасов