Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2016 г. N С01-698/2016 по делу N А53-26274/2015 Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело о защите исключительного права на товарный знак, поскольку нижестоящие суды не установили наличие или отсутствие сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2016 г. N С01-698/2016 по делу N А53-26274/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 августа 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Тарасова Н.Н., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РВА" (Буденновский пр., д. 93А/220, г. Ростов-на-Дону, 344011, ОГРН 1066165053855) на решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.12.2015 по делу N А53-26274/2015 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2016 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РВА" к обществу с ограниченной ответственностью "Донская Станица" (ул. Левобережная, д. 3-А, станица Ольгинская, Аксайский р-н, Ростовская обл., 346702, ОГРН 1086102000489) о защите исключительного права на товарный знак, при участии в судебном заседании представителей: от истца - Рыжакова Ю.Н. (доверенность от 01.08.2016); от ответчика - Калмыкова И.Г. (по доверенности от 11.12.2015 N 11/12), установил:

общество с ограниченной ответственностью "РВА" (далее - ООО "РВА", истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Донская Станица" (далее - ООО "Донская Станица", ответчик) о запрете незаконного использования обозначения "Усадьба", сходного до степени смешения с товарным знаком "Усадьба" по свидетельству Российской Федерации N 523814, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительного права на этот товарный знак.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 17.12.2015, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2016, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "РВА" обжаловало их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, нарушение норм материального права и норм процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает на ошибочность вывода суда апелляционной инстанции о преюдициальности для настоящего дела выводов судов по делу N А53-32139/2012, согласно которым словесное обозначение "Усадьба" как таковое является общеупотребимым, не обладает различительной способностью и не может служить средством индивидуализации, в связи с чем его использование ответчиком не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Как полагает истец, суды, придя к выводу об отсутствии у обозначения "Усадьба" различительной способности со ссылкой на выводы судов по делу N А53-32139/2012, в рамках которого рассматривались требования истца о защите исключительного права на коммерческое обозначение, не учли, что товарный знак и коммерческое обозначение имеют различный правовой режим, в связи с чем правовые позиции, сформулированные по делу N А53-32139/2012, не могли быть положены в основу обжалуемых судебных актов.

По мнению ООО "РВА", суды, сославшись на то, что словесный элемент "Усадьба" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 523814 является неохраняемым, в нарушение норм действующего законодательства фактически ограничили правовую охрану указанного товарного знака.

Также истец обращает внимание, что в рамках настоящего спора суды ни разу не провели комплексного анализа сходства товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения, а также не исследовали и не дали правовой оценки представленным истцом многочисленным доказательствам неправомерного использования ответчиком товарного знака истца.

ООО "Донская Станица" представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно просит в ее удовлетворении отказать.

Ответчик ссылается на то, что на законных основаниях использовал коммерческое обозначение "Усадьба" для индивидуализации ресторана и не знал о регистрации истцом товарного знака.

С точки зрения ООО "Донская Станица", действия истца по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 523814 являются злоупотреблением правом, так как направлены на создание препятствий в использовании ответчиком коммерческого обозначения.

В судебном заседании представитель ООО "РВА" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил суд ее удовлетворить.

Представитель ООО "Донская Станица" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ООО "РВА" является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом "Усадьба" по свидетельству Российской Федерации N 523814 (приоритет товарного знака - 21.06.2012, срок действия исключительного права истекает 21.06.2022) в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Указанный товарный знак выполнен в виде полусферы со словесным элементом "Усадьба", буква "Д" исполнена оригинальным шрифтом, стилизованным под узорную вязь с завитками, а остальные буквы слова являются строчными, имеют меньший по сравнению с доминирующей буквой размер, композиционно связаны с буквой "Д" при помощи декоративных элементов вязи. Товарный знак выполнен в белом, светло-желтом, коричневом сочетании.

Ссылаясь на то, что ООО "Донская Станица" незаконно использует словесное обозначение "Усадьба", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 523814, при оказании ресторанных услуг, в том числе на документации, рекламе, вывесках, фасаде здания, ООО "РВА" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив факт использования ответчиком при осуществлении им предпринимательской деятельности обозначения "Усадьба", в удовлетворении исковых требований отказал, указав, что слово "Усадьба" является общепринятым понятием и неохраняемым элементом, поэтому его использование ответчиком отдельно от других изобразительных элементов товарного знака не является нарушением исключительного права на товарный знак. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции также исходил из того, что обозначение "Усадьба", фонетически тождественное спорному товарному знаку, было утверждено ответчиком и использовалось им в качестве обозначения, индивидуализирующего его торговое предприятие, до даты приоритета товарного знака истца в отношении услуг 43-го класса МКТУ, в связи с чем истец не вправе запрещать ответчику использование этого обозначения.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов. При этом суд апелляционной инстанции признал в качестве обстоятельств, имеющих преюдициальное значение для настоящего дела, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций по делу N А53-32139/2012, согласно которым словесное обозначение, используемое ООО "Донская станица", выполненное стандартным шрифтом, используемое в отрыве от комбинированного обозначения, принадлежащего истцу, не обладает различительной способностью, является общеупотребимым и не может служить средством индивидуализации предприятия. По мнению суда апелляционной инстанции, данное утверждение равным образом относится при использовании словесного обозначения "Усадьба" и в коммерческом обозначении и в товарном знаке.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в пределах доводов кассационной жалобы и возражений на нее правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 указанной статьи).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Признавая недоказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, суды исходили из того, что словесное обозначение "Усадьба", используемое ООО "Донская станица", не обладает различительной способностью, является общеупотребимым, а потому не может быть признано охраняемым элементом товарного знака истца.

Однако данный вывод судов является ошибочным, основанным на неправильном применении норм материального права.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

В силу статьи 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

Пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 указанного Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Между тем, признавая словесный элемент "Усадьба" в составе комбинированного товарного знака неохраняемым, суды фактически в нарушение вышеприведенных норм ГК РФ, исключив административную процедуру оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, ограничили правовую охрану товарного знака истца, объем которой установлен соответствующим решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.7 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденного приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), действовавших на момент предоставления правовой охраны товарному знаку истца, в решении о регистрации товарного знака приводятся, в том числе сведения о неохраняемых элементах регистрируемого обозначения.

Согласно пункту 14.2 Правил N 32 в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации, в том числе на предмет наличия у заявленного обозначения различительной способности.

Между тем Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не содержит указания на то, что словесный элемент "Усадьба" либо иной элемент включен в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 523814 в качестве неохраняемого.

Данное обстоятельство означает, что Роспатент при проверке заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения не установил, что словесный элемент "Усадьба" не обладает различительной способностью применительно к тем услугам, для индивидуализации которых предполагается использовать обозначение.

Из материалов дела усматривается, что отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке N 2012720705 в отношении услуг 35, 41-го и части услуг 43-го класса МКТУ был обусловлен несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доказательства того, что в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку истца было в установленном порядке оспорено путем подачи соответствующего возражения в Роспатент, в деле отсутствуют.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29).

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, отказ в иске о защите исключительного права на товарный знак по основанию отсутствия его различительной способности, а также в связи с тем, что товарный знак состоит только из элементов, характеризующих товары, противоречит нормам ГК РФ и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29.

Таким образом, отказ в защите исключительного права на товарный знак по мотиву отсутствия у включенного в этот товарный знак словесного элемента различительной способности является незаконным, как основанный на неправильном применении норм материального права.

Кроме того, суд кассационной инстанции признает необоснованной ссылку суда апелляционной инстанции на необходимость учета при рассмотрении настоящего дела вывода судов апелляционной и кассационной инстанции, изложенного в постановлениях по делу N А53-32139/2012, об отсутствии у словесного обозначения "Усадьба" различительной способности, в связи с чем оно не может служить средством индивидуализации предприятия.

Предметом иска по делу N А53-32139/2012 были требования о защите исключительного права ООО "РВА" на коммерческое обозначение, в то время как по настоящему делу предметом иска являются требования о защите исключительного права на товарный знак.

При этом суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении указал, что отсутствие у обозначения различительной способности влечет за собой невозможность его использования как в качестве коммерческого обозначения, так и товарного знака.

Данный вывод сам по себе является правильным, однако следует учитывать, что правовой режим названных средств индивидуализации является различным. Так, коммерческое обозначение не требует его легализации со стороны государства, а исключительное право на него возникает в результате длительного его использования для индивидуализации предприятия. Исключительное же право на товарный знак возникает в результате его государственной регистрации, проводимой по установленной процедуре, в ходе которой проверяется соответствие обозначения установленным требованиям, в том числе требованию о наличии у обозначения различительной способности. Следовательно, распространение на товарный знак вывода о несоответствии коммерческого обозначения установленным требованиям вне рамок установленной государством процедуры установления таких обстоятельств не может быть признано соответствующим закону.

Вывод суда первой инстанции о том, что, начиная с 2010 года обозначение "Усадьба" утверждено и использовалось ответчиком в качестве обозначения, индивидуализирующего его торговое предприятие, до даты приоритета спорного товарного знака в отношении услуг 43-го класса МКТУ также сделан на основе неправильного применения норм материального права.

Как следует из пункта 6 статьи 1252 ГК РФ (в редакции, действующей на момент возникновения предполагаемого исключительного права ответчика на коммерческое обозначение), если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном этим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на коммерческое обозначение возникает, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Между тем, указывая на наличие у ООО "Донская станица" исключительного права на коммерческое обозначение "Усадьба", суд первой инстанции ограничился лишь констатацией того факта, что словесное обозначение "Усадьба" создано и используется ответчиком в качестве коммерческого обозначения, сославшись при этом лишь на доказательства, свидетельствующие о создании изображения (эскиза).

При этом в нарушение вышеприведенных критериев, необходимых для признания обозначения средством индивидуализации предприятия, обстоятельства обладания указанным обозначением достаточными различительными признаками и известности его употребления правообладателем для индивидуализации своего предприятия в пределах определенной территории не исследовались и не были установлены.

Более того, как неоднократно отмечено судами первой и апелляционной инстанций, в том числе со ссылкой на судебные акты по делу N А53-32139/2012, обозначение, используемое ООО "Донская станица", выполненное стандартным шрифтом, используемое в отрыве от комбинированного обозначения, принадлежащего истцу, не обладает различительной способностью, является общеупотребимым и не может служить средством индивидуализации предприятия.

Также следует отметить, что по смыслу пункта 2 статьи 1515 ГК РФ при установлении факта нарушения исключительного права на товарный знак доказыванию подлежит факт использования ответчиком товарного знака правообладателя либо сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров и услуг.

Установление тождества или сходства обозначений осуществляется на основании критериев, установленных в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 41 названных Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вместе с тем, из обжалуемых судебных актов не следует, что суды устанавливали наличие сходства до степени смешения между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком, на основании вышеприведенных критериев.

Изложенный в отзыве ответчика довод о том, что действия истца по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 523814 являются злоупотреблением правом, так как направлены на создание препятствий в предпринимательской деятельности ответчика, не может быть рассмотрен судом кассационной инстанции, поскольку не был предметом исследования со стороны судов первой и апелляционной инстанций.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, обжалуемые судебные акты подлежат отмене как основанные на неправильном применении норм материального права, а также в силу несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

При новом рассмотрении дела судам необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить, имеется ли тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком истца и используемым ответчиком обозначением, использование указанного обозначения в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных услуг, с учетом Правил N 482, Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, и Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198; установить, возникло ли у ООО "Донская станица" исключительное право на коммерческое обозначение; при наличии предусмотренных пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ оснований определить, какое исключительное право (на коммерческое обозначение или товарный знак) возникло ранее.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с подачей кассационной жалобы разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.12.2015 по делу N А53-26274/2015 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2016 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Н.Н. Тарасов

В.А. Химичев