Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2016 г. по делу N СИП-347/2016 Суд признал незаконным решение Роспатента об оставлении в силе правовой охраны товарного знака и признал недействительным предоставление такой правовой охраны, поскольку достаточных доказательств, свидетельствующих о приобретении спорным товарным знаком различительной способности на территории РФ, в материалы дела представлено не было

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2016 г. по делу N СИП-347/2016

Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 6 сентября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2016 г. N С01-1018/2016 по делу N СИП-347/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аникиной Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Цереус" (ул. Ленина, д. 156, г. Сочи, Краснодарский край, ОГРН 1132367006342) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.03.2016 об оставлении в силе правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784 (номер заявки 2012745618) в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятого по результатам рассмотрения возражения от 15.09.2015, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784 в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" (ул. Шверника, д. 13, корп. 1, Москва, ОГРН 1117746170508).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Цереус" - Иванова Н.Ф. (по доверенности от 01.03.2016),

от Роспатента - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41),

от общества с ограниченной ответственностью "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" - Дроздова Т.А. (по доверенности от 01.08.2016).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Цереус" (далее - общество "Цереус") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о регистрации 04.03.2014 товарного знака, знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 507784 (номер заявки 2012745618) в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" (далее - общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1").

В обоснование заявленного требования общество "Цереус" ссылалось на следующие обстоятельства: 04.02.2016 на заседании Палаты по патентным спорам были рассмотрены возражения, поданные заявителем 15.09.2015, против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784 (номер заявки N 2012745618) в отношении услуг 43-го класса МКТУ, а именно: закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками.

Общество "Цереус" в заявлении указало, что не согласно с решением Роспатента от 29.03.2016 ввиду его незаконности, поскольку оно не соответствует нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как Роспатентом допущено неправильное применение указанной нормы закона: согласно требованиям приведенной нормы закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и являющихся общепринятыми символами и терминами.

Обозначение "ЧАЙХОНА", зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 507784 в отношении услуг 43-го класса МКТУ, является сходным до степени смешения с обозначением "ЧАЙХАНА", что установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.07.2015 по делу N А32-38937/2014 по иску общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" к обществу "Цереус" о защите исключительных прав на указанный товарный знак в виде: запрета без согласия правообладателя использовать схожие до степени смешения обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 507784; обязания общества "Цереус" удалить схожие до степени смешения обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 507784 с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе: документации, рекламы и вывесок и демонтировать находящиеся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бестужева, 1/1, Торгово-развлекательный центр 7 "Мандарин", вывески с изображением, схожим до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 507784 от 04.03.2014, а также взыскании с общества "Цереус" в пользу правообладателя компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в сумме 1 000 000 рублей.

По мнению заявителя, Роспатент, делая вывод о неизвестности в русском языке обозначения "ЧАЙХОНА", не учел, что обозначение "ЧАЙХАНА" является видовым названием предприятий общественного питания и общепринятым символом и термином, которое используется со времен Союза Советских Социалистических Республик, что, в частности, подтверждается письмом Государственной налоговой службы России от 05.01.1995 N ВЗ-6-13/115, которым определен порядок заполнения форм налоговой отчетности, утвержденных приказом Государственной налоговой службы России от 05.01.1995 N ВГ-3-13/1, в котором прямо установлено, что при составлении отчетов по формам N 1-Н (отрасли) и 4-Н (отрасли) отнесение предприятий и организаций к той или иной отрасли производится в соответствии с классификатором "Отрасли народного хозяйства" (ОКОНХ), введенным в действие с 01.01.1976, где отражено под кодом 71311 предприятие общественного питания и государственной торговли, а именно фабрики - кухни, фабрики - заготовочные, рестораны, столовые, кафе, чайные, буфеты, закусочные, кафетерии, чайханы и другие предприятия общественного питания.

Кроме того, в приказе Министерства торговли СССР от 29.12.1982 N 276, которым утверждены и введены в действие с 01.01.1983 среднеотраслевые нормы эксплуатационных потерь столовой посуды, приборов, столового белья, санспецодежды, производственного инвентаря на предприятиях общественного питания и Инструкция о порядке их применения, разработанные Украинским научно-исследовательским институтом торговли и общественного питания Министерства торговли СССР и согласованные с Министерством финансов СССР, в приложении N 1-6 указаны типы предприятий общественного питания - кафе специализированные (кондитерские, молочные, детские и др.) первой и второй категории, чайные, чайханы.

Также заявитель указал на необоснованность выводов Роспатента о приобретении различительной способности обозначением "ЧАЙХОНА N 1" в результате его использования обществом "Сеть ресторанов "Чайхона N 1", поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2012) на имя различных правообладателей были зарегистрированы следующие товарные знаки, содержащие в качестве неохраняемого элемента обозначение "ЧАЙХАНА", а именно: товарные знаки по свидетельствами Российской Федерации N 232901, 277099, 296663, 310971, 423739, 441996, 480192, 488648, 492130. Перечисленные товарные знаки зарегистрированы с более ранним приоритетом в отношении услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

По мнению общества "Цереус", действия общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 507784, являющийся сходным до степени смещения со словесным обозначением "ЧАЙХАНА", которое определяет видовое название предприятия общественного питания, в силу статьи 10 ГК РФ являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, в связи с чем, обществу "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" должно быть отказано в защите нарушенного права.

Аналогичная позиция отражена в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации".

На основании изложенного общество "Цереус" просило суд признать незаконным решение Роспатента о регистрации 04.03.2014 товарного знака, знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 507784 (номер заявки 2012745618) в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

До принятия решения по существу обществом "Цереус" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено и судом удовлетворено ходатайство об уточнении заявленных требований, согласно которому оно просило признать незаконным решение Роспатента от 29.03.2016 об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 507784 (номер заявки 2012745618) в отношении услуг 43-го класса МКТУ, принятое по результатам рассмотрения возражения от 15.09.2015, как несоответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784 в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

В судебном заседании представитель общества "Цереус" поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление и письменных пояснениях.

Представитель общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" поддержал правовую позицию Роспатента, указал на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного акта, а также на недоказанность со стороны заявителя наличия в действиях правообладателя недобросовестного поведения при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 507784, по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Общество "Цереус" 15.09.2015 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784, ссылаясь на то, что правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент решением от 29.03.2016 поданное возражение оставил без удовлетворения, оставив в силе предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784 полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "Цереус" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "Цереус" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не "любые лица", а "заинтересованные".

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленным основаниям. К таким лицам могут быть отнесены потребители товара, общественные организации, защищающие права потребителей, а также иные лица, осуществляющие деятельность в соответствующем сегменте рынка.

В обоснование своей заинтересованности в подаче возражений против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, общество "Цереус" ссылалось на наличие судебного спора между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака, поскольку в результате его рассмотрения в судебном порядке обществу "Цереус" запрещено использовать в предпринимательской деятельности обозначение, сходное до степени смешения с обозначением, которое зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 507784. При рассмотрении названного спора судом было установлено, что обозначения, используемые обществом "Цереус" на вывеске "ЧАЙХАНА" и "ЧАЙХАНА ПАХЛАВА", и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 507784, правообладателем которого является общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1", являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного Роспатент правомерно признал заявителя возражения заинтересованным лицом, поскольку в результате рассмотрения судебного спора лицу, подавшему это возражение, запрещено использовать в предпринимательской деятельности, в том числе и обозначение "ЧАЙХАНА", которое использовалось в качестве видового названия предприятия общественного питания.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2012) применимое законодательство для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Как следует из материалов дела, 26.12.2012 обществом "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" была подана заявка N 2012745618 на регистрацию товарного знака в виде словесного обозначения "ЧАЙХОНА N 1" в отношении услуг 41-го и 43-го классов (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками) МКТУ.

"Написание слова "Чайхана"

Уведомлением от 25.10.2013 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатентом по заявке N 2012745618 было указано на то, что предъявляемое к регистрации в качестве товарного знака обозначение относится в силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ к категории неохраняемых, так как состоит из неохраноспособных элементов "ЧАЙХОНА", являющегося видом предприятия общественного питания, и порядкового номера "N1", который не обладает различительной способностью и может характеризовать указанное предприятие общественного питания, как первое, лучшее среди таких же предприятий, то есть носит хвалебный характер. При этом заявителю было указано на то, что представленные к заявлению материалы, подтверждающие, по его мнению, приобретение заявленным обозначением различительной способности, которые включают в себя разрешения на открытие при стационарном предприятии сезонных кафе на период с 1 апреля по 1 ноября, разрешения и договоры по установке наружной рекламы, договоры по поставке воды и продуктов питания, договоры на изготовление полиграфической продукции, договоры коммерческой концессии с различными предприятиями Москвы и т.д., относятся к созданию сезонных кафе и их рекламе в виде вывесок только одного вида услуг - услуги кафе, причем в малом количестве в пределах Москвы в течение 2012 года. В связи с чем, представленные заявителем материалы не признаны в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности как обозначения услуг заявителя до даты подачи заявки.

Кроме того, обществу "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" было указано на то, что представленные доказательства не подтверждают приобретение различительной способности испрашиваемого обозначения в отношении заявленных услуг 41-го класса МКТУ.

Также в уведомлении было обращено внимание на то, что заявленное обозначение используется различными производителями, следовательно, не обладает различительной способностью, не способно индивидуализировать конкретного производителя, то есть не выполняет функциональную роль знака обслуживания - способность отличать услуги конкретных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных услуг других лиц (л.д. 39-40 т. 3).

В ответ на данное уведомление обществом "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" были представлены иные дополнительные материалы, однако, несмотря на это обстоятельство, 09.12.2013 Роспатентом было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2012745618 по мотиву несоответствия испрашиваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку это обозначение, написанное с искажением - "ЧАЙХОНА N 1", воспринимается потребителями как наименование предприятия общественного питания, используемое в качестве видового наименования организации многими производителями на территории Российской Федерации, то есть не способствует индивидуализации конкретного производителя среди других (л.д. 49-53 т. 3).

По результатам рассмотрения возражений общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" от 18.12.2013, Роспатентом было принято решение об их удовлетворении, отмене решения Роспатента от 09.12.2013 и регистрации товарного знака по заявке N 2012745618 с учетом дополнительно представленных материалов, подтверждающих приобретение различительной способности ввиду длительного использования обозначения "ЧАЙХОНА N 1" в отношении услуг 43-го класса МКТУ, а также исходя из того, что существует вероятность того, что слово "ЧАЙХОНА" может быть воспринята российскими потребителями в значении предприятия общественного питания "ЧАЙХАНА" (л.д. 51-60 т. 5).

Роспатент, принимая оспариваемое решение об отказе в удовлетворении возражения общества "Цереус", исходил из того, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 507784 с приоритетом от 26.12.2012 представляет собой сочетание словесного обозначения слова "ЧАЙХОНА" и элемента "N1", выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43-го класса МКТУ: "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками".

По мнению Роспатента, анализ оспариваемого товарного знака показал, что слово "ЧАЙХОНА", входящее в его состав, отсутствует в качестве лексической единицы русского языка в словарносправочных источниках информации. При этом Роспатент указал на то, что словари содержат информацию о слове "чайхана" (чайная в Иране, Средней Азии и Азербайджане), которое произошло от персидского слова ("чайный дом") и используется для обозначения предприятия общественного питания, в том числе и в России, что ни правообладателем, ни подателем возражения не оспаривается. Принимая во внимание созвучность обозначений "ЧАЙХОНА" и "ЧАЙХАНА" существует вероятность того, что словесный элемент "ЧАЙХОНА" может быть воспринят потребителем в значении предприятия общественного питания.

В отношении обозначения "N1" Роспатент указал на то, то оно представляет собой сочетание знака (номера) и цифры (1), которые сами по себе не обладают различительной способностью, однако, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой совокупность словесного элемента, символа и цифры, выполненных в единой графической манере, это обуславливает его восприятие как единой графической синтаксической композиции.

Руководствуясь нормами абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, а также положениями абзаца 8 пункта 2 статьи 1512 этого Кодекса с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ и вступившими в силу с 01.10.2014, согласно которым при рассмотрении возражения, поданного по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 названного Кодекса, применяются во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, в том числе о приобретении различительной способности обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в результате его использования, Роспатент пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения возражения, так как, по его мнению, правообладатель доказал факт длительного использования обозначения "ЧАЙХОНА N 1" для индивидуализации сети ресторанов как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и до подачи возражения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "абзаца 8 пункта 2 статьи 1512" имеется в виду "абзаца 9 пункта 2 статьи 1512"

Выводы о приобретении обозначением "ЧАЙХОНА N 1" различительной способности в связи с длительным и интенсивным использованием правообладателем обоснованы Роспатентом представленными обществом "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" в материалы дела доказательствами, а именно: краткосрочным договором субаренды от 15.10.2010 N Р-2-А2, заключенным между обществом "Евро Рест" (субарендатором) и обществом "Аренда", согласно которому сдается в субаренду помещение в "Торгово-развлекательном Центре "Европейский" под размещение ресторана "ЧАЙХОНА N 1" (л.д. 103-105 т. 4); договором коммерческой концессии от 24.03.2011, зарегистрированным Роспатентом за N РД0078362 в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 299591, правообладателем которого является общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1"; договором аренды от 16.07.2010, согласно которому общество "Аквилона" арендует часть здания у общества "Торгово-развлекательный комплекс "ГлобалСити" для размещения ресторана "Чайхона N 1" под зарегистрированным знаком обслуживания "Чайхона N 1" (л.д. 64-82 т. 4), договором коммерческой концессии от 07.12.2011, заключенным с обществом "Аквилона", зарегистрированным Роспатентом за N РД0091323, в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 393047, правообладателем которого является общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1.

Также Роспатент указал на то, что аналогичные правоотношения имели место до даты приоритета оспариваемого товарного знака между обществом "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" и более двадцати компаниями-партнерами, бизнес которых построен подобным образом, в том числе обществом "Гуд- Мил", обществом "ИНТ-Проджект", обществом "Макс-Профит", обществом "А-Приори" и т.д., которые осуществляют рекламную кампанию и популяризацию знака обслуживания - "Чайхона N 1".

Роспатент также принял во внимание то обстоятельство, что общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак являлось правообладателем товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 393047 с приоритетом от 28.08.2008 и N 299591 с приоритетом от 22.06.2005, являющихся комбинированными товарными знаками и включающих обозначение "ЧАЙХОНА N 1" в качестве неохраняемого элемента.

Указанные обстоятельства послужили основанием для выводов Роспатента о необоснованности доводов возражения, поскольку сеть ресторанов "Чайхона N 1" функционирует достаточно длительное время, по меньшей мере, с 2005 года, что свидетельствует о восприятии обозначения потребителями.

Согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами N 56.

Вместе с тем доказательства, представляемые в суд, могут быть направлены на опровержение выводов Роспатента, не дополняя при этом изначально поданное возражение.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (в редакции на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения названного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Основанием для исключения из области правовой охраны словесных обозначений в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и подпункта 2.3.2.3 Правил является то, что такие обозначения непосредственно, при отсутствии необходимости дополнительных рассуждений, указывают на вид товара, его качество, количество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта либо иные характеристики.

Согласно упомянутому пункту Правил к элементам товарного знака, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы являются описательными, при этом обозначениям, состоящим только из таких элементов не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар (пункт 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39).

Согласно подпункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Оспариваемый товарный знак, как установлено Роспатентом, является словесным.

Обозначение "ЧАЙХАНА", как правильно определено Роспатентом, является названием предприятия общественного питания.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам, а именно: сведениям из сети Интернет, полученным при проведении экспертизы обозначения "ЧАЙХОНА N 1", сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, являющимся открытыми, обозначение "ЧАЙХАНА" используется в качестве неохраняемого элемента, включенного в товарные знаки различными правообладателями в отношении услуг 42-го, 43-го классов МКТУ (в зависимости от редакции МКТУ, действующей на дату приоритета товарных знаков), в том числе "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками".

К заявлению о признании оспариваемого ненормативного акта незаконным приложены: приказ Министерства торговли СССР от 29.12.1982 N 276, письмо Государственной налоговой службы России от 05.01.1995 N ВЗ-6-13/115, а также в заявлении приведены сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарных знаков по свидетельствами Российской Федерации: N 232901 (приоритет 23.12.2002, прекращена правовая охрана 02.04.2011 в связи с истечением срока исключительного права на товарный знак), 277099 (приоритет 25.10.2004), 296663 (приоритет 11.10.2005, прекращена правовая охрана 24.09.2014 в связи с истечением срока исключительного права на товарный знак), 310971 (приоритет 01.04.2005, прекращена правовая охрана 25.03.2015 в связи с истечением срока исключительного права на товарный знак), 423739 (приоритет 22.09.2009), 441996 (приоритет 14.12.2009), 480192 (приоритет 08.07.2011), 488648 (приоритет 27.04.2012), 492130 (приоритет 16.03.2012).

Данные доказательства не изменяют доводы возражения от 15.09.2015 и направлены на опровержение выводов Роспатента о приобретении обозначением "ЧАЙХОНА N 1" различительной способности. Все приведенные сведения в заявлении общества "Цереус" являются открытыми к доступу.

Все приведенные выше товарные знаки с более ранним приоритетом, чем у оспариваемого знака, являются комбинированными и включают в себя обозначение "ЧАЙХАНА" в качестве дискламированного обозначения.

Более того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака и подачи возражения обозначение "Чайхана Алайский базар" по свидетельству Российской Федерации на товарный знак N 423739 зарегистрировано, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ - "чайханы".

Сам по себе факт отсутствия в словарях, справочных материалах слова "ЧАЙХОНА" не свидетельствует о том, что оно различно с обозначением "ЧАЙХАНА", поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства этого: изменение буквы "А" при написании этого слова на букву "О" не изменило его сематику (значение), то есть не изменило восприятие этого обозначения как видового названия предприятия общественного питания на иное обозначение.

Кроме того, в заявке N 2012745618 общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" указывало на то, что первая часть обозначения "ЧАЙХОНА N 1" представляет собой слово "чайхона" как производное от "Чайхана", а также приводилась различная транскрипция перевода этого слова на русский язык и его понятие.

Материалами дела подтверждается, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака и подачи возражения обществом "Цереус" обозначение "Чайхана" использовалось различными производителями в качестве названия предприятия общепита и в товарных знаках в качестве дискламированных элементов.

Доказательств обратного суду не представлено.

Следует отметить, что доводы общества "Цереус" о том, что обозначение "ЧАЙХАНА" является видовым названием предприятия общественного питания, поддержан Роспатентом.

Следовательно, спорное обозначение "ЧАЙХОНА N 1" непосредственно характеризует такие услуги 43-го класса МКТУ, как закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками, поскольку в глазах потребителя именно эти услуги указывают на свойства названных услуг: предоставляется пища, приготовленная непосредственно после заказа, перед доставкой и т.д.

Тот факт, что и общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" воспринимает обозначение "ЧАЙХОНА" как синоним "ЧАЙХАНА" подтвержден решением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.07.2015 по делу N А32-38937/2014, поскольку при обращении с иском по этому делу правообладатель указывал на факт оказания одних и тех же услуг им и ответчиком, а именно: предприятие общественного питания - чайхана.

Вместе с тем, выводы Роспатента о приобретении обозначением различительной способности на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а впоследствии ввиду интенсивного использования этого обозначения до даты подачи возражений - 15.09.2015, не основаны на представленных в материалах дела доказательствах.

Признавая факт длительного использования обозначения "ЧАЙХОНА N 1" до даты приоритета товарного знака, Роспатент указал на то обстоятельство, что общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" являлось правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 299591 и N 393047 в отношении однородных услуг, для которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с более ранним приоритетом.

"Комбинированный товарный знак по свидетельству РФ N 299591

"Комбинированный товарный знак по свидетельству РФ N 393047"

Следует отметить, что обозначение "ЧАЙХОНА N 1" не занимает доминирующего положения в названных товарных знаках.

В материалы дела представлены агентские договоры с различными юридическим лицами за период с 2011 по 2013 годы (л.д. 106-132 т. 4): заключенные между ООО "МАКС-Профит", ООО "МАКСИМУМ", ООО "ПРИНЦИПАЛ", ООО "ОПРЕРА", ООО "ОРИЕНД", ООО "АЗИМУТ", ООО "Бухара", ООО "Астарта", ООО "Дэй энд найт антикс" (далее принципалы) и ООО "УК Прождект" (далее - агент), согласно условиям которых агент от имени и по поручению принципалов принимает от потребителей заказы на доставку холодных, горячих блюд и закусок, приготовляемых принципалами в принадлежащих последним ресторанах "ЧАЙХОНА N 1".

Также в материалы дела представлены договоры концессии, заключенные ООО "Девелопмент", действующим от имени общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1", с ООО "А-Приори" от 01.08.2013 в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 393047, 406135 и секрета производства (л.д. 135 т. 4); с ООО "Арвена" от 01.08.2013 (л.д. 138 т. 4), с ООО "Аквилона" от 01.10.2011 (л.д. 144 т. 4), с ООО "Бухара" от 25.03.2013 (л.д. 147 т. 4), с ООО "Бон сервис" от 01.04.2012 (л.д. 150 т. 4), с ООО "АСТАРТА" от 01.10.2011 (л.д. 1 т. 5), ООО "Шахрай и партнеры" с ООО "Евро Рест" от 12.07.2010 (л.д. 4 т. 5).

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарных знаков по свидетельствам Российский Федерации N 393047 и N 299591 были зарегистрированы договоры концессии, так, в отношении товарного знака N 393047 - с юридическими лицами, находящимися в городе Москве, одним юридическим лицом в г. Чехов Московской области, одним - в деревне Жуковка, Одинцовского района Московской области, а в отношении товарного знака N 299591 - только юридическими лицами, расположенными в городе Москве.

При этом следует отметить, что в качестве лиц, обладающих правом на использование названных товарных знаков, являлись такие юридические лица, как: ООО "Чайхона N 1", ООО "ЧАЙХОНА", ООО "ЧАЙХОНА N 1 лаунж-кафе", ООО "ЧАЙХОНА N 1 Отрадное", ООО "ЧАЙХОНА N 1 Бутово".

Оспариваемое решение Роспатента не содержит мотивы и ссылки на нормы закона, которые позволили административному органу сделать выводы о том, что использование обозначения "ЧАЙХОНА N 1" в качестве составной части товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 393047 и 299591 иными лицами, а не правообладателем, подтверждает приобретение различительной способности обозначением "ЧАЙХОНА N 1" для индивидуализации предпринимательской деятельности общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

При этом суд учитывает, что иными лицами использовалось обозначение "ЧАЙХОНА N 1", а также обозначения "ЧАЙХОНА N 1 LOUNGE" и "ЧАЙХОНА N 1 LOUNGE-CAF" для индивидуализации ресторанов, собственниками которых являлся не правообладатель.

Доказательств того, что правообладатель использовал обозначение "ЧАЙХОНА N 1" в том виде, как зарегистрирован оспариваемый товарный знак, для индивидуализации своей предпринимательской деятельности до даты его приоритета, в материалах дела не имеется.

Не может суд признать обоснованным и вывод Роспатента о доказанности приобретения спорным обозначением дополнительной различительной способности в связи с заключением агентских договоров, договоров аренды помещений между собственниками этих помещений и лицами, получившими право на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 299591 и N 393047, поскольку из содержания этих документов не следует, что производилась индивидуализация деятельности общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" при оказании услуг закусочных; кафе; кафетерий; ресторанов; услуг баров; обеспечения пищевыми продуктами и напитками.

Не является таким доказательством и заключение договора об организации и проведении рекламной компании и популяризации знака обслуживания от 01.12.2013, регламентирующего порядок распространения подарочных карт ресторана "ЧАЙХОНА N 1", заключенного с юридическими лицами, расположенными на территории города Москвы (л.д 21-44 т 4), при этом необходимо отметить, что из приведенного образца этой карты на л.д. 45-46 т. 4 следует использование обозначения "чайхона номер один".

Исходя из требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не могут быть признаны надлежащими и допустимыми доказательствами приобретения дополнительной различительной способности обозначением "ЧАЙХОНА N 1", зарегистрированным в качестве товарного знака, до подачи возражения обществом "Цереус" распечатки из журналов, поскольку сведения из печатных изданий не содержат указание на правообладателя - общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1", нет сведений о территории распространения этих печатных изданий и их тираже, более того, в них приведена различная интерпретация обозначения "ЧАЙХОНА N 1", например как: "Чай-Хона N 1" (л.д. 11 т. 5), "чайхона номер один" (л.д. 12. т. 5)".

Образцы полиграфической продукции и фотографий, представленные правообладателем, также не подтверждают приобретение дополнительной различительной способности, поскольку даты на этих документах проставлены самим правообладателем. Доказательств их распространения в материалах дела не представлено.

К доказательствам использования обозначения вне территории города Москвы правообладателем представлены только фотографии помещения ресторана в городе Сочи (л.д. 57-61 т. 7), фотография автомобиля в городе Воронеж (л.д. 132 т. 6), между тем они не имеют ссылок на правообладателя - общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1", не подтверждены датой из совершения, в связи с чем не могут быть признаны судом в качестве надлежащих, допустимых доказательств использования правообладателем обозначения "ЧАЙХОНА N 1" вне пределов города Москвы.

Не могут свидетельствовать и о длительном и интенсивном использовании обозначения "ЧАЙХОНА N 1" представленные в материалы дела сертификаты о членстве различных юридических лиц в Федерации Рестораторов и Отельеров, поскольку они также не имеют ссылок на правообладателя оспариваемого товарного знака - общество "Сеть ресторанов "Чайхона N 1".

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что обозначение "ЧАЙХОНА N 1" использовалось как до приоритета оспариваемого товарного знака, так и до подачи возражений обществом "Цереус" от 15.09.2015, одновременно различными юридическим лицами, в том числе лицами, в фирменное наименование которых включено обозначение "ЧАЙХОНА N 1", при оказании услуг ресторанов, кафе; рестораны; обеспечения пищевыми продуктами и напитками, то есть услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о том, что обозначение "ЧАЙХОНА N 1" не обладает достаточными и необходимыми свойствами, чтобы выполнять функцию индивидуализации (различия) услуг, которые оказываются правообладателем, и услуг, оказываемых иными юридическими лицами. В связи с чем, выводы Роспатента о том, что спорное обозначение приобрело дополнительную различительную способность к моменту подачи возражения, также подлежит отклонению ввиду их несостоятельности.

Данные обстоятельства не опровергнуты Роспатентом в ходе рассмотрения дела по существу.

При этом суд исходит из того, что действующее законодательство не раскрывает понятия "различительная способность". Вместе с тем правоприменительной практикой уже сформулированы подходы к оценке приобретенной различительной способности, согласно которым использование товарного знака и приобретенная различительная способность должны относиться к территории Российской Федерации, обозначение должно обладать различительной способностью именно в глазах российских потребителей, для которых оно предназначается. Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака, а не третьих лиц в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг). Этот вывод следует из правовой природы приобретенной различительной способности, которая возникает в силу длительного и интенсивного использования какого-либо обозначения заявителем в отношении конкретного перечня товаров и услуг.

При этом согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

В силу пункта 2.3 Правил к доказательствам приобретения различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела документы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что достаточных доказательств, свидетельствующих в своей совокупности и взаимной связи о приобретении спорным товарным знаком на дату приоритета и на дату подачи возражений обществом "Цереус" различительной способности на территории Российской Федерации, в материалы дела не представлено.

Данный вывод основывается на правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.04.2006 N 15736/05, в котором указано, что оценка наличия различительной способности должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака; наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Месте с тем, доводы общества "Цереус" о наличии в действиях общества "Сеть ресторанов "Чайхона N 1" злоупотребления правом при регистрации оспариваемого товарного знака не нашли своего подтверждения в виду их недоказанности, поскольку последующее поведение правообладателя этого товарного знака после его регистрации не может свидетельствовать о таких обстоятельствах.

Поскольку Роспатентом установлены все обстоятельства, имеющие существенное значения для рассмотрения вопроса о соблюдении норм пункта 1 статьи 1483 ГК РФ при регистрации оспариваемого товарного знака, но допущено неправильное применение норм материального права, а именно: пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, при установлении приобретения дополнительной различительной способности обозначением, являющимся спорным, что нарушает права общества "Цереус" в области интеллектуальной собственности, так как принятие оспариваемого ненормативного акта привело к невозможности использования в предпринимательской деятельности видового наименования предприятия общественного питания, заявление подлежит удовлетворению, а оспариваемое решение Роспатента - признанию незаконным.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, в связи с чем судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу заявления с учетом его уточнения подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Цереус" удовлетворить.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2016 об оставлении в силе правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784 (номер заявки 2012745618) в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятого по результатам рассмотрения возражения от 15.09.2015, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 507784 в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Цереус" 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев