Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2016 г. по делу N СИП-129/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны словесному товарному знаку, поскольку материалами дела подтверждено сходство до степени смешения товарного знака, заявленного на регистрацию на территории РФ, с охраняемым наименованием места происхождения товаров, исключительные права на использование которого принадлежат другому лицу

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2016 г. по делу N СИП-129/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2016 года

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2016 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аникиной Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "Ереванский Коньячный Завод" (проспект Адмирала Исакова, д. 2, г. Ереван, Республика Армения, 375082, регистрационный номер 290.140.00020) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.12.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения от 22.07.2014 на решение Роспатента от 22.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "АрАрАт" по международной регистрации N 1139035.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Арарат Груп" (ш. Араратяна, д. 9, г. Арташат, Араратская область,0701, Республика Армения).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Ереванский коньячный завод" - Пермяков П.Н (по доверенности от 16.03.2016 N L-16/014);

от Роспатента - Чеканов А.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-590/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Арарат Групп" - Григорьева Т.В. (по доверенности от 12.09.2016).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

закрытое акционерное общество "Ереванский Коньячный Завод" (далее - общество "Ереванский Коньячный Завод", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.12.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения от 22.07.2014 на решение Роспатента от 22.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "АрАрАт" по международной регистрации N 1139035.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Арарат Груп" (далее - общество "Арарат Груп").

Представитель Общества заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Роспатент возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Третье лицо представило отзыв на заявление, поддержало правовую позицию Роспатента, просило в удовлетворении требований отказать.

В обоснование заявленных требований Общество указало, что обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1139035 со словесным обозначением "АрАрАт" в отношении товаров 33, 35-го Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решением от 22.04.2014 Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1139035 в отношении всех товаров, для которых испрашивалась правовая охрана, указав на то обстоятельство, что регистрация товарного знака не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Обществом 22.07.2014 в Роспатент подано возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с выводами Роспатента, изложенными в решении от 22.04.2014.

Роспатент 10.12.2015 вынес решение об отказе в удовлетворении возражения Общества, мотивированное следующим.

Роспатентом было установлено сходство до степени смешения по фонетическому, семантическому и визуальному признакам заявленного на регистрацию товарного знака "АрАрАт" и зарегистрированного наименования места происхождения товара "АРАРАТ" N 115/1 (далее - НМПТ "АРАРАТ"), в связи с чем регистрирующий орган пришел к выводу о несоответствии регистрации требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

На основании изложенного, решением Роспатента от 22.09.2015 в удовлетворении возражения Общества отказано, решение Роспатента от 22.04.2014 оставлено в силе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения Роспатента следует читать как "от 10.12.2015 г."

Не согласившись с названным решением Роспатента, Общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

Доводы заявления, поданного в суд, сводятся к следующему.

По мнению заявителя, применив пункт 7 статьи 1483 ГК РФ, экспертиза, а впоследствии и Роспатент при рассмотрении возражения, не оценили фактические обстоятельства дела, поскольку ими не была произведена надлежащая оценка однородности товаров, для которых зарегистрировано НМПТ "АРАРАТ" и для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1139035 со словесным элементом "АрАрАт".

Как полагает Общество, из пункта 7 статьи 1483 ГК РФ следует, что не могут быть зарегистрированы лишь те обозначения, для которых их заявителями испрашивается правовая охрана для тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

Заявитель также ссылается на положение пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, полагая его подлежащим применению к настоящему спору, и указывая на наличие у него исключительного права на общеизвестный товарный знак "АРАРАТ" по свидетельству Российской Федерации N 11 (дата, с которой товарный знак признан общеизвестным - 30.11.1990), имеющий более ранний приоритет, чем НМПТ "АРАРАТ".

Кроме того Общество отметило, что оно является правообладателем ряда товарных знаков с использованием словесного элемента "АРАРАТ", а именно товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 193147, по международным регистрациям N 1065094, 1065096, 1065095, 1065097, 1063664, 1063665.

Также Общество указало на то, что регистрация НМПТ "АРАРАТ" для товаров "минеральные воды" и действие свидетельства на право пользования, выданное обществу "Арарат Груп" в Республике Армения были прекращены 01.01.2016, в связи с чем Обществом было подано заявление в Роспатент о прекращении на основании статьи 1536 ГК РФ правовой охраны на территории Российской Федерации НМПТ N 115 и действия свидетельства N 115/1.

В судебном заседании представитель Общества пояснил, что правовая охрана территории Российской Федерации НМПТ N 115 уже прекращена, что, по его мнению, является основанием для отмены обжалуемого ненормативного правового акта Роспатента.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в удовлетворении заявления Общества отказать, ссылаясь на законность обжалуемого решения.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя и представителя органа, принявшего оспариваемый акт, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Общества.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Общества против отказа в государственной регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, данные в пункте 2.3 Постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учётом даты конвенционного приоритета (09.08.2012) знака по международной регистрации N 1139035, правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённые приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован тем, что Роспатент, применив пункт 2.9 Правил, установил сходство до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 1139035 со словесным обозначением "АрАрАт" и противопоставленного ему средства индивидуализации - НМПТ "АРАРАТ", право использования которого принадлежит обществу "Арарат Груп" на основании свидетельства Российской Федерации N 115/1 в отношении товара "минеральная вода". Названные обозначения сходны в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Как следует из пункта 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Судебная коллегия, учитывая названные правовые позиции и положения Правил, соглашается с выводом Роспатента о наличии сходства до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 1139035 со словесным обозначением "АрАрАт", заявленного Обществом на регистрацию на территории Российской Федерации, и НМПТ "АРАРАТ".

При этом коллегия судей принимает во внимание то обстоятельство, что заявителем ни при рассмотрении его возражения в Роспатенте, ни в ходе настоящего судебного разбирательства не оспаривался вывод Роспатента о сходстве противопоставленных обозначения и НМПТ "АРАРАТ".

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно названной норме, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

В качестве исключения из указанного правила законодателем предусмотрена ситуация, когда за регистрацией обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, в качестве товарного знака, обращается лицо, обладающее исключительным правом на НМПТ, в том случае, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ. При этом такое обозначение включается в товарный знак как неохраняемый элемент.

Как следует их материалов административного дела и материалов судебного дела, у Общества отсутствует право использования НМПТ "АРАРАТ".

На основании изложенного, судебной коллегией отклоняется довод о неправомерном отсутствии надлежащей оценки однородности товаров, для которых зарегистрировано НМПТ "АРАРАТ" и для которых испрашивается правовая охрана товарного знака по международной регистрации, поскольку указанное обстоятельство в случае определения несоответствия обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не подлежало установлению.

Также коллегия судей полагает ошибочным довод заявителя о возможности применения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, в связи с наличием у него исключительных прав на общеизвестный товарный знак "АРАРАТ" по свидетельству Российской Федерации N 11, имеющий более ранний приоритет, чем спорное НМПТ "АРАРАТ".

Названная норма регулирует вопрос соотношения исключительных прав при их защите на различные средства индивидуализации в случае тождества либо сходства до степени смешения между ними в результате которого могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, и позволяет правообладателю того средства индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения, право на которое возникло позднее.

Однако установленное данной нормой преимущество средства индивидуализации с более ранним приоритетом направлено исключительно на защиту прав именно на это средство индивидуализации, и не может определять возможность регистрации другого товарного знака на имя того же правообладателя в случае противопоставления иного средства индивидуализации.

С учетом изложенного положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ не применимы к настоящему спору.

Как уже указывалось, препятствием для регистрации товарного знака в силу пункта 7 статьи 1483 ГК РФ является наличие регистрации сходного до степени смешения НМПТ. В случае, когда регистрация испрашивается на лицо, не обладающее исключительным правом на НМПТ, иные обстоятельства исследованию не подлежат.

Судом отклонятся довод Общества о том, что правовая охрана товарному знаку по международной регистрации должны была быть предоставлена в силу требований статьи 6-quinquies Парижской конвенции, так как последний надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения и мог быть заявлен в других странах Союза.

Согласно статье 6-quinquies В-1 Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

Как следует из решения Роспатента, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации N 1139035 на территории Российской Федерации послужило наличие охраняемого наименования места происхождения товаров, исключительные права на использование которого принадлежат другому лицу (общество "Арарат Груп"). Таким образом, регистрация товарного знака на территории Российской Федерации могла затронуть права третьего лица, что является основанием в соответствии с нормой Парижской конвенции для отказа в регистрации.

В отношении сообщения Общества о прекращении действия 01.01.2016 в Республике Армения регистрации НМПТ "АРАРАТ" для товаров "минеральные воды" и свидетельства на право пользования, выданного обществу "Арарат Груп", а также информации о том, что на момент судебного заседания правовая охрана НМПТ прекращена и на территории Российской Федерации, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

В материалы настоящего дела, не представлено доказательств того, что правовая охрана НМПТ "АРАРАТ" была прекращена на территории Российской Федерации на момент вынесения оспариваемого решения Роспатентом (10.12.2015).

При указанных обстоятельствах у Роспатента отсутствовали какие-либо правовые основания для учета этого обстоятельства при вынесении оспариваемого решения.

Таким образом судебная коллегия приходит к выводу о том, что заявителем не представлено доказательств соответствия товарного знака по международной регистрации "АрАрАт", заявленного Обществом на регистрацию на территории Российской Федерации, требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем соглашается с выводом Роспатента о невозможности предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации на момент принятия Роспатентом решения (10.12.2015).

Так как оспариваемое решение Роспатента принято с соблюдением требований действующего законодательства, оснований для признания его недействительным не имеется.

С учетом изложенного требование Общества не подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Вместе с тем при подаче настоящего заявления государственная пошлина была уплачена Обществом по платежному поручению от 03.03.2016 N 122 в размере 6 000 рублей, в то время как подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при подаче организациями заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина уплачивается в размере 3 000 рублей.

В связи с этим суд полагает необходимым возвратить Обществу 3 000 рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования закрытого акционерного общества "Ереванский коньячный завод" оставить без удовлетворения.

Возвратить закрытому акционерному обществу "Ереванский коньячный завод" из федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от 03.03.2016 N 122.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина