Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2016 г. N С01-793/2016 по делу N СИП-678/2015 Суд оставил без изменения принятое ранее решение, которым отказано в признании недействительным решения Роспатента о признании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку полностью недействительным, поскольку представленные документы не доказывают приобретения товарным знаком различительной способности, а также формирования устойчивой связи в глазах потребителя между спорным обозначением и обществом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2016 г. N С01-793/2016 по делу N СИП-678/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 сентября 2016 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (ул. Гражданская, д. 119, офис 109, г. Николаев, Украина, 54017, ЕГРПОУ 32719869) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2016 по делу N СИП-678/2015 (судьи Лапшина И.В., Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л.) по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва 123995, ОГРН 1047730015200) от 01.10.2015 об удовлетворении возражения от 27.02.2015 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 328829 недействительным полностью; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" путем публикации в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности извещения о действии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328829 и внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Мирролла" (ул. Ивана Фомина, д. 6, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551) и общество с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" (ул. Обручева, д. 55А, Москва, 117246, ОГРН 1037732007620).

В судебном заседании от 19.09.2016 до перерыва, объявленного в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения заявления об отводе судей, приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" - Белицкий Ф.В. (по доверенности от 06.01.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" - Золотых Н.И., Курапова А.Г. (по доверенности от 22.12.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" - Курапова А.Г. (по доверенности от 18.01.2016).

В судебном заседании после перерыва, объявленного в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения заявления об отводе судей, приняли участие те же представители, которым объявлено о перерыве в судебном заседании до 26.09.2016.

По состоянию на 26.09.2016 судебное заседание продолжено при участии следующих представителей лиц, участвующих в деле:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Мирролла" - Золотых Н.И., Курапова А.Г. (по доверенности от 22.12.2015);

от общества с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" - Курапова А.Г. (доверенности от 18.01.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее - общество "Амальгама Люкс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.10.2015 об удовлетворении возражения от 27.02.2015 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 328829 недействительным полностью; об обязании Роспатента восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы общества "Амальгама Люкс" путем публикации в официальном бюллетене Роспатента извещения о действии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328829 и внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2015 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Мирролла" (далее - общество "Мирролла") и общество с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" (далее - общество "Нео-Фарм").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Амальгама Люкс", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права (применение норм права, не подлежащих применению, и неприменение норм права, подлежащих применению), несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела, а также на нарушение норм процессуального права, просит решение от 27.06.2016 отменить, передать дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в ином составе судей.

В частности, общество "Амальгама Люкс" считает, что судом первой инстанции при оценке доказательств, которые, по мнению этого общества, подтверждают факт приобретения товарным знаком "СУЛЬСЕНА" различительной способности, не применены подлежащие применению при рассмотрении настоящего дела нормы материального права - пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункт 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), что привело к ошибочному выводу об отсутствии различительной способности оспариваемого обозначения в отношении данного общества.

Помимо этого, общество "Амальгама Люкс" указывает, что суд первой инстанции в нарушение абзаца второго подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, статей 6, 7, 8, 9, 10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, части "С" статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) не сопоставил предоставленные обществом документы, подтверждающие длительное и интенсивное использование товарного знака "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA", с фактором возникновения у потребителей устойчивых ассоциаций знака "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" с продукцией указанного общества.

Нарушение норм материального права общество "Амальгама Люкс" усматривает и в неприменении судом пункта 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), который признал описательным товарный знак "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" без его анализа на ассоциативность и без учета позиции названного общества о наличии у обозначения нескольких семантических значений, вследствие чего товарный знак не порождает прямых ассоциаций с фармацевтической субстанцией "сульсен".

Применение судом первой инстанции к спорным правоотношениям устаревших нормативных актов и данных, а также неприменение Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) (далее - Технический регламент), по мнению общества "Амальгама Люкс", привело к заведомо неправомерному выводу о якобы широкой известности лекарственного препарата "сульсен" как для специалистов, так и для потребителей.

Между тем, как отмечает общество "Амальгама Люкс", на основании положений Технического регламента и приложения N 2 к нему, запрещающих с конца 2011 года российским производителям косметической продукции против перхоти указывать наименование действующего компонента "сульсен" и обязывающих указывать наименование действующего компонента "Дисульфид селена" (Selenium disulphide) либо "Селена сульфид" (Selenium sulfide) в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI), российские производители не имеют права использовать и ссылаться при производстве противоперхотной продукции на компонент под таким наименованием, как "сульсен". В связи с этим, как считает общество "Амальгама Люкс", его исключительное право на товарный знак "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" до даты его приоритета и впоследствии не вступает в противоречие с обязанностью иных лиц, в том числе третьего лица, указывать активные действующие вещества в составе их косметической продукции под наименованием, предусмотренным приложением N 2 к Техническому регламенту.

Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что судом первой инстанции не принято во внимание решение Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 09.12.2008, которым товарный знак "СУЛЬСЕНА" признан хорошо известным на территории Украины в отношении общества "Амальгама Люкс" в том числе для товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "косметически-профилактические средства против перхоти".

Кроме того, общество "Амальгама Люкс" ссылается на противоречие доводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении Роспатента, его же доводам, изложенным в решениях Роспатента от 10.10.2008 и от 24.03.2009.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что вывод суда первой инстанции о сходстве товарного знака "СУЛЬСЕНА" с названием фармацевтической субстанции "сульсен" сделан без установления однородности данной фармацевтической субстанции с косметическими и лечебными препаратами в форме пасты, мыла, геля, шампуня, бальзама, масла, для которых зарегистрирован товарный знак "СУЛЬСЕНА". В свою очередь, общество "Амальгама Люкс" полагает, что фармацевтические субстанции и лечебно-косметические средства против перхоти нельзя отнести к однородным товарам в силу их разного назначения, условий сбыта товаров и круга потенциальных потребителей, в связи с чем считает необоснованным и противоречащим пункту 14.4.3 Правил N 32 вывод суда о сходстве товарного знака "СУЛЬСЕНА" с названием фармацевтической субстанции "сульсен" без установления однородности соответствующих товаров.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что судом не приняты во внимание обстоятельства, установленные решением Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу N СИП-626/2014, вывод о недостаточной известности общества с ограниченной ответственностью "МИРРА" среди потребителей как производителя сульсеносодержащей продукции, а также на преюдициальное значение названного решения для настоящего дела.

В судебном заседании представителем общества "Амальгама Люкс" был заявлен отвод судьям Новоселовой Л.А. и Корнееву В.А., который был отклонен определением Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2016.

В порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании 19.09.2016 был объявлен перерыв до 26.09.2016.

В судебное заседание, состоявшееся после объявления перерыва, явились представители Роспатента, общества "Мирролла" и общества "Нео-Фарм", которые возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание, продолженное после объявления перерыва, не явился, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из обжалуемого судебного акта и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328829 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.06.2007 по заявке N 2004727929 с датой приоритета от 02.12.2004 в отношении товаров 3-го (бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека), 16-го (упаковка для вышеуказанных товаров, включенная в 16-й класс) и услуг 35-го (реклама; делопроизводство), 44-го (вживление волос; парикмахерские; салоны красоты; санитарное обслуживание; консультации по вопросам фармацевтики) классов МКТУ на имя общества "Амальгама Люкс".

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA", выполненное оригинальными буквами разных алфавитов, отнесенных к кириллице и латинице.

Общество "Мирролла" обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированным его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом принято решение от 01.10.2015, которым возражение удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 328829 признано недействительным полностью, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, как указывающего на состав и свойства одной части товаров, содержащих сульсен, и требованиям пункта 3 статьи 6 того же Закона, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих сульсен.

Общество "Амальгама Люкс", полагая, что указанное решение нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Заявление рассмотрено судом первой инстанции по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, оснований для признания его недействительным не имеется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены в силу следующего.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.12.2004) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя Закон о товарных знаках и Правила N 32.

В соответствии с абзацами первым, третьим и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и (или) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Как следует из абзаца третьего подпункта 2.3.2.2 Правил N 32, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 Правил N 32 к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу абзацев первого и второго пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о том, что согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников сульсен - это лекарственный препарат (международное непатентованное наименование - Selenium sulfide, селена сульфид) в виде пасты или мыла, который применяется при лечении себореи волосистой части головы.

Данный препарат был зарегистрирован 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" (международное непатентованное наименование - селена сульфид) на имя закрытого акционерного общества "Биологические исследования и системы".

В Государственный реестр лекарственных средств в 1974 году под N 74/614/22 была включена "сульсена паста" в качестве антисептического средства, имеющего такое же международное непатентованное наименование (селена сульфид).

Какие-либо изменения в Государственный реестр лекарственных средств на момент рассмотрения возражения внесены не были.

В свою очередь, при сохранении актуальности соответствующих записей, в том числе на дату подачи возражения и дату рассмотрения дела судом первой инстанции, для рассматриваемого дела не имеет правового значения, производилась ли фактически продукция, в состав которой входила названная фармацевтическая субстанция.

Судом также установлено, что фармацевтическая субстанция под наименованием "сульсен" в качестве средства для лечения себореи и соответствующие лекарственные формы этого средства (паста сульсена, мыло сульсеновое) получили широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака среди советских и позже российских потребителей; в условиях существовавшей в СССР государственной системы разработки и регистрации лекарств лекарственный препарат под наименованием "сульсен" в течение десятилетий одновременно производился многими отечественными предприятиями и широко применялся в медицинской практике, в результате чего стал весьма известным как среди специалистов, так и среди потребителей.

Установив, что оспариваемый товарный знак является сходным с наименованием вышеуказанного фармацевтического препарата "сульсен", которое в соответствии с правилами транслитерации транслитерируется буквами латинского алфавита как "sulsen", Роспатент и суд пришли к обоснованному выводу о том, что оспариваемый товарный знак отличается от наименования данной фармацевтической субстанции "сульсен" ("sulsen") всего лишь одним конечным звуком ("sulsena" - "sulsen") и указывает на наличие в составе соответствующих товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначен данный товарный знак, фармацевтической субстанции "сульсен" и присущих ей соответствующих полезных свойств, позволяющих предупреждать и лечить себорею.

Совокупность указанных обстоятельств позволила суду первой инстанции признать обоснованным вывод административного органа о том, что спорное обозначение, как указывающее на состав и свойства товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, не соответствует требованиям абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении таких товаров, содержащих сульсен.

В отношении товаров, не содержащих сульсен, суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств иных товаров, то есть является не соответствующим требованиям абзаца второго пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении этих товаров.

При этом суд учитывал преюдициальное значение для настоящего спора обстоятельств, установленных вступившими в законную силу решениями Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2015 по делу N СИП-18/2015 и от 17.03.2016 по делу N СИП-679/2015.

В качестве обстоятельств, не требующих доказывания, суд признал следующие обстоятельства: сульсен - это лекарственное средство в виде пасты или мыла, которое применяется при лечении себореи волосистой части головы; данное средство было зарегистрировано 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" (в настоящее время лицом, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, является закрытое акционерное общество "Биологические исследования и системы"), а приказом Министерства здравоохранения СССР от 09.07.1974 N 614 "Об утверждении списка лекарственных средств, разрешенных для медицинского применения" в соответствующий список была включена "паста сульсена" в качестве лекарственной формы сульсена, применяемой при себорее; сульсен включен в Общероссийский классификатор продукции, утвержденный постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.12.1993 N 301, и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулирования и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст; наименования "сульсен", "сульсена", "сульсеновое" неоднократно использовались в научно-популярной и учебной литературе, выпускавшейся значительными тиражами.

Суд первой инстанции также признал преюдициальный характер и в отношении установленных в названных делах обстоятельств, обуславливающих заинтересованность общества "Мирролла" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака общества "Амальгама Люкс", что общество "Мирролла" является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "Mirrolla SULSEN" по свидетельству Российской Федерации N 411242, а также иных товарных знаков по свидетельствам N 328397, 328618, 376821, 416201, 497289, зарегистрированных в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, и производителем косметических средств, в том числе однородных соответствующим товарам 5-го класса МКТУ.

Также указанными судебными актами установлено отсутствие приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен".

В частности, установлено, что обозначение "СУЛЬСЕНА" или "SULSENA" не является общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации, том числе на территории Республики Крым, поскольку наличие товарного знака по свидетельству Украины N 45294 не подтверждает использование и приобретение различительной способности товарного знака на территории Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции, делая выводы об отсутствии приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен" на дату приоритета спорного товарного знака и о заинтересованности общества "Мирролла" в подаче возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, вопреки доводам, содержащимся в кассационной жалобе, правильно применил часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции правомерно исходил из того, что преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы общества "Амальгама Люкс" о неправильном применении процессуальных норм о преюдиции, мотивированные тем, что анализируемые дела имеют различные основания возникновения и иную доказательственную и материально-правовую базу.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда.

Таким образом, для целей применения указанной нормы права определяющим является совпадение (полностью или частично) субъектного состава участников обоих споров и установление юридических фактов и правоотношений вступившим в законную силу судебным актом. При этом для преюдициальной связи судебных актов не имеют определяющего значения как различия в основаниях возникновения правоотношений, так и различия в составе доказательств.

Не усматривая нарушения норм процессуального права при установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и применении судом норм материального права к установленным судом обстоятельствам, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Судом первой инстанции в настоящем деле не было установлено иных фактов, опровергающих сделанные при аналогичных обстоятельствах выводы судов по делам N СИП-18/2015 и СИП-679/2015 о заинтересованности общества "Мирролла" и отсутствии приобретенной различительной способности у обозначения "сульсен".

При этом суд учитывал, что принципиальным отличием в правовой позиции общества "Амальгама Люкс" по настоящему делу является довод о приобретении спорным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 328829 различительной способности на дату подачи обществом "Мирролла" возражения в Роспатент.

В связи с этим судом были исследованы доказательства, представленные обществом "Амальгама Люкс" в обоснование довода о приобретении спорным товарным знаком различительной способности на дату подачи обществом "Мирролла" возражения в Роспатент.

Суд установил, что представленные обществом "Амальгама Люкс" в Роспатент и в суд соответствующие документы не доказывают приобретение товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 328829 различительной способности, а также формирование устойчивой связи в глазах потребителя между спорным обозначением "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" и обществом "Амальгама Люкс".

Предметом оценки суда были и заключения социологической экспертизы от 08.10.2015 N 200-2015 и от 13.05.2016 N 93-2016 и N 94-2016, которые судом оценены критически.

Представленное обществом "Амальгама Люкс" заключение социологической экспертизы от 13.05.2016 N 93-2016 обоснованно не принято судебной коллегией в качестве единственного и бесспорного доказательства, свидетельствующего о наличии или отсутствии сходства до степени смешения между теми или иными обозначениями.

В связи с непредоставлением опросных листов, у суда первой инстанции отсутствовала возможность убедиться в достоверности проведенного исследования, в то время как Роспатентом и третьими лицами достоверность данных этого опроса оспаривалась.

В связи с этим суд пришел к обоснованному выводу, что результаты соцопросов не имеют доказательственного значения в вопросе приобретения различительной способности спорным товарным знаком в отношении конкретных товаров на момент подачи возражения третьим лицом и не могли повлиять на соответствующие выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что наличие товарного знака "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины N 45294, пусть даже признанного хорошо известным в Украине, в состав которой до 21.03.2014 входила Автономная Республика Крым, не подтверждает приобретение различительной способности товарного знака на территории Российской Федерации.

В отношении довода общества "Амальгама Люкс" о неприменении судом подлежащих применению в настоящем деле пункта 2.1 Рекомендаций президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В силу частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции является нарушение либо неправильное применение норм материального права, под которым понимается: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона.

Пунктом 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 58 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов" к нормативным правовым актам отнесены акты, принятые органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, содержание которых составляют правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на неоднократное применение и влекущие юридические последствия для неопределенного круга лиц, либо нормы, которыми вводятся в действие, изменяются или отменяются действующие правовые нормы.

Между тем положения Рекомендаций, в том числе те, с которыми общество "Амальгама Люкс" связывает незаконность обжалуемого решения суда первой инстанции, не содержат обязательных для исполнения органами, осуществляющими публичные полномочия, и их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц.

Кроме того, Рекомендации не зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации и не опубликованы в установленном порядке. При этом, как отмечено в абзаце пятом пункта 6.2 названного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, акты, не прошедшие государственную регистрацию (если такая регистрация является обязательной) и (или) не опубликованные в предусмотренном порядке, не влекут правовых последствий как не имеющие юридической силы и не могут регулировать соответствующие правоотношения независимо от выявления указанных нарушений в судебном порядке.

Таким образом, содержащийся в кассационной жалобе довод о необходимости отмены судебного акта в связи с неприменением Рекомендаций по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно неприменение закона, подлежащего применению, является несостоятельным, поскольку Рекомендации не являются законом или иным нормативным правовым актом.

Вместе с тем судом первой инстанции правильно к установленным им обстоятельствам применены соответствующие положения Закона о товарных знаках и Правил N 32.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает нарушения норм материального права, которое, по мнению общества "Амальгама Люкс", состоит в применении судом к спорным правоотношениям устаревших нормативных актов и неприменении Технического регламента, поскольку этот нормативный акт, как и акты, которые использовали Роспатент и суд в обоснование описательного характера спорного обозначения, не регулируют вопросы, относящиеся к настоящему делу.

В связи с этим использование или неиспользование таких актов, которые по своему характеру для целей рассмотрения настоящего спора служат лишь источником определенной информации, не является применением или неприменением закона.

В то же время положения Технического регламента о запрете российским производителям косметической продукции против перхоти с конца 2011 года указывать наименование действующего компонента "сульсен" и обязанности указывать наименование действующего компонента "Дисульфид селена" (Selenium disulphide) либо "Селена сульфид" (Selenium sulfide) как не имеющие отношение к вопросу о различительной способности средств индивидуализации не могут порочить выводы Роспатента и суда об описательном характере обозначения "сульсен" и отсутствии приобретенной различительной способности у этого обозначения.

В кассационной жалобе общество "Амальгама Люкс" ссылается на неправильное применение судом норм материального права (абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 и абзаца седьмого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, абзаца второго подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, части "С" статьи 6.quinquies Парижской конвенции), а также игнорирование правовой позиции о действии исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки, в том числе на товарные знаки, представляющие собой широко применявшиеся ранее в коммерческом обороте наименования, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2001 N 287-О.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Суд первой инстанции при проверке законности решения Роспатента признал обоснованными выводы Роспатента об описательном характере товарного знака "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" и соответственно установленным по делу фактическим обстоятельствам применил абзац четвертый пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. При этом суд, учитывая положения абзаца второго подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, который согласуется с частью "С" статьи 6.quinquies Парижской конвенции, не установил обстоятельств приобретения спорным товарным знаком различительной способности как на дату приоритета знака, так и на дату подачи возражения, что являлось бы основанием для применения нормы абзаца седьмого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Таким образом, с учетом того, что нормы права применяются судом не произвольно, а в соответствии с характером правоотношения к установленным по делу обстоятельствам, доводы общества "Амальгама Люкс" о неправильном применении судом норм международного и национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также неучете правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации являются несостоятельными.

В связи с изложенным выводы суда первой инстанции о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Содержащийся в кассационной жалобе довод о том, что суд первой инстанции не дал соответствующую оценку доказательствам, указывающим на злоупотребление третьим лицом правом на подачу возражения, подлежит отклонению, поскольку на страницах 27-28 обжалуемого решения суд привел аргументацию, обосновывающую выводы об отсутствии в действиях общества "Мирролла" признаков злоупотребления правом. Несогласие общества "Амальгама Люкс" с этими выводами не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не находит обоснованными и доводы общества "Амальгама Люкс" о нарушении судом норм процессуального права и принципов судопроизводства, поскольку суд с учетом предмета спора, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и имеющихся в деле доказательств установил необходимую и достаточную совокупность обстоятельств для правильного разрешения спора.

Довод общества "Амальгама Люкс" об избирательном подходе суда при оценке преюдициального характера судебных актов является несостоятельным в связи со следующим.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2014 по делу N СИП-78/2014 установлены обстоятельства, обуславливающие заинтересованность общества "Мирролла" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328829 в отношении товаров 3-го класса МКТУ вследствие его неиспользования, но в то же время суд установил обстоятельства, свидетельствующие об использовании указанного товарного знака обществом "Амальгама Люкс".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу N СИП-626/2014 суд не установил недобросовестной конкуренции в действиях общества "Амальгама Люкс", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 328829 и N 375705.

Приведенные обстоятельства установлены судом исходя из предмета доказывания по указанным делам как необходимые для правильного разрешения дела.

Вместе с тем для целей приобретения различительной способности товарным знаком необходимо доказать не просто его использование для определенных товаров, а интенсивность и длительность такого использования и другие обстоятельства, свидетельствующие о том, что товарный знак ассоциируется у потребителей с конкретным лицом.

Ссылку общества "Амальгама Люкс" на противоречие доводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении, его же доводам, изложенным в решениях от 10.10.2008 и от 24.03.2009, президиум Суда по интеллектуальным правам признает необоснованной, поскольку выводы, сделанные в указанных решениях, относились к иному товарному знаку и названные решения Роспатента были приняты по результатам рассмотрения соответствующих возражений иных лиц, на основании иной доказательственной базы, о чем суд первой инстанции в обжалуемом решении также указал.

В связи с изложенным президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, которые могли бы привести к принятию неправильного решения.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемого судебного акта в любом случае, президиумом Суда по интеллектуальным правам также не установлено.

В силу положений частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2016 по делу N СИП-678/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

С.М. Уколов

С.П. Рогожин