Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2016 г. по делу N СИП-496/2016 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения уполномоченного органа об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель, поскольку приведенные заявителем доводы не опровергают соответствие спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2016 г. по делу N СИП-496/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2016 г.

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чесноковой Е.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Свердловской области (судья Пенькин Д.Е., секретарь судебного заседания Павлова С.С.), заявление общества с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИКА" (ул. Шефская, 1Б, г. Екатеринбург, 620137, ОГРН 1136686021647) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 08.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 17.11.2015 против выдачи патента Российской Федерации N 74904 на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Производственно-коммерческая фирма "Медфарм" (пер. Калиновский, д. 5, г. Екатеринбург, 620017, ОГРН 1026602342678).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИКА" - Кустинский Н.Ю. (по доверенности от 11.11.2015 N 06/11);

от Роспатента - Сенчихин М.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-593/41);

от закрытого акционерного общества "Производственно-коммерческая фирма "Медфарм" - Шахова Г.Н. (по доверенности от 19.08.2015).

Представители Кустинский Н.Ю. и Шахова Г.Н. принимают участие в судебном заседании посредством систем видеоконференц-связи.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИКА" (далее - общество "ПЛАСТИКА") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 08.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 17.11.2015 против выдачи патента Российской Федерации N 74904 на полезную модель "Пакет для медицинских отходов".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Производственно-коммерческая фирма "Медфарм" (далее - общество "Медфарм").

В обоснование заявления общество "ПЛАСТИКА" указывает, что поводом для подачи возражения против предоставления правовой охраны названной полезной модели стало злоупотребление обществом "Медфарм" своим правом, выразившееся в ограничении последним конкуренции на рынке изделий для утилизации медицинских отходов в Свердловской области путем подачи в Арбитражный суд Свердловской области искового заявления о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании компенсации.

Как полагает заявитель, спорная полезная модель не представляет собой какого-либо уникального технического решения, не известного из уровня техники на 26.02.2008 (дата приоритета названной полезной модели), в связи с этим не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Данный довод обоснован тем, что, по мнению общества "ПЛАСТИКА", существенные признаки спорной полезной модели "снабженный средством герметизации" и "на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах" никоим образом не влияют на технический результат "обеспечение надежности сохранения информации об отходах, содержащихся в пакете".

При этом общество "ПЛАСТИКА" отмечает, что средство герметизации имеет иное предназначение - обеспечение непроникаемости для газов и жидкостей поверхностей и мест соединения деталей, то есть решает другую задачу, что нарушает требование единства полезной модели, сформулированное в пункте 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила ПМ).

В свою очередь, внесение информации об отходах - это обязанность медицинских работников, использующих пакеты для медицинских отходов, в связи с чем надежность сохранения такой информации, как считает заявитель, полностью зависит от соответствующего медицинского работника, используемого им для нанесения этой информации красящего вещества. Наличие же на пакете какого-либо определенного выделенного для внесения информации пространства, по мнению заявителя, никак не влияет на сохранность информации об отходах.

Ссылаясь на пункт 2.2 и подпункт 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, общество "ПЛАСТИКА" отмечает, что то, куда конкретно будет нанесена информация о медицинских отходах (в специально напечатанное поле; на бумажный ярлык; на специальную наклейку или написана на свободном месте) никак не влияет на функционирование самого пакета и утилизацию отходов. С учетом этого заявитель полагает, что наличие на пакете информационного поля для размещения информации об отходах имеет лишь одно назначение - удовлетворение эстетической потребности в виде внесения информации в строго определенное поле.

Заявитель полагает, что Роспатент не принял во внимание его довод об отсутствии взаимосвязи между названным техническим результатом и размещением на пакете информационного поля.

Также, по мнению общества "ПЛАСТИКА", вопреки выводу Роспатента, особое мнение общества "ПЛАСТИКА" содержит дополнительное указание на наличие в перечисленных в возражении источниках информации совокупности первых двух признаков независимого пункта формулы спорной полезной модели.

Кроме того, заявитель ссылается на то, что вся совокупность существенных признаков спорной полезной модели содержится в известных до даты ее приоритета патентных документах PCT N WO 2004/006970 и EP N 0317074.

В отзыве на заявление Роспатент не согласился с доводами общества "ПЛАСТИКА", полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Заинтересованное лицо отмечает, что заявителем не оспаривается вывод о неизвестности из представленных в возражении источников информации признака "на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах", заявитель указывает на несущественность данного признака в связи с отсутствием причинно-следственной связи этого признака с техническим результатом.

Как полагает Роспатент, указанный признак является характеристикой конструктивного элемента спорной полезной модели. Технический результат "обеспечение надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете" достигается благодаря тому, что информационное поле выполнено непосредственно на наружной поверхности пакета, что снижает риск потери информации об отходах.

С учетом этого заинтересованное лицо считает, что вопреки доводам заявителя в описании к спорному патенту подтверждено влияние признака, касающегося выполнения информационного поля непосредственно на наружной поверхности пакета, на возможность получения технического результата, в связи с чем он является существенным, а спорная полезная модель, в свою очередь, отвечает условию патентоспособности "новизна".

Также Роспатент указал на то, что доводы о несоответствии спорной полезной модели требованию единства и отсутствии "новизны" по отношению к патентным документам PCT N WO 2004/006970 и EP N 0317074 отсутствовали в возражении общества "ПЛАСТИКА", поданном в Роспатент, в связи с чем данные доводы не относятся к настоящему делу, а являются основанием для подачи нового самостоятельного возражения. Поскольку спорный патент не оспаривался по данным мотивам, то в соответствующей части обществом "ПЛАСТИКА" не был соблюден административный порядок урегулирования спора. При таких обстоятельствах названные доводы, по мнению Роспатента, не могут быть приняты судом во внимание и положены в основу решения.

Общество "Медфарм" в отзыве на заявление также не согласилось с доводами общества "ПЛАСТИКА", полагая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным.

Как отмечает общество "Медфарм", из заявления не усматривается какие законы или иные нормативные акты, а также какие права и законные интересы общества "ПЛАСТИКА" были нарушены оспариваемым решением Роспатента.

Третье лицо считает, что Роспатент исследовал доводы заявителя, изложенные им в возражении, и отклонил их, сделав обоснованный вывод о существенности признака, связанного с наличием на пакете информационного поля.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представители Роспатента и третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных требований, выступили по доводам, изложенным в отзывах.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 74904 на полезную модель "Пакет для медицинских отходов" выдан по заявке N 2008107497 с приоритетом от 26.02.2008 на имя общества "Медфарм" и действует со следующей формулой:

"1. Пакет для медицинских отходов, выполненный из пленочного материала, снабженный средством сохранения герметизации, отличающийся тем, что на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах.

2. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен из полиэтилена низкого давления.

3. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что с боковых сторон пакет выполнен с боковыми загибами.

4. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен одноразовым.

5. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что информационное поле выполнено методом печатания.

6. Пакет по п. 2, отличающийся тем, что информационное поле выполнено несмываемой краской.

7. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен из комбинированного пленочного материала.

8. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что материал пакета, информационное поле выполнены устойчивыми к воздействию внешних факторов.".

В Роспатент 17.11.2015 поступило возражение общества "ПЛАСТИКА" против предоставления правовой охраны названной полезной модели, мотивированное несоответствием этой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В возражении отмечено, что признак "на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах" независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту является несущественным, т.к. не имеет причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом "обеспечение надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете". Также в возражении указано, что все существенные признаки пакета для медицинских отходов по ГОСТ 12302-83 (утвержден и введен в действие 19.01.1983) и СанПин 2.1.7.728-99 (введен в действие 22.03.1999) "совпадают" с существенными признаками пакета для медицинских отходов по оспариваемому патенту.

В отношении признаков из зависимых пунктов формулы, характеризующих устройство по оспариваемому патенту, в возражении указывается, что признаки зависимых пунктов 2, 3, 7 являются несущественными, т.к. не имеют причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом и известны из ГОСТ 12302-83; признаки зависимого пункта 4 являются несущественными, т.к. не имеют причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом и известны из ГОСТ 17527-86 (введен в действие 01.01.1988); признаки зависимых пунктов 5, 6, 8 являются существенными.

По результатам рассмотрения возражения общества "ПЛАСТИКА" 08.07.2016 Роспатентом принято оспариваемое решение, которым в удовлетворении возражения отказано, патент Российской Федерации N 74904 на полезную модель "Пакет для медицинских отходов" оставлен в силе.

Решение Роспатента мотивировано тем, что выполнение информационного поля непосредственно на наружной поверхности пакета является существенным признаком. Наличие информационного поля, выполненного непосредственно на наружной поверхности пакета, снижает риск потери информации об отходах в отличие от ближайшего аналога, указанного в описании по оспариваемому патенту, в котором информация об отходах размещалась на бирке, закрепленной на стяжке и подверженной отрыву при транспортировке. При этом данный признак отсутствует в каждом из решений по ГОСТ 12302-83 и СанПин 2.1.7.728-99. Также Роспатентом отмечено, что ГОСТ 17527-86 был представлен в подтверждение известности признаков зависимого пункта 4, а патент RU 42509 (опубликован 10.12.2004) был представлен для сведения в качестве источника информации, описывающего ближайший аналог, указанный в описании к оспариваемому патенту.

С учетом изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Общество "ПЛАСТИКА", полагая, что данное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорной полезной модели (26.02.2008), правовая база для проверки ее патентоспособности включает ГК РФ и Правила ПМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 этого Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно описанию к спорной полезной модели недостатком известной полезной модели по патенту Российской Федерации N 42509 (ближайшего аналога) является то, что информация о происхождении отходов, классе отходов и т.п. размещена на бирке, которая крепится к стяжке. В процессе транспортировки бирка может оторваться, в этом случае невозможно будет идентифицировать класс отходов, их происхождение, что может привести к ошибкам при утилизации или захоронении отходов, что недопустимо, т.к. речь идет о медицинских отходах.

Задача, решаемая предлагаемой полезной моделью - обеспечение надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете, которая решается тем, что в пакете для медицинских отходов, выполненным из пленочного материала, снабженным средством сохранения герметизации, согласно полезной модели на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах.

В описании также отмечено, что сведения об отходах заносятся оператором непосредственно на пакет и, следовательно, эта информация становится неотделимой от пакета. Таким образом, устраняется риск потери этой информации.

Из анализа описания к спорной полезной модели следует, что на достижение заявленного технического результата влияет определенное выполнение информационного поля, которое ввиду его размещения на наружной поверхности самого пакета придает внесенной в него информации о медицинских отходах свойство неотделимости от этого пакета, что делает невозможным ее утрату с точки зрения степени надежности ее прикрепления к соответствующему пакету для медицинских отходов.

При этом такие способы, как нанесение информации на бумажный ярлык или наклейку, не гарантируют аналогичной степени ее сохранности, поскольку существует угроза утраты информации в случае отрыва ее носителя от пакета с медицинскими отходами.

Также судебная коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что надежность сохранения информации о медицинских отходах полностью зависит от соответствующего медицинского работника, используемого им для нанесения этой информации красящего вещества, поскольку медицинские работники осуществляют внесение необходимой информации в соответствующее место, то есть осуществляют фиксацию необходимых данных. Используемое медицинскими работниками для нанесения информации красящее вещество также влияет на сохранность информации (поскольку запись может быть стерта, удалена), однако это не исключает влияния на сохранность информации и "способа закрепления" на пакете для медицинских отходов этой информации (специальное информационное поле, неотделимое от пакета).

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что признак "на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах" независимого пункта формулы спорной полезной модели является существенным, поскольку находится в прямой причинно-следственной связи с техническим результатом - "обеспечение надежности сохранения информации об отходах, содержащихся в пакете".

Иные доводы, приведенные обществом "ПЛАСТИКА" в заявлении, поданном в суд, не могут быть приняты во внимание судом, поскольку, как правильно отмечено Роспатентом в отзыве, они не были заявлены в возражении и не являлись предметом рассмотрения Роспатента, в связи с чем не могут свидетельствовать о неправомерности решения Роспатента от 08.07.2016, что не оспаривается обществом "ПЛАСТИКА". Вместе с тем данные доводы могут быть заявлены обществом "ПЛАСТИКА" при подаче самостоятельного возражения.

Довод о злоупотреблении обществом "Медфарм" правом также не обоснован, поскольку третье лицо осуществляет защиту принадлежащих ему исключительных прав предоставленными законом способами.

С учетом изложенного, коллегия судей приходит к выводу о том, что приведенные заявителем доводы не опровергают соответствие спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна", а, следовательно, оспариваемое решение Роспатента не нарушает права и законные интересы общества "ПЛАСТИКА" в сфере предпринимательской деятельности.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИКА" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин