Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2016 г. по делу N СИП-213/2015 Суд признал незаконным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны изобретению, поскольку нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента носит существенный характер, не позволивший всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2016 г. по делу N СИП-213/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2017 г. N С01-163/2016 по делу N СИП-213/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шовть Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" (пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления открытого акционерного общества "Электрощит", г. Самара, 443048, ОГРН 1036300227787) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, кор. 1, 125993, ОГРН 1047730015200) от 10.02.2015, с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, гражданина Степанова Дмитрия Юрьевича (г. Самара), при участии в судебном заседании: от заявителя - Косунов О.А. (доверенность от 08.08.2016 N 60807); от Роспатента - Сенчихин М.С. (доверенность от 22.07.2016); от третьего лица - Чеботарев А.В. (доверенность от 13.10.2015), установил:

закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 10.02.2015, которым в удовлетворении возражения от 24.02.2014 против предоставления правовой охраны изобретению "Устройство для защиты от феррорезонансных перенапряжений литых трансформаторов напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью" по свидетельству Российской Федерации N 2297705 отказано.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен гражданин Степанов Дмитрий Юрьевич - патентообладатель (далее - Степанов Д.Ю., патентообладатель).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016 решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В судебном заседании представитель общества, не оспаривая выводы Роспатента о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", указал, что Роспатентом сделан неверный вывод о существенности таких признаков изобретения, как:

- соединение группы трансформаторов по использованной в патенте схеме "звезда";

- с литой изоляцией (трансформаторы типа НОЛ (трансформатор напряжения однофазный с литой изоляцией) выполнены все четыре трансформатора.

Кроме того Роспатентом не рассмотрено возражения в полном объеме (в частности на соответствие признака "с литой изоляцией (трансформаторы типа НОЛ) выполнены все четыре трансформатора" критерию "изобретательский уровень").

Представитель Роспатента возражал против заявленных требований по основаниям, ранее изложенным в отзыве и дополнительно представленным письменным пояснениям.

Представитель Степанова Д.Ю. также возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве. Так же Степановым Д.Ю. ранее было заявлено о взыскании с общества судебных расходов в размере 157 417 рублей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, выполнив указания суда кассационной инстанции, суд пришёл к выводу о наличие оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2297705 на изобретение "Устройство для защиты от феррорезонансных перенапряжений литых трансформаторов напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью" выдан по заявке N 2005128157 с приоритетом от 12.09.2005, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя гражданина Степанова Юрия Александровича.

В настоящее время правообладателем патента Российской Федерации N 2297705 является Степанов Дмитрий Юрьевич.

Патент Российской Федерации N 2297705 был выдан с формулой изобретения, содержащий один независимый пункт, в следующей редакции:

"Устройство для защиты от феррорезонансных перенапряжений литых трансформаторов напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью, отличающееся тем, что обмотки трех однофазных трансформаторов напряжения типа НОЛ соединяются в звезду, причем объединенные нулевые выводы XYZ обмоток высокого напряжения (ВН) и клеммы к которым они присоединяются должны выдерживать испытательное напряжение этих обмоток, причем между нулевым выводом этих трансформаторов и землей подключается первичная обмотка четвертого трансформатора напряжения типа НОЛ, вторичная обмотка которого используется для подключения реле контроля изоляции сети с изолированной нейтралью.".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обществом 24.02.2014 подано возражение, мотивированное не соответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

В подтверждение данных доводов в возражении были указаны следующие источники информации:

- Степанов Ю.А., Степанов Д.Ю., "Оптимизация измерительного комплекса учета электрической энергии и релейной защиты", М.: Энергоатомиздат, 1998, стр. 3, 44-47 (далее - книга Степанова Ю.А., Степанова Д.Ю., [1]);

- авторское свидетельство SU 1319158, опубликованное 23.06.1987 (далее - авторское свидетельство SU 1319158, [2]);

- Степанов Ю.А., "Трансформаторы напряжения контроля изоляции 6-10 кВ. Сравнительный анализ моделей", "Новости электротехники", N 6 (24), 2003 (далее - журнал, [3]);

- сведения о государственной регистрации НАМИТ-10-2 (далее - [4]);

- Руководство по эксплуатации и паспорт "Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный НАМИ-10-95 УХЛ2", 2004 (далее - Руководство по эксплуатации и паспорт, [5]);

- Протокол испытаний измерительного антирезонансного трансформатора напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 на стойкость при дуговых однофазных замыканий на землю, 1999 (далее - Протокол испытаний, [6]);

- сведения о государственной регистрации НАМИТ-10-95УХЛ2 (далее - [7]);

- ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия" (далее - ГОСТ 1983-2001, [8]);

- Заключение судебной экспертизы от 17.12.2012 по гражданскому делу N 2-1582/12 (далее - заключение судебной экспертизы, [9]);

- Решение суда по делу N 2-14/13 от 25.01.2013 (далее - Решение суда, [10]);

- Решение суда по делу N 33-3138/2013 от 03.04.2013 (далее - Решение суда, [11]);

- "Защита трансформаторов напряжения в сетях 3-35 кВ. Необходимо изменить режим заземления нейтрали", "Новости электротехники", N 5 (23), 2003 (далее - журнал, [12]);

- Фишман В., "Трансформаторы напряжения. Способы устранения феррорезонансных явлений", "Новости электротехники", N 6 (66), 2010 (далее - статья Фишмана B.C., [13]);

- Лавров Ю., Лаптев О., "Современные антирезонансные трансформаторы напряжения", "Новости электротехники", N 5 (59), 2009 (далее - статья Лаврова Ю., Лаптева О., [14]);

- Зихерман М., "Трансформаторы напряжения для сетей 6-10 кВ. Причины повреждаемости", "Новости электротехники", N1 (25), 2003 (далее - статья Зихермана М., [15]);

- сведения о государственной регистрации ЗНОЛ-06 (далее - [16]);

- сведения о государственной регистрации ЗНОЛП (далее - [17]);

- сведения о государственной регистрации ЗНОЛ.06 (далее - [18]);

- Технический каталог Свердловского завода трансформаторов тока, 1998, стр. 8 (далее - Технический каталог, [19]);

- "Политехнический словарь", под ред. Артоболевского И.И., М., "Советская энциклопедия", 1976, стр. 530 (далее - Политехнический словарь, [20]);

- сведения о государственной регистрации НАМИ-35 УХЛ1 (далее - [21]);

- патент РФ 6268, опубликован 16.03.1998 (далее - патент РФ 6268 [22]).

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято оспариваемое решение, которым правовая охрана патента Российской Федерации N 2297705 на изобретение "Устройство для защиты от феррорезонансных перенапряжений литых трансформаторов напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью" оставлена в силе.

Полагая, что данное решение является недействительным, нарушает права и законные интересы общества, оно обратилось в суд с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая дату обращения с настоящим заявлением, а также отсутствия каких-либо возражений в данной части со стороны административного органа, суд полагает, что срок на обращение в суд заявителем соблюдён.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено, что юридически значимые действия, совершены Роспатентом в рамках своих полномочий, закреплённых статьёй 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Исходя из пояснений заявителя решение Роспатента не обжалуется в части соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", поэтому судом проверяются доводы лишь в части несоответствия спорного изобретения критерию "изобретательский уровень". При проверке оспариваемого решения Роспатента в этой части на соответствие законам и иным нормативно правовым актам судом установлено следующее.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Таким образом, Роспатент верно исходил из того, что с учётом даты приоритета спорного изобретения (12.09.2005) по патенту Российской Федерации N 2297705, правовая база для оценки патентоспособности заявленного в качестве изобретения решения включает в себя Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В силу подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

При рассмотрении настоящего дела в рамках проверки доводов общества о несоответствии изобретения по патенту N 2297705 условию патентоспособности "изобретательский уровень" и, как следствие, о несоответствии закону оспариваемого решения Роспатента в данной части, судом установлено следующее.

Роспатентом в оспариваемом решении указано что из источников информации (1)-(3), (8), (22) не известны следующие признаки формулы изобретения по патенту N 2297705:

соединение группы трансформаторов по использованной в патенте схеме "звезда";

с литой изоляцией (трансформаторы типа НОЛ) выполнены все четыре трансформатора.

Пунктом 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) установлено, что возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

При этом Роспатент оставил без исследования и анализа доводы общества о том, что признак "литая изоляция" всех трансформаторов не является существенным, так как не влияет на достижения технического результата: повышение надежности работы литых трансформаторов напряжения и эффективности учета электрической энергии.

Однако Роспатентом не учтено следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности,

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

В то же время как указано в оспариваемом решении, что из источников информации (15), (8) известно выполнение однофазных трансформаторов типа НОЛ (слитой изоляцией) и объединение их в группу по типу "звезда". При этом наличие в схеме четвертого трансформатора также известно из источника (1). Но ни в оспариваемом решении, ни в отзыве Роспатента не содержится доказательств того, что использование трансформатора типа НОЛ вместо трансформатора типа НОМ (как в источнике (1)) будет достигаться заявленный в патенте технический результат.

Таким образом, Роспатентом в нарушение положений подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ и пункта 1 статьи 4 Патентного закона (пункт 2 статьи 1350 ГК РФ) не полно и необъективно рассмотрены материалы возражения общества.

Указанное обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, полагающего, что нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента носит существенный характер, не позволивший Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, также является самостоятельным основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным.

Такой правовой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29).

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи, с чем заявленные по делу требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Как разъяснено в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При обращении в суд с настоящим заявлением общество просило с целью восстановления своих прав и законных интересов признать недействительным патент Российской Федерации на изобретение N 2297705.

Между тем права и законные интересы не могут быть восстановлены таким способом, поскольку Роспатент не в полном объеме оценил оспариваемый патент на соответствие или несоответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень".

С учетом изложенного вывод о таком соответствии или несоответствии может быть сделан только при повторном рассмотрении Роспатентом возражения общества в этой части.

Суд полагает, что в целях восстановления прав и законных интересов заявителя следует обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.02.2014 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2297705.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов.

В связи с этим, поскольку судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления), расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов.

Таким образом, в связи с удовлетворением заявленных требований расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с Роспатента в пользу заявителя.

В виду удовлетворения заявленных требований в удовлетворении заявление третьего лица о взыскании судебных расходов следует отказать.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования закрытого акционерного общества "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2015 недействительным как несоответствующее статьям 1350 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение закрытого акционерного общества "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" от 24.02.2014 на патент Российской Федерации на изобретение N 2297705.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу закрытого акционерного общества "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина