Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2016 г. по делу N СИП-498/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку согласился с выводом административного органа об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2016 г. по делу N СИП-498/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 25 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Колесниковым А.А.,

при участии представителей: от заявителя - Сакулин А.В. (по доверенности от 31.03.2016), от Роспатента - Лебедева А.А. (по доверенности от 22.07.2016), от третьего лица - Лагунская А.В. (по доверенности от 15.10.2016),

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" (ул. Лесопарковая, д. 7, корп. А, оф. 19, г. Челябинск, 454126, ОГРН 1057408506275) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.07.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 560403, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" (далее - общество "Реал-Фрост") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением (с учетом уточнения заявленных требований) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 21.07.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 560403, как не соответствующего подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом к участию в деле привлечено открытое акционерное общество "Новосибирский хладокомбинат" (далее - общество "Новосибирский хладокомбинат", хладокомбинат).

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования в полном объеме. По мнению заявителя, изображение, нанесенное на упаковку мороженого, выпускаемого третьим лицом, сходно с изображением товарного знака заявителя. При этом заявитель ссылается на заключение патентного поверенного Лукиной Н.М., в соответствии с которым "товарный знак третьего лица является сходным до степени смешения с товарным знаком заявителя". Дополнительно заявитель отмечает, что имеющиеся отличия в изображениях не имеют принципиального значения, поскольку в целом могут восприниматься потребителями как товары одного производителя.

Кроме того, заявитель ссылается на результаты опросов общественного мнения среди жителей г. Челябинска и г. Новосибирска, свидетельствующих, по мнению общества "Реал-Фрост", о явном сходстве между изображениями, нанесенными на упаковки товаров заявителя и третьего лица, и значительной вероятности введения потребителей в заблуждение.

Заявитель также указывает на судебные акты по делам N А76-2339/2014 и N А76-28170/2014, в которых было установлено сходство сравниваемых обозначений, как на имеющие обязательный (преюдициальный) характер для Роспатента и для суда в настоящем деле.

Также заявитель полагает действия третьего лица по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560403 злоупотреблением правом с учетом осведомленности третьего лица на момент обращения в Роспатент за регистрацией спорного товарного знака о претензиях заявителя, а также с учетом судебных актов по делам N А76-2339/2014 и А76-28170/2014.

Заявитель отмечает, что спорный товарный знак не может использоваться правообладателем, поскольку судебным решением по делу N А76-2339/2014 пресечены действия ответчика по использованию спорного обозначения.

В судебном заседании представитель Роспатента против удовлетворения требования заявителя возражал по основаниям, изложенным в отзыве: считает оспариваемый ненормативный правовой акт соответствующим пункту 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия сходства до степени смешения между противопоставляемыми товарными знаками; не усматривает преюдициального значения указанных заявителем судебных актов для настоящего спора.

Представитель третьего лица в судебном заседании против удовлетворения заявления возражал по доводам, изложенным в отзыве на заявление, полагая решение Роспатента законным и обоснованным. По мнению третьего лица, спорные обозначения не сходны до степени смешения и не могут ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Дополнительно отмечает, что обстоятельства, установленные при рассмотрении дела N А76-2339/2014, не имеют преюдициального значения для настоящего дела, поскольку в указанном деле имели место другие обстоятельства.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, 22.12.2015 на имя общества "Новосибирский хладокомбинат" по заявке N 2013745833 был зарегистрирован товарный знак (свидетельство Российской Федерации N 560403, словесный элемент "МОРЖЕНОЕ" дискламирован) с приоритетом правовой охраны от 30.12.2013 в отношении следующих товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое, в том числе пломбир; порошки для мороженого; сорбет [мороженое].

В Роспатент 26.01.2016 поступило возражение заявителя против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, а именно: спорному товарному знаку противопоставлен товарный знак (словесный элемент "Торговая марка" дискламирован), зарегистрированный 13.01.2012 (свидетельство Российской Федерации N 451013) с приоритетом правовой охраны от 31.01.2011 в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, в том числе "йогурт замороженный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого".

Кроме того, заявитель в возражении указал, что решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по делу N А76-2339/2014, оставленным без изменения постановлениями Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 и Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014, установлен факт сходства до степени смешения упаковки мороженого "Дело в сливках" с противопоставленным товарным знаком. Указанные судебные акты имеют обязательную силу (статья 16 ГК РФ) для общества "Новосибирский хладокомбинат" и Роспатента, а регистрация спорного товарного знака ставит под сомнение судебные акты по вышеуказанному делу, а также делам N А76-28170/2015 и А45-19630/2015. Вступление в законную силу судебных актов по делам N А76-2339/2014 и А76-28170/2015 исключает возможность использования правообладателем спорного товарного знака, как следствие, утрачивает смысл его государственная регистрация.

Общество "Реал-Фрост" в возражении также обратило внимание на наличие в действиях общества "Новосибирский хладокомбинат" признаков злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), выразившегося в том, что заявка на регистрацию спорного товарного знака была подана последним при наличии претензий со стороны общества "Реал-Фрост", о которых хладокомбинат регистрирующий орган (Роспатент) не проинформировал.

Решением Роспатента от 21.07.2016 в удовлетворении данного возражения заявителю было отказано, правовая охрана спорного товарного знака третьего лица оставлена в силе. Основанием для принятия решения послужили выводы Роспатента об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 21.07.2016 противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ и статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, нарушает его права и законные интересы, общество "Реал-Фрост" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании указанного решения недействительным. Кроме того, в обоснование заявления общество "Реал-Фрост" указывает, что действия общества "Новосибирский хладокомбинат" по регистрации спорного товарного знака предприняты в обход закона и судебных решений от 22.04.2014 по делу N А76-2339/2014 и от 02.02.2015 по делу N А76-28170/2015, что противоречит статье 10 ГК РФ.

Суд, исследовав обстоятельства дела, оценив представленные в материалы дела доказательства, проанализировав пояснения принявших участие в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования заявителя и признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 данной статьи предусмотрено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Указанный трехмесячный срок на обжалование решения Роспатента заявителем не пропущен, что иными лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию решений по результатам их рассмотрения установлены нормами части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующим в деле, не оспариваются.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

Роспатентом и обществом "Новосибирский хладокомбинат" не оспаривается, что ревизируемый в рамках данного дела ненормативный правовой акт, которым отказано в удовлетворении возражения общества "Реал-Фрост", затрагивает права и законные интересы последнего.

С учетом даты подачи заявки N 2013745833 на регистрацию оспариваемого товарного знака (30.12.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания N 32 от 05.03.2003 (далее - Правила рассмотрения заявки).

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном названным Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в названном пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Однородность вышеперечисленных товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак третьего лица, товарам 29-го и 30-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак заявителя, сторонами не оспаривается и у суда сомнений не вызывает, ввиду очевидности данного обстоятельства.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил рассмотрения заявки).

Спорный и противопоставленный ему товарные знаки являются комбинированными.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Согласно пункту 6.3 Методических рекомендаций при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Спорный товарный знак выполнен в виде этикетки прямоугольной формы, в центральной части которой на фоне вытянутого по вертикали ромба белого цвета на трех строках друг под другом размещены словесные элементы "МОРОЖЕНОЕ", "ДЕЛО", "В СЛИВКАХ", выполненные темно-синим, голубым и красным цветом, соответственно. Словесные элементы "ДЕЛО В СЛИВКАХ" наложены на изобразительный элемент в виде пятна растекшейся жидкости белого цвета с голубым контуром. Все перечисленные элементы выполнены на фоне повторяющихся, равномерно распределенных по площади этикетки треугольников и размещенных между ними полос со словесным элементом "мороженое", выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Полосы со словесным элементом "мороженое" размещены в этикетке по горизонтали.

Треугольники примыкают к полосам таким образом, что в целом образуют ромб. Треугольники и полосы выполнены красным и синим цветами. При этом чередование цветовой гаммы происходит таким образом, что треугольники по вертикали и прямые линии по горизонтали образуют чередующиеся ряды красного и синего цвета.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение. В центральной части этикетки по вертикали четырежды изображена эмблема в виде пятиугольников, включающая изображение двух снеговиков и словесные элементы "РосФрост Торговая марка" (эмблема самостоятельно зарегистрирована в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 406483). Фон образуют геометрические фигуры в виде правильных пятиугольников, между которыми помещены треугольники большого и маленького размера. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, синем, красном, желтом, оранжевом, розовом, светло-лиловом цветовом сочетании.

Как указывалось выше, словесные элементы "МОРОЖЕНОЕ" в спорном товарном знаке и "Торговая марка" - в противопоставленном дискламированы при их регистрации.

Коллегия судей, оценив сопоставляемые обозначения с позиции рядового потребителя, пришла к выводу, что доминирующими элементами в сравниваемых товарных знаках являются их словесные элементы "ДЕЛО в СЛИВКАХ" (спорный товарный знак) и "РосФрост" (противопоставленный).

Указанные доминирующие элементы имеют принципиальные отличия с точки зрения произношения, семантики и визуализации, что исключает их сходство по фонетическому, семантическому и графическому критериям (подпункты "а"-"в" пункта 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки), что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Отличное мнение заявителя касается лишь изобразительных, а не словесных элементов.

Однако, вопреки мнению заявителя, коллегия судей соглашается с выводами Роспатента о том, что фоновые изображения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков являются вариациями широко известного орнамента, используемого с 60-х годов прошлого века для оформления молочной продукции, и вследствие этого не имеют вовсе либо имеют слабую различительную способность для товаров, указанных в регистрации сопоставляемых товарных знаков и относящихся к молочной продукции, в том числе "мороженое".

Соответствующий вывод Роспатента надлежащим образом мотивирован и подтверждается материалами настоящего дела, а также фактами многочисленных регистраций товарных знаков (например, по свидетельствам Российской Федерации N 437092, 458113, 257491, по международной регистрации N 1040641), имеющих более ранний приоритет по отношению к противопоставленному товарному знаку, эксплуатирующих ассоциации с советскими молочными продуктами (в том числе, мороженого).

При указанных обстоятельствах вывод Роспатента о том, что и на момент регистрации противопоставляемых товарных знаков указанное выше графико-колористическое решение оформления молочной продукции обладает сниженной способностью с точки зрения индивидуализации товаров конкретного производителя, представляется обоснованным и непротиворечивым с точки зрения практики регистрации Роспатентом подобных обозначений для молочной продукции.

Соответствующие выводы Роспатента соответствуют и правоприменительной практике, отраженной в пункте 6.3.4 Методических рекомендаций, согласно которому подлежит учету существование изобразительных элементов, часто использующихся в товарных знаках разными лицами, утратившие в связи с этим различительную способность (например, изображение земного шара, пятиконечной звезды).

В силу изложенного присутствие в комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для признания данных обозначений, сходными до степени смешения.

В связи с этим Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что включение в сравниваемые обозначения в качестве фоновой основы этикеток геометрических фигур сходного цвета не достаточно для вывода об ассоциировании обозначений в целом.

Таким образом, именно оригинальные элементы (в оспариваемом товарном знаке - словесный элемент "ДЕЛО в СЛИВКАХ", в противопоставленном - эмблема, зарегистрированная в качестве самостоятельного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 406483), несут основную индивидуализирующую функцию.

При этом Роспатентом также правомерно было принято во внимание, что набор геометрических фигур, используемых для составления фона в сопоставляемых товарных знаках, различен: треугольники, образующие ромбы, и треугольники различной величины в хаотичном сочетании с правильными пятиугольниками. В целом формируется принципиально иной характер восприятия фона: строгий - в оспариваемом знаке, и хаотичный - в противопоставленном.

Коллегия судей отклоняет ссылку заявителя на результаты опроса населения относительно сходства спорных обозначений с учетом того, что отсутствие опросных листов не позволяет оценить такое заключение на предмет достоверности результатов опроса. Более того, суд соглашается с доводом Роспатента об отсутствии репрезентативности у такого исследования ввиду незначительного количества респондентов и ограниченной географии опроса.

Кроме того, суд первой инстанции отклоняет ссылку заявителя на заключение патентного поверенного Лукиной Н.М., поскольку указанное заключение не является заключением судебной экспертизы в смысле статьи 54, 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации или мнением специалиста в смысле части 1.1 статьи 16, статей 54, 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

С учетом изложенного, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что сопоставляемые обозначения фонетически и семантически различны, а графическое сходство, обусловленное преимущественно близостью, но не тождеством цвето-графического решения фона, в данном конкретном случае имеет второстепенное значение при их восприятии, в связи с чем оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании изложенного, коллегия судей полагает правомерным вывод Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака по свидетельству N 560403 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы заявителя об обратном носят субъективный характер и не опровергают выводы уполномоченного регистрирующего органа и суда.

Аргумент заявителя о фактически преюдициальном значении обстоятельств, установленных в делах N А76-2339/2014 и А76-28170/2014, судом также отклоняется.

Так, в обоснование данного довода заявитель указывает, что на момент регистрации спорного товарного знака (22.12.2015) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по делу N А76-2339/2014, оставленное без изменения постановлениями Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 и Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014, обязательное для Роспатента в силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу приведенной процессуальной нормы преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания, но не те факты, установление которых имеет процессуальное значение. При этом, преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают преюдициальностью. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Правом опровержения установленных фактов обладает новое участвующее в деле лицо, не привлекавшееся к участию по ранее рассматриваемому делу, так как для него указанные факты не обладают преюдициальным значением.

Преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами, а не обстоятельство, которое должно быть установлено. При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, хотя и отраженные в судебном акте, могут не иметь преюдициального значения, если они не исследовались, не оценивались, не входили в предмет доказывания.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу о том, что довод заявителя о преюдициальном значении обстоятельств, связанных со сходством до степени смешения обертки мороженного, производившегося третьим лицом и обнаруженного заявителем в октябре 2013 года в розничной продаже, с противопоставленным товарным знаком заявителя, имеет право на существование. Однако указанное обстоятельство может иметь преюдициальное значение, освобождающее от необходимости доказывать сходство до степени смешения обертки мороженного, находившегося в гражданском обороте в 2013 году, и запрещает опровергать данное обстоятельство, только для заявителя и третьего лица.

В то же время утверждение (предположение) заявителя о тождестве обертки мороженого, выявление которого в розничной продаже послужило основанием для иска по делу N А76-2339/2014, со спорным товарным знаком носит сугубо декларативный характер и не нашло подтверждения в материалах настоящего дела.

В судебном заседании представитель заявителя, отвечая на вопрос суда, предположил, что данное обстоятельство не оспаривается иными лицами, участвующими в деле, однако представители Роспатента и третьего лица сообщили об отсутствии у них сведений об обертке мороженного, использовавшейся в 2013 году.

Кроме того, Роспатент, как лицо, не участвовавшее в рассмотрении дела N А76-2339/2014, не лишено права оспаривать наличие сходства до степени смешения сопоставляемых товарных знаков.

В то же время отсутствие преюдиции в случае участия в спорном отношении нового лица означает, что для такого лица факты, установленные судебным актом, не являются обязательными, но должны учитываться судом в силу положений статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал правовую позицию, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или частей 2, 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Как следует из решения Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по делу N А76-2339/2014 вывод суда о сходстве обертки мороженого, произведенного третьим лицом предположительно в 2013 году (если допустить, что именно эта обертка и была впоследствии зарегистрирована Роспатентом в качестве спорного товарного знака), с противопоставленным товарным знаком сделан судом вследствие того, что геометрические фигуры, образующие фоновый рисунок, как обертки, так и товарного знака, выполнены примерно одинакового размера, одного цвета (красные и синие), на белом фоне; имеют симметрия, а также совпадающее смысловое значение.

Вместе с тем из судебных актов по делу N А76-2339/2014 не усматривается, что судами в рамках указанного дела исследовался вопрос о наличии/отсутствии различительной способности у соответствующих изобразительных элементов (фонового рисунка) на дату приоритета спорного товарного знака, предшествующую моменту вступления судебного решения по вышеуказанному делу в законную силу.

Данный вопрос был предметом исследования Роспатента и суда по настоящему делу и ему дана оценка с учетом документально подтвержденных сведений о широком, значительном по времени использовании многими производителями соответствующего цветографического решения при оформлении упаковки молочной продукции, для которой зарегистрирован спорный товарный знак. С учетом таких сведений и документов и был сделан вывод об отсутствии у указанной части обозначений (изобразительных элементов фонового рисунка) различительной способности.

При данных обстоятельствах коллегия судей, вопреки доводу заявителя, не усматривает нарушения статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Равно отклоняется как не нашедший подтверждения в ходе судебного разбирательства и довод заявителя о наличии в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Коллегия судей применительно к обстоятельствам данного дела не усматривает недобросовестности в действиях производителя молочной продукции, связанных с подачей заявки на регистрацию в качестве товарного знака этикетки своей продукции, оспариванием отказа Роспатента в такой регистрации и регистрацией товарного знака.

Существование на дату приоритета спорного товарного знака претензий общества "Реал-Фрост" к обществу "Новосибирский хладокомбинат", связанных с фактическим использованием до момента регистрации товарного знака спорного обозначения в гражданском обороте и обусловленных наличием у первого старшего товарного знака, который общество "Реал-Фрост" считает сходным до степени смешения, не является препятствием к подаче заявки на регистрацию товарного знака и не противоречит обычаям делового оборота.

Наличие или отсутствие таких претензий (оппозиции) со стороны правообладателя старшего товарного знака не исключает проведение Роспатентом информационного поиска в целях проверки заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Как усматривается из представленных Роспатентом материалов административного дела, в ходе информационного поиска в рамках экспертизы заявленного на регистрацию обозначения третьего лица противопоставленный товарный знак заявителя был выявлен (пункт 5 отчета), однако его существование не послужило препятствием к регистрации спорного товарного знака.

Невозможность, по мнению заявителя, использовать спорный товарный знак в силу существующего на момент его регистрации судебного запрета также не может свидетельствовать о недобросовестности правообладателя на момент подачи заявки на товарный знак, предшествующий обращению общества "Реал-Фрост" в арбитражный суд с иском о защите исключительного права на противопоставленный в рамках данного дела товарный знак.

Более того, мнение заявителя о наличии в действиях третьего лица признаков злоупотребления правом обусловлено ошибочным мнением общества "Реал-Фрост" о наличии сходства до степени смешения между противопоставляемыми товарными знаками.

На основании изложенного, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Н. Тарасов