Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2016 г. по делу N СИП-430/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения общества на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2016 г. по делу N СИП-430/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 марта 2017 г. N С01-88/2017 по делу N СИП-430/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К.,

рассмотрев в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при содействии Арбитражного суда Удмуртской Республики (судья Бакулев С.Ю., при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Якушевым В.Н.) заявление общества с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм" (ул. Ветеранов Труда, д. 58, г. Тюмень, 625031, ОГРН 1137232052242)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.05.2015 об отказе в удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм" от 20.10.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания БЕРЛИН-ХЕМИ АГ / BERLIN-CHEMIE AG (Glienicker Weg 125, 12389, Berlin, Germany).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм" - Самарина Е.М. (по доверенности от 25.02.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Овчинников А.М. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-585/41);

от компании БЕРЛИН-ХЕМИ АГ / BERLIN-CHEMIE AG - Валентик Е.Б. (по доверенности от 07.10.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.05.2015 об отказе в удовлетворении возражения общества от 20.10.2015 на решение Роспатента от 29.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013739322.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания БЕРЛИН-ХЕМИ АГ / BERLIN-CHEMIE AG (далее - компания).

В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что Роспатентом при принятии оспариваемого ненормативного правового акта неверно применены критерии определения сходства или тождества сравниваемых обозначений.

По мнению общества, отсутствует фонетическое сходство заявленного им на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ЙОДонормин" и противопоставленных товарных знаков "ЙОДОМАРИН" и "JODOMARIN", принадлежащих компании, в том числе из-за различной длины указанных словесных элементов, а как следствие и различного количества входящих в них звуков.

Кроме того, общество полагает, что наличие тождественных словесных конструкций "ЙОД", входящих и в обозначение общества и противопоставленные товарные знаки, не может свидетельствовать об их фонетическом сходстве, в связи с тем, что данная конструкция не обладает различительной способностью, поскольку является элементом, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Также противопоставленный словесный товарный знак "JODOMARIN" по свидетельству Российской Федерации N 219545 может быть прочитан с использованием английской транскрипции, что также опровергает, по мнению общества, вывод Роспатента о фонетическом сходстве обозначения по заявке N 2013739322 и указанного товарного знака.

Общество указало на несогласие с выводом Роспатента о наличии визуального сходства обозначения по заявке N 2013739322 и противопоставленных ему товарных знаков.

По мнению общества, то обстоятельство, что обозначение по заявке N 2013739322 является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом, а также имеет дополнительные изобразительные элементы, делает его не сходным со словесными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 219545 и N 201969, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов.

При этом общество считает необоснованным вывод Роспатента о том, что обозначения "ЙОДОМАРИН" и "ЙОДонормин" являются фантазийными и не имеющими семантического значения, поскольку обозначение "ЙОДОМАРИН" имеет значение "морской йод" (исходя из семантического анализа составных частей этого обозначения "ЙОД" и "МАРИН"), а "ЙОДонормин" - "норма йода" (аналогичный подход анализа словесного обозначения: "Йод" и "Нормин" (норма).

Общество полагает, что Роспатент пришел к неверному выводу о том, что наличие в сравниваемых обозначениях словесного элемента "ЙОД" вызывает у потребителей сходные ассоциации в отношении производителя фармацевтических и лекарственных препаратов, диетических веществ и добавок пищевых.

По мнению общества, словесный элемент "ЙОД" не обладает различительной способностью, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, общество ссылается на наличие регистраций других товарных знаков, имеющих в своем словесном обозначение элемент "ЙОД" (свидетельства Российской Федерации N 445581, 292006, 237885).

Общество отмечает, что противопоставленные товарные знаки и обозначение, на которое подана заявка в Роспатент, зарегистрированы в отношении неоднородных товаров, что свидетельствуют об отсутствии угрозы возникновения в сознании потребителей сходных ассоциаций.

Так, по мнению общества, заявленное им на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки способствуют возникновению у потребителя ассоциативной связи с лекарственными средствами.

Вместе с тем, обществом испрашивается правовая охрана своему товарному знаку в отношении товаров, относящихся к группе биологически активных добавок, которые в силу своего состава, назначения, способа сбыта не могут быть отнесены к лекарственным или фармацевтическим препаратам.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, просил в удовлетворении заявления отказать. Считает оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным, в силу следующего.

Роспатент в своем решении указал на то, что доминирующим, а именно влияющим на восприятие потребителем обозначения в целом, в комбинированном обозначении по заявке N 2013739322 является словесный элемент "ЙОДонормин", в связи с чем взял его за основу при оценке сходства до степени смешения указанного обозначения и противопоставленных товарных знаков компании.

Сравнительный анализ данных обозначений по фонетическому признаку сходства показал, что в них ("ЙОДонормин" и "ЙОДОМАРИН/JODOMARIN") имеется тождество звучаний начальных "ЙОДО/JODO" и конечных "ИН/IN" частей обозначений и сходство звучаний их средних частей "норм/МАР/MAR".

Учитывая данное обстоятельство, Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными до степени смешения.

При этом Роспатент учитывал, что анализ обозначения по заявке N 2013739322 и противопоставленных ему товарных знаков компании на их семантическое сходство не может быть проведен, поскольку такие обозначения не имеют смыслового значения, равно как и отсутствует указания на них в словарно-справочной литературе.

Вопреки доводу общества о том, что наличие в его обозначении дополнительных изобразительных элементов делает его несходным с противопоставленными товарными знаками, Роспатент отметил, что исходя из описания самого обозначения, изобразительный элемент является второстепенным, выполнен как фон для словесного элемента в виде вертикальных полосок.

Кроме того, Роспатент в отзыве отметил, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении довода общества об отсутствии однородности товаров, в отношении которых им испрашивается правовая охрана своему обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки компании, Роспатент указал следующее.

Перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2013739322, относится к родовой группе "биологически активные добавки".

При этом биологически активные добавки представляют собой природные биологически активные добавки к пище, которые могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами, а, следовательно, применяться для целенаправленного воздействия на организм при профилактике заболеваний и поддержании в физиологических границах функциональной активности его органов и систем.

В связи с этим Роспатент полагает, что вывод Палаты по патентным спорам о том, что товары 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "диетические вещества для медицинских целей", для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 219545 и N 201969, могут быть отнесены к биологически активным добавкам, что подтверждает вывод об их однородности с товарами, для которых испрашивается правовая охрана обозначению общества, является законным и обоснованным.

Кроме того, Роспатент признал однородными товары, указанные в перечни заявленного общество на регистрацию обозначения и товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты; лекарственные средства для человека", поскольку с учетом их функционального назначения, они могут применяться для профилактики заболеваний, а также могут совпадать их исходное сырье и способы получения.

Также в отзыве Роспатент указал на возможность совпадения форм реализации биологических активных добавок и товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, в частности, они могут вводиться в гражданский оборот в виде таблеток. Также у данных товаров совпадают условия и места их реализации (аптеки, аптечные склады).

Таким образом, с учетом изложенных обстоятельств, которые были установлены Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения общества, Роспатент считает оспариваемое решение законным и обоснованным, а также не нарушающим права и законные интересы общества.

Компания в отзыве на заявление, поддержала позицию Роспатента по существу заявленных требований, не согласившись с ними, и просила отказать в их удовлетворении, полагая, что обжалуемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель общества поддержал требования, изложенные в заявлении, настаивал на их удовлетворении.

Представитель Роспатента оспорил доводы общества, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представитель компании также оспорил доводы общества, поддержав правовую позицию Роспатента, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество 14.12.2013 обратилось в Роспатент с заявкой N 2013739322 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "ЙОДонормин" в отношении товаров 5-го класса МКТУ: "Йодоформ; Добавки пищевые; Препараты биологические для медицинских целей; Йод для фармацевтических целей; Средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; Средства вспомогательные для медицинских целей; Добавки минеральные пищевые; Препараты витаминные; Препараты химико-фармацевтические; Препараты фармацевтические; Йодиды для фармацевтических целей; Настойка йода".

Решением от 29.07.2015 обществу отказано в государственной регистрации названного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Общество обратилось в Роспатент 20.10.2015 с возражением против решения Роспатента от 29.07.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2013739322, которое мотивировано доводами, совпадающими с теми, которые изложены в заявлении, поданном в суд.

Кроме того, в своем возражении общество предложило ограничить перечень заявленных товаров 5-го класса МКТУ до таких товаров, как: "добавки пищевые, содержащие йод; добавки минеральные пищевые, содержащие йод".

Решением Роспатента от 16.05.2016 в удовлетворении возражения общества отказано, решение Роспатента от 29.07.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2013739322 оставлено в силе.

Полагая, что решение от 16.05.2016 является недействительным, нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2013739322 на регистрацию товарного знака (14.12.2013), законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован тем, что обозначение "ЙОДонормин" по заявке N 2013739322 является комбинированным и представляет собой слово "ЙОДонормин", выполненное разновеликим шрифтом буквами русского алфавита на фоне прямоугольной плашки с вертикальными полосами. Правовая охрана этому обозначению испрашивается в отношении товаров 5-го класса МКТУ: "добавки пищевые, содержащие йод; добавки минеральные пищевые, содержащие йод".

Противопоставленный товарный знак "ЙОДОМАРИН" по свидетельству Российской Федерации N 201969 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая этому знаку предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ: "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды".

Противопоставленный товарный знак "JODOMARIN" по свидетельству Российской Федерации N 219545 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана ему предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ: "фармацевтические препараты; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека".

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что доминирующее положение в заявленном обозначении, то есть несущее индивидуализирующую нагрузку, занимает словесный элемент "ЙОДонормин", при этом изобразительная часть этого обозначения служит фоном для указанного словесного элемента.

В противопоставленных товарных знаках единственными элементами являются словесные элементы "ЙОДОМАРИН/JODOMARIN", являющиеся транслитерацией друг другу.

Сравнительный анализ вышеуказанных обозначений позволил коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что каждое из обозначений в качестве единственного или несущего основную индивидуализирующую нагрузку элемента содержит фонетически близкие слова "ЙОДонормин"/ "ЙОДОМАРИН"/"JODOMARIN", которые имеют близкое количество букв/звуков (9/10 букв), близкие составы согласных и гласных звуков и тождественные начальную и конечную части, что обусловило вывод об их фонетическом сходстве.

Анализ словарей основных европейских языков (http: //lingvo.yandex.ru) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента отметила, что, несмотря на отсутствие семантики у сравниваемых обозначений, все слова начинаются с элемента "ЙОД" (в заявленном обозначении данный элемент выделен крупным шрифтом), в связи с чем сравниваемые слова в сознании потребителя в отношении товаров, относящихся к фармацевтическим и лекарственным препаратам, диетическим веществам и добавкам пищевым, будут вызывать сходные ассоциации.

Палата по патентным спора Роспатента, основываясь на представленные в материалы административного производства документы, отметила, что препарат "ЙОДОМАРИН" широко представлен на российском рынке и позиционируется как биологически активная добавка (в таблетках), корректирующая йододефицитное состояние (компенсирующая недостаток йода в организме) и нормализующая работу щитовидной железы в организме человека.

Согласно представленному обществом макету упаковки препарата "ЙОДонормин" (йод в таблетках), данный препарат является биологически активной добавкой и предназначен для профилактики дефицита йода.

Данное обстоятельство, как указала коллегия Палаты по патентным спорам, усиливает вывод о подобии заложенных в сравниваемых обозначениях понятий и идей.

С точки зрения графического критерия, коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют отличия, однако стандартность используемых шрифтов, тождественность начертания букв в разных алфавитах (О, А, М) сближает визуальное восприятие знаков.

Кроме того, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента принято во внимание, что маркировка лекарственных средств напрямую связана с процессом обращения лекарственных средств и в целях государственного регулирования обращения лекарственных средств 10.10.2005 были утверждены Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств.

Данные рекомендации содержат общее правило о том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. В рассматриваемом случае различие между сравниваемыми словами заключается в добавлении буквы "Н" и замене буквы "О" на парную ей "А".

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента указала на то, что форманта "НОРМ-" является слабой в отношении товаров, относящихся к 5-му классу МКТУ, поскольку в гражданском обороте имеется несколько десятков зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих различным хозяйствующим субъектам.

Также Палата по патентным спорам Роспатента сослалась на классификацию признаков и значений словообразовательных элементов, употребляемых в торговых названиях лекарственных средств, приведенной в статье "Товароведческая информация в наименованиях лекарственных средств" ("Экономический вестник фармации", 2002, N 2), согласно которой в названиях препаратов используются характерные элементы, указывающие на фармакологические и фармакотерапевтические свойства лекарственного средства: stat- (от statis - способный останавливать, греч. стояние, поза), norm- (от norma - лат. норма, мера, правило), regul- (регулирующее действие).

Коллегия Палаты по патентным спора Роспатента указала и на однородность товаров 5-го класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, поскольку они представляют собой фармацевтические и лекарственные препараты, диетические вещества для медицинских целей и добавки пищевые (добавки минеральные пищевые), то есть соотносятся как род/вид, имеют близкие условия реализации, одинаковый круг потребителей.

Таким образом, принимая во внимание сходство до степени смешения обозначения по заявке N 2013739322 и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 201969 и N 219545, коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента пришла к выводу о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех товаров 5-го класса МКТУ, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения возражения общества против решения Роспатента от 29.07.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2013739322.

Коллегия судей соглашается с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении, и не находит оснований для удовлетворения требования общества, в силу следующего.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В силу подпункта 2 пункта 6 названной статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 указанных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу подпункта "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил звуковое сходство определяется, в том числе, на основании вхождения одного обозначения в другое.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил N 32, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Также в соответствии с подпунктом 4.2.1.2 Методических Рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) к наиболее распространенным случаям звукового сходства относится фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Подпунктом 4.2.1.3 указанных Методических рекомендаций предусмотрено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов.

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков (подпункт 4.2.1.4 Методических рекомендаций).

Разделом 6 Методических рекомендаций предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (6.3.2 Методических рекомендаций).

Руководствуясь перечисленными положениями Правил N 32 и принимая во внимание Методические рекомендации, Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что заявленное на регистрацию словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, в связи с чем коллегия судей отклоняет довод общества об отсутствие сходства сравниваемых обозначений.

Обозначение по заявке N 2013739322 является комбинированным и представляет собой слово "ИОДонормин", выполненное разновеликим шрифтом буквами русского алфавита на фоне прямоугольной плашки с вертикальными полосами.

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что доминирующим, а именно влияющим на восприятие потребителем обозначения в целом, является словесный элемент "ЙОДонормин", в связи с чем указанный элемент верно выбран Роспатентом в качестве основания для последующего сравнительного анализа обозначений.

При этом указанный словесный элемент состоит из 10 букв и 10 звуков, 4 слогов ("ЙО-ДО-НОР-МИН").

В свою очередь противопоставленные товарные знаки "ЙОДОМАРИН/JODOMARIN" состоят из 9 букв и 9 звуков, 4 слогов ("ЙО/JO-ДО/DO-МА/MA-РИН/RIN").

Сравнительный анализ на наличие фонетического сходства сравниваемых обозначений показал, что совпадает количество слогов (4), а также большинство звуков. Кроме того выявлено тождество состава согласных "й-д-м-р-н", близость состава гласных букв "о-о-и", а также ударение, падающее на последний слог ("МИН/РИН/RIN").

Как отмечено в подпункте 4 подпункта 4.2.1.2 пункта 4 Методических Рекомендаций наиболее распространенным случаем фонетического сходства обозначений является тождество звучаний начальных и конечных частей обозначений и сходство звучаний средних частей. В качестве примером приведены следующие обозначений: "ДУАЛИН - ДУАЙЛЛИН; ЛОНГЕВИТ - ЛОНГОВИТ".

С учетом указанных обстоятельств, коллегия судей приходит к выводу о том, что в обозначениях "ЙОДОнормин" и "ЙОДОМАРИН/JODOMARIN" имеется тождество звучаний начальных "ЙОДО/JODO" и конечных "ИН/IN" частей сравниваемых обозначений и сходство звучания средних частей этих обозначений "норм/МАР/MAR", в связи с чем указанные обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку.

Кроме того, обозначение по заявке N 2013739322 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 201969 и N 219545 являются сходными по графическому признаку, поскольку выполнены стандартным и близким к стандартному шрифтами, буквами черного цвета кириллического и латинского алфавитов.

При этом наличие в заявленном обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначении дополнительных изобразительных элементов не опровергает вывода Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку, доминирующим, то есть влияющим на возникновение ассоциативной связи у потребителя между конкретным товаром и его производителем, является именно словесный элемент "ЙОДонормин", так как он занимает центральное положение в обозначении, в то время как изобразительный элемент (вертикальные полосы) являются лишь его фоном.

Таким образом, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения с точки зрения графического признака сходства.

Также Роспатентом верно указано на невозможность проведения сравнительного анализа обозначений на их сходство по семантическому признаку.

Довод общества о том, что словесный элемент "ЙОДонормин" обозначения по заявке N 2013739322 является сложной словесной конструкцией (многокоренное слово), которая включает несколько слов с разными корнями ("йод" и "норм" - "норма), вследствие чего имеет значение "норма йода" отклоняется коллегией судей как необоснованный и неподтвержденный материалами дела.

Роспатентом верно установлено отсутствие у сравниваемых обозначений смыслового значения, поскольку его невозможно установить из имеющихся словарно-справочных источников.

Кроме того, коллегия судей считает необходимым отметить, что сложная структура словесного элемента "ЙОДонормин", доминирующего в обозначении по заявке N 2013739322, придает ему фантазийную окраску, поскольку требует от потребителя дополнительных, опосредованных рассуждений и домысливаний, для ассоциации его напрямую (непосредственно) со значением "норма йода".

Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства, коллегия судей считает правомерным вывод Роспатента о сходстве до степени смешения обозначения по заявке N 2013739322 и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 201969 и N 219545 по фонетическому и графическому признакам, несмотря на невозможность их сравнения по семантическому признаку.

В отношении однородности товаров, для которых обществом испрашивается правовая охрана своему обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки компании, коллегия судей считает необходимым указать следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Руководствуясь названными положениями Правил N 32, Роспатент пришел к обоснованному выводу об однородности товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2013739322, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Коллегия судей отклоняет довод общества о том, что биологически активные добавки не могут быть признаны однородными товарам 5-го класса "фармацевтические препараты; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; диетические вещества для медицинских целей" как необоснованный.

Так в пункте 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические Рекомендации N 198) степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Пунктом 3.1.2 этих же Рекомендаций установлено при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Роспатентом правомерно установлено, что товары 5-го класса МКТУ, в отношении которых обществом испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2013739322, по своему функциональному назначению могут быть отнесены к общей группе "биологически активные добавки".

В соответствии с определением, приведенным в статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", биологически активные добавки представляют собой природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов и отнесены к числу пищевых продуктов.

Назначение биологически активных добавок определено в пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.04.2003, согласно которому биологически активные добавки являются пищевыми продуктами и используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов.

То есть, биологически активные добавки к пище могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и применяться для целенаправленного воздействия на организм человека путем профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Учитывая изложенное, коллегия судей приходит к выводу о том, что товар 5-го класса МКТУ "диетические вещества для медицинских целей", для которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, может быть отнесен к биологически активным добавкам, а, следовательно, и признан однородным товарам, в отношении которых обществом испрашивается правовая охрана своему обозначению.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

Исходя из указанного определения лекарственных средств, коллегия судей приходит к выводу о том, что товары 5-го класса МКТУ, указанные в перечне товаров обозначения по заявке N 2013739322, однородны товарам 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты; лекарственные средства для человека", поскольку имеют одно назначение и могут применяться в одной области - профилактика заболеваний человека.

Кроме того, биологически активные добавки могут применяться в комплексе и взаимосвязи с фармацевтическими, лекарственными препаратами в целях предупреждения, лечения и дальнейшей профилактики заболеваний, что свидетельствует об их взаимодополняемости и дополнительно подтверждает вывод Роспатента об их однородности.

При этом как указано в пункте 3.1.3 Методических Рекомендаций N 198, однородными могут быть признаны товары, изготовленные из одного и того же материала.

В частности, сравниваемые товары обозначения, заявленного обществом на регистрацию в качестве товарного знака ("добавки пищевые, содержащие йод; добавки минеральные пищевые, содержащие йод") и товары противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 201969 ("фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей") и N 219545 ("фармацевтические препараты; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека" могут иметь одинаковые источники происхождения, исходное сырье (растительное, животное происхождение), а также способы получения (химические или биотехнологический).

В пункте 7.4.1 СанПин 2.3.2.1290-03 указано, что розничная торговля биологически активными добавками может осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).

Данное положение подтверждает, что товары 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и биологически активные добавки, к которым относятся товары 5-го класса МКТУ спорного обозначения, общества имеют общее место сбыта (специализированные учреждения - аптеки, аптечные склады) и, как следствие, круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в профилактических и/или медицинских целях).

Кроме того, Роспатентом, из анализа представленных в материалы административного дела документов, правомерно установлено, что производимые обществом биологически активные добавки и выпускаемые компанией фармацевтические препараты могут иметь одну форму - таблетки, что также способствует увеличению возможности смешения сравниваемых товаров у рядовых потребителей.

Таким образом, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, установленные Роспатентом, коллегия судей соглашается с выводом об однородности товаров 5-го класса МКТУ "добавки пищевые, содержащие йод; добавки минеральные пищевые, содержащие йод" товарам 5-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Кроме того, в силу пункта 3.1.5 Методических Рекомендаций N 198 в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

При этом коллегия судей полагает, что биологически активные добавки и лекарственные средства являются товарами широкого потребления, следовательно, возрастает угроза смешения в сознании потребителей сходных обозначений.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем, требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела подлежат отнесению на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина