Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2016 г. по делу N СИП-569/2016 Суд отказал в удовлетворении заявленных требований по делу о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против признания заявки отозванной, поскольку непредставление заявителями в запросе в установленный срок запрошенных экспертизой материалов является законным основанием для принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2016 г. по делу N СИП-569/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 8 ноября 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2017 г. N С01-1323/2016 по делу N СИП-569/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) и Мирошниченко Владимира Витальевича (Москва) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против признания Роспатентом заявки N 2013155633 отозванной.

В судебном заседании приняли участие:

Мирошниченко Владимир Витальевич (лично, паспорт);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (представитель по доверенности от 22.07.16).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич (далее - Пилкин В.Е.) и Мирошниченко Владимир Витальевич (далее - Мирошниченко В.В., вместе заявители) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения против признания Роспатентом заявки N 2013155633 отозванной.

В обоснование требования (с учетом дополнений от 03.10.2016) заявители ссылаются на следующие обстоятельства:

- Роспатентом был неправильно установлен приоритет по заявкам N 2012114578 и N 2013155633;

- в нарушение Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 196 (далее - Рекомендации) Роспатент в запросе от 02.09.2014 неправомерно предложил заявителям указать патентный документ WO 2005/043371 А2 (далее - D1) в качестве наиболее близкого аналога, поскольку он не является широко известным и широко используемым;

- решение по патентному документу D1 не является наиболее близким аналогом к заявленной полезной модели по заявке N 2013155633, поскольку не содержит джойстик;

- запрос экспертизы был неправомерно направлен заявителям не Роспатентом, а федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС);

- решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки отозванной и решение от 09.06.2016 содержат доводы, отсутствовавшие в запросе экспертизы от 02.09.2014, о том, что D1 включает в себя джойстик, поскольку "позиционные кнопки или аналоговые кнопки в виде джойстика" подпадают под обобщенный признак "джойстик".

Роспатент представил отзыв на заявление и дополнение к отзыву, в которых возражает против удовлетворения требования заявителей.

Пилкиным В.Е. посредством системы "Мой арбитр" 12.10.2016 представлены возражения на отзыв Роспатента.

В судебном заседании Мирошниченко В.В. поддержал заявленное требование, просил решение Роспатента от 09.06.2016 признать незаконным.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения требования заявителей, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Пилкин В.Е., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как установлено судом и следует из материалов дела (с учетом обстоятельств, установленных в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015 по делу N СИП-810/2014, в котором участвовали те же лица, что и в настоящем споре), Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 05.10.2009 в Роспатент в соответствии с Договором о патентной кооперации подана международная заявка N 2009136784 на изобретение "Управление виртуальными символами", содержащая многозвенную формулу изобретения.

По указанной заявке Роспатентом 26.04.2011 было принято решение о выдаче патента Российской Федерации N 2427879 на изобретение.

По результатам рассмотрения возражения закрытого акционерного общества "Сони Электроникс" названный патент решением Роспатента от 08.09.2012 был признан недействительным полностью.

Международная заявка N 2009136784 заявителями была 07.09.2010 переведена на национальную фазу - выделена заявка N 2012114578 на изобретение "Электронное устройство с расширенными функциональными возможностями (варианты)".

Впоследствии по заявке N 2012114578 Роспатентом было принято решение от 28.03.2014 об отказе в выдаче патента. Согласно заключению экспертизы по этой заявке (является приложением к указанному решению) приоритет по заявке N 2012114578 установлен по дате ее подачи, т.е. от 07.09.2010.

Из заявки N 2012114578 заявителями 16.12.2013 была выделена заявка N 2013155633 на полезную модель "Электронное устройство с джойстиком и дисплеем", по которой запрошен приоритет по более ранней международной заявке N 2009136784 - 05.10.2009.

В рамках делопроизводства по заявке N 2013155633 02.09.2014 в адрес заявителей был направлен запрос экспертизы, подписанный экспертом ФИПС Скоковой Н.Р., в котором было указано, что приоритет по названной заявке подлежит установлению по дате подачи заявки N 2012114578, т.е. с 07.09.2010. Кроме того, эксперт указал на несоответствие описания и формулы полезной модели установленным требованиям: отсутствие указания на аналог, более близкий к заявленной полезной модели, нежели указанный заявителями, а именно изобретение, описанное в заявке D1, опубликованной 12.05.2005; признаки, раскрывающие "сенсорную панель, размещенную на обратной стороне корпуса электронного устройства", присущи устройству по решению D1.

С учетом выявленных недостатков заявителям в запросе экспертизы было предложено скорректировать описание заявленной полезной модели, включив в него сведения о наиболее близком аналоге по патентному документу D1, указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью по отношению к названному аналогу, указать причины, препятствующие достижению этого результата названным аналогом, выявить отличительные признаки заявленной полезной модели, скорректировать соответствующим образом формулу полезной модели; устранить все отмеченные недостатки в оформлении документов заявки путем представления заменяющих листов.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 21.01.2015 в адрес ФИПС было направлено отредактированное описание полезной модели и скорректированная формула, которая в новой редакции выглядела следующим образом:

"Электронное устройство с джойстиком и дисплеем, размещенном на лицевой стороне корпуса электронного устройства, отличающееся тем, что на обратной стороне корпуса электронного устройства размещают сенсорную панель для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или с джойстиком управляют виртуальным символом, отображенным на дисплее электронного устройства."

Полагая, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений, а именно: не представлены заменяющие листы заявления с испрашиванием приоритета по дате подачи заявки N 2012114578, то есть с 07.09.2010; аналог по патентному документу D1 не включен в описание, не выделены отличительные признаки полезной модели по отношению к этому аналогу, не указан технический результат, достигаемый этими признаками, а также причины, препятствующие достижению этого результата данным аналогом, не уточнена формула полезной модели с указанием в ней отличительных признаков по отношению к этому аналогу, Роспатент решением от 20.03.2015 признал заявку N 2013155633 отозванной.

Не согласившись с решением от 20.03.2015, заявители подали возражение в Роспатент, указав, что, по их мнению, исправленные материалы патентной заявки удовлетворяют требованиям Регламента, а решение Роспатента о признании заявки отозванной является незаконным.

Решением от 09.06.2016 Роспатент отказал в удовлетворении указанного возражения.

Полагая, что решение Роспатента от 09.06.2016 не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы заявителей, последние обратились в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорной заявки при рассмотрении настоящего дела подлежат применению ГК РФ, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ, Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 (далее - положение о Роспатенте), и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376 ГК РФ), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2, 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктом 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента.

Согласно пункту 9.7.4.2 Регламента в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

Согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе "Раскрытие полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. Приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

В соответствии с пунктом 9.7.4.5 Регламента в разделе "Осуществление полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели".

Согласно подпункту 1 пункта 13 Регламента внесение изменений в документы заявки осуществляется путем представления заменяющих листов.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ" имеется в виду "Пунктом 3 статьи 1384 ГК РФ"

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Регламента, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5 Регламента); наличие других нарушений требований Регламента к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5 Регламента).

В подпункте 2 пункта 20.5 Регламента указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ" имеется в виду "пунктом 3 статьи 1384 ГК РФ"

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Регламента, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5 Регламента).

Оценив материалы дела, в том числе материалы поданной Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. заявки, коллегия судей пришла к выводу, что у Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с предложением устранить имеющиеся недостатки, поскольку описание и формула полезной модели не соответствовали требованиям, предъявляемым Регламентом.

Довод заявителей о том, что Роспатент неправомерно предложил заявителям указать решение по патентному документу D1 в качестве наиболее близкого аналога, является несостоятельным в связи со следующим.

Перечень источников, которыми специалист может подтверждать известность какого-либо решения, приведенный в Рекомендациях, является открытым. Специалист может давать отсылку к любым документам, ставшим общедоступными до даты приоритета заявленной полезной модели и которые стали ему известны без проведения поиска.

Указанное в запросе экспертизы от 02.09.2014 решение по патентному документу D1 является общедоступным, поскольку данный документ опубликован до даты приоритета заявленной полезной модели и находится в открытом доступе, что заявителями не оспаривается.

Кроме того, решение по патентному документу D1 было указано в запросе от 02.09.2014 ввиду его известности для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники по заявке N 2013155633. Какие-либо сведения о проведении информационного поиска по спорной заявке в материалах административного дела отсутствуют.

Довод заявителей о том, что техническое решение, раскрытое в заявке D1, не является известным и широко применяемым в хозяйственной деятельности, что исключало основания для соответствующего требования эксперта о его указании в заявке в качестве ближайшего аналога, материалами дела не подтвержден.

Суд отмечает, что данные обстоятельства подлежат оценке с точки зрения специалиста, а не обывателя.

При этом суд считает обоснованной содержащуюся в отзыве Роспатента ссылку на то, что решение по этому патентному документу известно заявителям, поскольку оно ранее уже приводилось в запросах экспертизы по заявкам N 2012146198, N 2012146200, N 2012146201, N 2013126517, N 2013128399. Против данного обстоятельства заявители не возражают.

Таким образом, наличие приведенных выше обстоятельств с учетом положений подпунктов 1 и 1.11 пункта 20.5 Регламента являлось основанием для направления заявителю запроса с предложением уточнить раздел описания "Уровень техники" путем включения в него сведений о наиболее близком к заявленной полезной модели аналоге.

Довод заявителей о том, что решение по патентному документу D1 не является наиболее близким аналогом полезной модели по заявке N 2013155633, поскольку в нем, по мнению заявителей, отсутствует джойстик, подлежит отклонению, в связи со следующим.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По ранее рассмотренному делу N СИП-810/2014 вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2015, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2015, было установлено, что устройство для управления виртуальными символами по заявке D1 включает в себя джойстик (аналоговую кнопку в виде джойстика) и дисплей, размещенные на лицевой стороне корпуса электронного устройства, а также сенсорную панель на обратной стороне корпуса.

В указанном ранее рассмотренном деле N СИП-810/2014 участвовали те же лица, что и в настоящем деле, в связи с чем в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вывод о наличии в устройстве по патентному документу D1 джойстика (аналоговой кнопки в виде джойстика) имеет преюдициальное значение для настоящего дела.

Аналогичная позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 01.02.2016 по делу СИП-1001/2014, в котором участвовали те же лица, что и в настоящем деле.

Иных обстоятельств, отличающих названный зарубежный патентный документ от решения по заявке N 2013155633, заявителями не приведено.

Таким образом, Роспатент правомерно предложил заявителю указать патентный документ D1 в качестве наиболее близкого аналога заявленной полезной модели.

Довод заявителей о неправильном установлении Роспатентом даты приоритета полезной модели по заявкам N 2012114578 и N 2013155633 (07.09.2010 вместо правильной даты 05.10.2009) не влияет на правомерность оспариваемого решения Роспатента в связи со следующим.

Рассматриваемая заявка N 2013155633 была подана заявителями как выделенная из первоначальной заявки N 2012114578. Установленный в отношении выделенной заявки N 2013155633 приоритет никак не влияет на правомерность содержащегося в запросе экспертизы от 02.09.2014 предложения о включении в описание заявленной полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по патентному документу D1, поскольку в любом случае он имеет более раннюю дату публикации (12.05.2005).

Аналогичная правовая позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 01.02.2016 по делу СИП-1001/2014 и постановлении от 21.09.2015 по делу N СИП-810/2014.

Довод заявителей о том, что заявка на полезную модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос экспертизы направлен неуполномоченным лицом - должностным лицом ФИПС, а не Роспатентом, отклоняется судом, ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1406 ГК РФ в случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 Кодекса, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 этого Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на полезные модели, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно пункту 3 статьи 1387 ГК РФ решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти.

При этом согласно пункту 2.5 Правила N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности признания заявки отозванной.

В пункте 22 Постановления N 5/29 разъяснено, что в пункте 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению. При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки N 2013155633 отозванной может быть оспорено только в административном (внесудебном) порядке, путем подачи соответствующего возражения в Роспатент. В свою очередь, принятое по результатам такого рассмотрения решение в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ может быть оспорено в суде.

Вместе с тем, возражение заявителей на решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки N 2013155633 отозванной не содержало рассматриваемого довода, т.е. не оспаривалось по этому основанию в административном (внесудебном) порядке.

Таким образом, в данной части заявителями не был соблюден установленный пунктом 2 статьи 1406, пунктом 3 статьи 1387, пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ и пунктом 2.5 Правил N 56 административный (внесудебный) порядок оспаривания решения Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки N 2013155633 отозванной, в связи с чем при рассмотрении настоящего дела возражения заявителей в указанной части не могут быть приняты во внимание.

Вместе с тем, суд отмечает следующее.

Из материалов дела следует, что запрос экспертизы от 02.09.2014, на основании которого впоследствии заявка была признана отозванной, подписан государственным экспертом I категории отдела компьютерной техники Скоковой Н.Р., являющейся сотрудником ФИПС.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Роспатенте Федеральная служба по интеллектуальной собственности является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции, в том числе по оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны полезных моделей.

Согласно пункту 4 Положения о Роспатенте Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ей федеральные государственные учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

В соответствии с пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2008 N 1791-р предметом и целью деятельности образуемого в результате реорганизации федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" является проведение подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Согласно пункту 2.3.1.1 Устава ФИПС, утвержденного приказом Роспатента от 24.05.11 N 63, ФИПС в установленном порядке проводит экспертизу заявок на выдачу патента на полезную модель и по их результатам подготавливает проекты решений учредителя.

В соответствии с пунктом 6.2.1 Устава ФИПС для достижения целей, определенных Уставом, ФИПС имеет право вести от своего имени переписку с заявителями, их представителями, в том числе патентными поверенными, другими заинтересованными лицами по заявкам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с иными физическими и юридическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции ФИПС.

Согласно пункту 2 Регламента ФИПС в соответствии со своей уставной деятельностью обеспечивает подготовку проектов документов, связанных с исполнением государственной функции, для подписания их руководителем Роспатента или уполномоченными им должностными лицами. Соответствующими полномочиями указанные должностные лица наделяются путем утверждения их должностных инструкций или издания соответствующих приказов Роспатента.

В соответствии с пунктом 4 Регламента решения Роспатента о выдаче патента на полезную модель, об отказе в выдаче патента на полезную модель, о признании заявки отозванной, а также уведомление об отзыве заявки по заявлению заявителя подписываются руководителем Роспатента.

Должностные лица, указанные в пункте 2 Регламента, подготавливают проекты указанных решений для подписания их руководителем Роспатента, а также подписывают документы, связанные с подготовкой решений (запросы, уведомления, письма).

Из приведенных выше положений следует, что Роспатент осуществляет свою деятельность, в том числе через подведомственное ему учреждение - ФИПС, которое в соответствии со своей уставной деятельностью выполняет подготовительные работы для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности. Для достижения этих целей ФИПС уполномочен Роспатентом на проведение экспертизы заявок на выдачу патента на полезную модель и на ведение по ним от своего имени переписки с заявителями.

Порядок проведения экспертизы заявок на выдачу патента на полезную модель, в том числе подписание запроса экспертизы, установлен Регламентом, согласно пункту 4 которого запрос экспертизы является документом, связанным с подготовкой проекта решения Роспатента в ходе проведения экспертизы заявки на полезную модель.

Исходя из пункта 4 Регламента во взаимосвязи с пунктом 2 Регламента, пунктом 4 Положения о Роспатенте и Уставом ФИПС, должностные лица ФИПС уполномочены на подготовку и подписание такого документа.

При этом полномочия государственного эксперта по интеллектуальной собственности I категории отдела компьютерной техники Н.Р. Скоковой на проведение экспертизы и подписание запроса экспертизы от 02.09.2014 подтверждаются пунктами 3.2, 3.3 и 4.1 приложения N 3 к приказу ФИПС "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" N 394/16 от 09.12.2011.

Таким образом, запрос ФИПС от 02.09.2014 был подготовлен и направлен уполномоченным на это лицом.

С учетом изложенного непредставление заявителями в установленный срок запрошенных экспертизой в запросе ФИПС от 02.09.2014 материалов в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1384, пункта 1 статьи 1390 ГК РФ и подпункта 7 пункта 20.5 Регламента являлось основанием для принятия Роспатентом решения о признании заявки N 2013155633 отозванной.

Данные выводы подтверждаются судебными актами по делам N СИП-163/2013, N СИП-280/2014 и N СИП-810/2014, в которых участвовали те же лица, что и в настоящем деле.

Довод заявителей о том, что решения Роспатента от 20.03.2015 и от 09.06.2016 мотивированы доводами, которые отсутствовали в запросе ФИПС от 02.09.2014, суд находит необоснованным.

В запросе ФИПС от 05.02.2014, предшествующем запросу ФИПС от 02.09.2014, заявителям указывалось на известность без проведения информационного поиска решения по патентному документу D1, которое является более близким аналогом к заявленной полезной модели и содержит признак "джойстик". В этой связи заявителям предлагалось указать решение по патентному документу D1 в качестве наиболее близкого аналога заявленной полезной модели. Однако заявители не выполнили требования, связанные с включением в описание полезной модели сведений о наиболее близком аналоге по названному патентному документу.

В запросе ФИПС от 02.09.2014 заявителям повторно предлагалось устранить указанные недостатки.

Таким образом, решения Роспатента от 20.03.2015 и от 09.06.2016 были приняты с учетом тех обстоятельств, на которые заявителям было указано в запросе ФИПС от 02.09.2014.

В связи с изложенным Роспатент решением от 20.03.2015 правомерно признал заявку N 2013155633 отозванной.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителей, в связи с чем требование Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. о признании оспариваемого решения незаконным удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин