Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2016 г. по делу N СИП-15/2016 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2016 г. по делу N СИП-15/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 8 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной H.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шарыгиной А.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Малуна-Фарм" (Пречистенская наб., д. 45/1, стр. 1, Москва, 119019, ОГРН 1137746694502)

к компании "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК."/A VILA THERAPEUTICS, INC. (100 Beaver Street Waltham, MA 02453-8425 United States of America)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 944456 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель истца: Гришин О.А. по доверенности от 24.02.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Малуна-Фарм" (далее - общество "Малуна-Фарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК."/A VILA THERAPEUTICS, INC. (далее - компания "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК.") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 944456 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель общества "Малуна-Фарм" заявленные требования поддержал, утверждая, что спорный товарный знак не использовался правообладателем на протяжении трех лет до даты подачи искового заявления.

Компания "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК." представителя в судебное заседание не направила, отзыв не представила.

Компания "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК." является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным на территории Соединенных Штатов Америки.

Извещение данного лица осуществляется в соответствии с процедурой, установленной Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Конвенция).

Суд по интеллектуальным правам в соответствии с данной Конвенцией направил пакет документов в адрес компетентного органа США, а также в адрес компании "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК.", известный из свидетельства на спорный товарный знак.

Вместе с тем, пакет документов, направленный в компетентный орган США, был возвращен в Суд по интеллектуальным правам вместе с письмом Министерства юстиции Российской Федерации, в котором разъяснено, что сотрудничество Российской Федерации с США по Конвенции приостановлено в связи с введением США платного порядка вручения документов.

Судебная корреспонденция, направляемая в адрес компании "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК." возвращена в суд в связи с невозможностью вручения из-за выбытия адресата.

Частью 2 статьи 15 Конвенции предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: а) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; с) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Учитывая, что США не заявлены возражения относительно извещения непосредственно лица, находящегося за границей, извещение через компетентный орган приостановлено, а также прошло более шести месяцев с момента направления судебного извещения в адрес ответчика, коллегия судей приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

Компания "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК." признается надлежащим образом извещенной о настоящем судебном споре.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представителя в судебное заседание не направила, заблаговременно представила отзыв на исковое заявление, в котором указала, что пояснений по существу спора дать не может и просила рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В представленном отзыве Роспатент также указал, что правовая охрана спорному товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена с 26.01.2009, а также представил перечень товаров и услуг, в отношении которых данное средство индивидуализации зарегистрировано.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, товарный знак по международной регистрации N 944456 зарегистрирован на имя компании "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК." и получил правовую охрану на территории Российской Федерации 26.01.2009 в отношении товаров и услуг 05-го и 42-го классов МКТУ, в том числе для товаров "фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту, для лечения онкологии, аутоиммунного заболевания и воспалительных заболеваний" ("preparations pharmaceutiques sur ordonnance dans la traitement de cancers, maladies auto-immunes et troubles inflammatoires") 05-го класса МКТУ.

Общество "Малуна-Фарм", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 944456 в отношении товаров "фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту, для лечения онкологии, аутоиммунного заболевания и воспалительных заболеваний" 05-го класса МКТУ, и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)).

Заявление общества "Малуна-Фарм" мотивировано тем, что истец является производителем фармацевтических препаратов и материалов, а также занимается такими видами деятельности как "испытание и анализ в научных областях", "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук". Так истец является разработчиком ряда известных отечественных лекарственных препаратов, а именно "Феназепам", "Мексидол", "Афабозол".

При этом общество "Малуна-Фарм" указывает, что является правообладателем патента Российской Федерации N 2227144 "Замещенные триптофансодержащие дипептиды с холецистокининонегативной или холецистокининопозитивной активностью", включающий в себя ряд фармацевтических композиций, в том числе лекарственный препарат с условным наименованием "ГБ-115", который общество собирается вводить в гражданский оборот под обозначением "АНКВИЛА".

Для этой цели общество "Малуна-Фарм" зарегистрировало доменное имя anquila.ru, а также обратилось с заявкой N 2016704460 в Роспатент для регистрации собственного товарного знака.

В доказательство своей заинтересованности общество "Малуна-Фарм" представило следующие доказательства: информацию о спорном товарном знаке (т. 1 л.д. 11-20), уведомление о поступлении заявки N 2016704460 от 17.02.2016 (т. 1 л.д. 21), разрешение на проведение клинических исследований от 21.10.2015 N 600 (т. 1 л.д. 22-24), выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на имя общества "Малуна-Фарм" (т. 1 л.д. 34-37), разрешение на проведение клинических исследований от 31.08.2016 N 616 (т. 1 л.д. 144-145), заявка на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака в Российской Федерации (т. 1 л.д. 136-143), решение Роспатента о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2016704460 от 25.02.2016 (т. 1 л.д. 134-135), письмо о соответствии перечня товаров по заявке N 2016704460 от 31.05.2016 (т. 1 л.д. 118-119), а также копию предварительного отказа в предоставлении охраны товарному знаку по международной регистрации N 944456 на территории Российской Федерации от 24.11.2008, копию подтверждения или отзыва предварительного отказа в предоставлении охраны товарному знаку по международной регистрации N 944456 на территории Российской Федерации от 26.01.2009, копию записи о прекращении действия товарного знака по международной регистрации N 944456 в части некоторых товаров и услуг, копию извещения Патентного бюро США о прекращении действия товарного знака по международной регистрации N 944456 в части некоторых товаров и услуг, копию извещения ВОИС о прекращении действия товарного знака по международной регистрации N 944456 в части некоторых товаров и услуг.

Из представленных обществом "Малуна-Фарм" документов, а именно выписки из ЕГРЮЛ, усматривается, что производство фармацевтических препаратов и материалов является основным видом предпринимательской деятельности истца, при этом его дополнительными видами деятельности являются иные, связанные с производством и продажей медицинских препаратов и оборудования, в том числе розничная торговля фармацевтическими товарами, испытание в научных областях и другое.

При этом общество "Малуна-Фарм" занимается клиническим исследованием лекарственного препарата "ГБ-115".

Так, на имя истца получено разрешение, выданное Министерством здравоохранения Российской Федерации, на проведение клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения N КИ 1-2015 "Отрытое клиническое исследование I фазы по изучению фармакокинетики, безопасности и переносимости препарата ГБ-115, таблетки 1 мг у здоровых добровольцев". Срок проведения данного исследования установлен с 01.11.2015 по 01.05.2016.

Кроме того, общество "Малуна-Фарм" также получило разрешение на проведение II фазы исследования препарата "ГБ-115", а именно разрешение Министерства здравоохранения от 21.08.2016 N 616 на проведение клинического исследования N КИ 1-2016 "открытое пилотное клиническое исследование эффективности, переносимости и безопасности препарата ГБ-116, применяемого в качестве анксиолитического средства у больных с генерализованным тревожным расстройством". Сроки проведения второй фазы исследования препарата ГБ-115 определены с 01.09.2016 по 01.09.2017.

Также общество "Малуна-Фарм" обратилось в Роспатент с заявкой N 2016704460 для регистрации обозначения "АНКВИЛА" в качестве товарного знака для товаров 05-го класса МКТУ "алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пестициды; пиявки медицинские; плазма крови; помады медицинские; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских целей; препараты бактериологические для медицинских целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты для ослабления и профилактики абстинентного синдрома, в том числе у лиц с алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостью; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; сассапарель для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки-антиоксиданты; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба, таблетки от кашля; ялапа".

Согласно информации из открытого реестра федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" по заявке N 2016704460 ведется экспертиза обозначения.

Товарный знак по международной регистрации N 944456 является словесным, представляет собой словосочетание "АVILA THERAPEUTICS", исполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. При этом словесный элемент "THERAPEUTICS" зарегистрирован в качестве неохраняемого.

Обозначение по заявке N 2016704460 также является словесным, состоит из одного элемента "АНКВИЛА", выполненного в черном цвете заглавными буквами кириллического алфавита.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Анализ сравниваемых словесных обозначений по оспариваемому товарному знаку и по заявке N 2016704460 показал, что между ними есть признаки графического и звукового сходства.

Доминирующим элементом спорного товарного знака является фантазийное слово "AVILA", так как на него падает логическое ударение, поскольку слово "THERAPEUTICS" является неохраняемым элементом, переводится как терапевтический и является характеристикой сильного элемента.

Обозначение по заявке N 2016704460 состоит только из одного элемента "АНКВИЛА", который в силу данного обстоятельства является доминирующим.

Таким образом, сопоставление доминирующих элементов, сравниваемых обозначений, несмотря на использование различных алфавитов, показывает наличие близких и совпадающих звуков; близость данных звуков; а также расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение.

При этом вид шрифта, графическое написание, а также расположение букв сравниваемых обозначений по отношению друг к другу свидетельствует об их общем зрительном впечатлении и наличии признаков графического сходства.

Вместе с тем, фантазийный характер обозначений не позволяет сделать вывод об их семантическом сходстве.

Однако, признаки графического и звукового сходства доминирующих элементов обозначения спорного товарного знака и обозначения по заявке N 2016704460, свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд по интеллектуальным правам, сравнив товары, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товары, указанные в заявке N 2016704460, а также принимая во внимание вид деятельности, осуществляемой истцом по разработке и производству медицинских препаратов, пришел к выводу о том, что истец заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в силу высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также исходя из того, что товары, для индивидуализации которых предполагается использование обозначения, являются однородными.

Для целей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 названой статьи).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи искового заявления (03.03.2016) период времени, в течение которого компании "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК." следует доказать использование товарных знаков по международным регистрациям N 944456 на территории Российской Федерации для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 03.03.2013 по 02.03.2016 включительно.

Однако компания "АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК." не представила в Суд ни отзыва на исковое заявление, ни доказательств использования спорного товарного знака.

Своими процессуальными правами обладатель исключительных прав на спорный товарный знак распорядился самостоятельно.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 стать 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования акционерного общества "Малуна-Фарм" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 944456 на территории Российской Федерации в отношении товаров "фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту, для лечения онкологии, аутоиммунного заболевания и воспалительных заболеваний" ("preparations pharmaceutiques sur ordonnance dans la traitement de cancers, maladies auto-immunes et troubles inflammatoires") 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с компании АВИЛА ТЕРАПИИ, ИНК./AVILA THERAPEUTICS, INC. в пользу акционерного общества "Малуна-Фарм" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина