Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. N С01-1233/2016 по делу N А40-175153/2015 Принятые ранее решения в части отказа в удовлетворении требования о запрете использования спорного товарного знака на сайте оставлено без изменения, поскольку ответчиком на момент рассмотрения спора по существу добровольно было удовлетворено требование истца в указанной части, а в остальной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции для определения разумного и справедливого размера взыскиваемой компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. N С01-1233/2016 по делу N А40-175153/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной H.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СОПИКО" (ул. Достоевского, д. 3, Москва, 127473, ОГРН 1077761578751) на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2016 по делу N А40-175153/2015 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 по тому же делу (судьи Валиев В.Р., Пирожков Д.В., Трубицын А.И.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СОПИКО" к обществу с ограниченной ответственностью "Ямская Слобода 19" (ул. Школьная, д. 19, Москва, 109544, ОГРН 1047841011580) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Колев Александр Георгиевич (Москва).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "СОПИКО" - генеральный директор Колев Г.И. (на основании приказа от 10.09.2014 N 4).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "СОПИКО" (далее - общество "СОПИКО") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ямская Слобода 19" (далее - общество "Ямская Слобода 19") о запрете использования товарного знака "СОПИКО", принадлежащего обществу "СОПИКО", на главной странице сайта http://moskvavet.ru, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Колев Александр Георгиевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2016 в удовлетворении искового заявления отказано в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "СОПИКО" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит названные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении искового заявления в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы указал не неправомерность и несоответствие фактическим обстоятельствам дела выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии состава нарушения исключительного права истца на товарный знак "СОПИКО" в действиях общества "Ямская Слобода 19" по размещению на интернет-сайте http://moskvavet.ru словосочетания: "Ветеринарная клиника в Москве - "На Школьной 19" (ранее известная как "Сопико")".

Так, заявитель кассационной жалобы полагает, что указанные действия направлены на отождествление (в глазах потребителя) ранее располагавшейся по указанному адресу клиники ("СОПИКО") с ныне действующей клиникой ("На Школьной 19"), что, по мнению общества "СОПИКО", свидетельствует об умышленном введении потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, его репутации и индивидуализирующих качеств.

Общество "СОПИКО" обратило внимание на то, что оно понесло убытки вследствие указанных действий, поскольку клиенты, которые собирались обратиться за услугой именно к нему, обратились в клинику якобы "ранее известную как "СОПИКО", тогда как в настоящую клинику "СОПИКО" поток клиентов существенно сократился.

При этом заявитель кассационной жалобы полагает неправомерным вывод судов о том, что указание на прежнее наименование ветеринарной клиники не представляет собой товар или услугу, в связи с чем не может такое указание не может считаться использованием спорного товарного знака по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению общества "СОПИКО", указанная позиция суда относится к случаям, при котором юридическое лицо меняет свое наименование со старого на новое, но не к случаям, когда лицо указывает, что ранее оно оказывало услуги под товарным знаком, принадлежащим другому лицу (без соответствующего на то согласия).

Также в кассационной жалобе заявитель не согласился с выводом суда первой инстанции о том, что общество "СОПИКО" подтвердило, что ветеринарная клиника "На Школьной 19" была ранее известна, как "ветеринарная клиника Сопико", путем указания на интернет-сайте http://sopico.ru информации о том, что клиника "СОПИКО" не имеет никакого отношения к ветеринарной клинике по адресу; ул. Школьная, д. 19 (наш старый адрес)".

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает неправомерным и вывод суда апелляционной инстанции, согласно которому наличие родственных отношений между руководителями обществ "СОПИКО" и "Ямская Слобода 19" свидетельствует о правомерности использования последним спорного товарного знака.

При этом общество "СОПИКО" отметило, что выводы судов о правомерности использования ответчиком спорного товарного знака в период 2008-2014 годы не влияет на вопрос правомерности использования этого знака в период с ноября 2014 года по 2016 год.

Учитывая изложенные обстоятельства, общество "СОПИКО" полагает принятые по настоящему делу судебные акты подлежащими отмене и просит суд кассационной инстанции принять новый судебный акт об удовлетворении искового заявления в полном объеме, в том числе и в части требования о взыскании компенсации, которое судами первой и апелляционной инстанций рассмотрено не было ввиду установленного отсутствия факта нарушения исключительного права, в защиту которого был подан настоящий иск.

Общество "Ямская Слобода 19" и Колев А.Г. отзывы на кассационную жалобу в суд не представили.

В судебное заседание явился генеральный директор общества "СОПИКО", поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Общество "Ямская Слобода 19" и Колев А.Г., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в их адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в суд кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "СОПИКО" является правообладателем словесного товарного знака "СОПИКО" по свидетельству Российской Федерации N 404840 (дата приоритета - 25.03.2009, дата регистрации - 29.03.2010), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 5, 10, 18, 19, 25, 31, 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). В отношении 44-го класса МКТУ названный товарный знак зарегистрирован для следующих услуг: "медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуга в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства".

Полагая, что действиями общества "Ямская Слобода 19", выразившимися в использовании обозначения (слова) "Сопико" на сайте http://moskvavet.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404840, исключительное право на которое принадлежит обществу "СОПИКО", когда право на использование указанного средства индивидуализации обществу "Ямская Слобода 19" не передавалось, общество "СОПИКО" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В обоснование заявленных требований общество "СОПИКО" представило протоколы нотариального осмотра интернет-сайта http://moskvavet.ru от 24.06.2015, от 04.03.2016.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1484 ГК РФ, исходили из правомерности использования обществом "Ямская Слобода 19" обозначения, сходного с товарным знаком, в защиту которого предъявлен настоящий иск.

Суд первой инстанции мотивировал отказ в удовлетворении заявленных требований тем, что из материалов дела им было установлено, что в период с 2009 года по 2014 год (ноябрь) общества "СОПИКО" и "Ямская Слобода 19" сотрудничали и располагались по одному адресу.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции, также указал на то обстоятельство, что правомерность использования товарного знака ответчиком в период 2008-2014 годы также подтверждается и наличием родственных отношений между генеральным директором общества "СОПИКО" и администратором домена moskvavet.ru

Также суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требования общества "СОПИКО" о запрете использования товарного знака "СОПИКО", принадлежащего обществу "СОПИКО", на главной странице сайта http://moskvavet.ru, указали, что на момент рассмотрения настоящего дела на интернет-странице спорная информация о том, что ветеринарная клиника в Москве "На Школьной 19" была ранее известна как "Сопико", удалена.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров или услуг, для которых зарегистрирован товарный знак; в то же время ответчик обязан доказать правомерность своих действий по использованию чужого товарного знака.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами правильно установлен факт принадлежности истцу права на товарный знак, в отношении которого заявлено требование о защите.

В данной части решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не оспариваются.

Как указывалось ранее, суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требований общества "СОПИКО" и признавая правомерность использования ответчиком спорного товарного знака, исходили из установленных фактов наличия сотрудничества между истцом и ответчиком в период с 2008 по 2014 (ноябрь) годы, а также наличия родственных отношений между генеральным директором истца и администратором домена, на котором была размещена спорная информация.

Таким образом, судами была установлена правомерность использования обществом "Ямская Слобода 19" товарного знака в период с 2008 по 2014 (ноябрь) годы.

Вместе с тем, как следует из материалов дела и обжалуемых судебных актов, в обоснование факта нарушения исключительного прав на спорный товарный знак общество "СОПИКО" представило суду протоколы нотариального осмотра интернет-сайта http://moskvavet.ru от 24.06.2015, от 04.03.2016.

Таким образом, период 2008-2014 годы не являлся спорным в настоящем деле, в связи с чем выводы судов первой и апелляционной инстанций относительно правомерности (наличия согласия правообладателя) на использование в указанный период товарного знака, в защиту которого предъявлен иск, не имели значение для разрешения настоящего спора.

В свою очередь, период 2015-2016 годы, в течение которого истцом были проведены нотариальные осмотры интернет-сайта http://moskvavet.ru. судами не исследовался. В обжалуемых судебных актах отсутствуют какие-либо выводы относительно обстоятельства правомерности/неправомерности использования спорного товарного обществом "Ямская Слобода 19" в указанный период.

Судебная коллегия не может согласиться и с выводами суда первой инстанции о том, что использование обозначения в качестве указания на интернет-сайте http://moskvavet.ru на прежнее наименование ветеринарной клиники не может быть признано использованием товарного знака по смыслу положений гражданского законодательства, поскольку размещение такой информации соответствует положениям пункта 2 статьи 1484 ГК РФ об использовании товарного знака с целью индивидуализации товаров и услуг.

Также суд кассационной инстанции полагает необоснованной ссылку суда апелляционной инстанции на наличие родственных отношений между генеральным директором общества "СОПИКО" и администратором домена, на котором размещена спорная информация, в качестве основания для признания правомерности использования товарного знака общества "СОПИКО".

Так, ранее указывалось, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения (статья 1484 ГК РФ).

При этом гражданское законодательство не предусматривает таких оснований для признания правомерности использования исключительного права на товарный знак, как наличие родственных отношений между сотрудниками юридических лиц - истца и ответчика.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации.

Вместе с тем судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в части отказа судов в удовлетворении требования общества "СОПИКО" о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Ямская слобода 19" использования товарного знака "СОПИКО", принадлежащего обществу "СОПИКО", на главной странице сайта http://moskvavet.ru/.

Как следует из материалов дела и установлено судами, на момент вынесения решения по существу спора на сайте http://moskvavet.ru удалено указание на то, что ветеринарная клиника в Москве "На Школьной 19" была ранее известна как "Сопико".

Указанный вывод заявителем кассационной жалобы, равно как и прочими лицами, участвующими в деле, не оспаривался.

Таким образом, ответчиком на момент рассмотрения спора по существу добровольно было удовлетворено требование истца в части запрета использования спорного обозначения.

Учитывая названные обстоятельства, судебная коллегия полагает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения соответствующего требования общества "СОПИКО".

Таким образом, учитывая, что судами первой и апелляционной инстанций не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости направления дела в части рассмотрения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе, дать всестороннюю оценку представленным в материалах дела доказательствам, и при наличии оснований, с учетом всех установленных по делу обстоятельств, определить разумный и справедливый размер взыскиваемой компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2016 по делу N А40-175153/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 по тому же делу оставить без изменения в части отказа в удовлетворении требования о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Ямская слобода 19" использования товарного знака "СОПИКО", принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью "СОПИКО", на главной странице сайта http://moskvavet.ru/.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2016 по делу N А40-175153/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 по тому же делу отменить.

Дело N А40-175153/2015 в отмененной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина