Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2017 г. по делу N СИП-699/2016 Суд удовлетворил заявленное требование и признал решение Роспатента недействительным, поскольку при наличии письма-согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков основания для отказа в предоставлении на территории РФ правовой охраны товарному знаку заявителя, указанные Роспатентом в оспариваемом решении, снимаются, что является основанием для его отмены

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2017 г. по делу N СИП-699/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 25 января 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Многофункциональный комплекс "Лахта центр" (ул. Галерная, д. 5, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1077847623677) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013706765,

с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: закрытого акционерного общества "Растро" (пр-кт Обуховской обороны, д. 70, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1027806079960) и общества с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙТРЕСТ-М" (ул. Бурденко, д. 12/1-3, корп. 2, Москва, 119121, ОГРН 1027700573834),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Приходько Е.В. (по доверенности от 26.12.2016 N 1-2.05/45);

от органа, принявшего оспариваемый судебный акт, - Халявин C.Л. (по доверенности от 17.08.2016 N 01/32-681/41);

от третьих лиц - извещены надлежащим образом, явку представителей не обеспечили,

установил:

акционерное общество "Многофункциональный комплекс "Лахта центр" (далее - общество "Лахта центр", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013706765.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "Растро" (далее - общество "Растро") и общество с ограниченной ответственностью "ДОРСТРОЙТРЕСТ-М" (далее - общество "ДОРСТРОЙТРЕСТ-М").

Заявитель не согласен с выводом Роспатента о сходстве до степени смешения обозначения по заявке N 2013706765 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 355984, N 355983 и N 244807, так как, по его мнению, целостное восприятие словесного элемента "Лахта-центр" как микротопонима, исключает угрозу смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку различается по смыслу, а также фонетически и визуально.

Также заявитель считает, что Роспатент должен был зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, поскольку на стадии рассмотрения возражения в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в заявку на товарный знак внесены изменения, которые устранили причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Определением от 09.01.2017 было принято уточнение обществом "Лахта центр" оснований заявленных требований: в качестве таковых заявитель указывает на предоставление правообладателями противопоставленных Роспатентом товарных знаков (третьими лицами по настоящему делу) писем-согласий на регистрацию товарного знака заявителя.

Роспатент в отзыве на заявление и его представитель в ходе судебного заседания заявили о готовности повторно рассмотреть возражение общества "Лахта центр" с учетом упомянутых писем-согласий.

Третьи лица явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, ходатайствовали о рассмотрении дела в отсутствие своих представителей. В письменных пояснениях, представленных на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, третьи лица подтвердили факты предоставление обществу "Лахта центр" безотзывных писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке N 2013706765, просили удовлетворить требования заявителя.

Как следует из материалов дела, 26.02.2013 закрытым акционерным обществом "Общественно-деловой центр "Охота" была подана заявка N 2013706765 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "Лахта центр" в отношении услуг 36-го и 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В дальнейшем наименование заявителя было изменено на акционерное общество "Многофункциональный комплекс "Лахта центр".

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 26.11.2014 о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2013706765 в отношении услуг "выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности (финансовые услуги); обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; организация сбора подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые (страхование); поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; проверка подлинности чеков; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от пожаров; услуги актуариев; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги таможенных брокеров; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая" 36-го класса и услуг "бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заточка ножей; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; окраска и обновление вывесок; очистка зданий (наружной поверхности); полировка транспортных средств; починка одежды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; разработка карьеров; техническое обслуживание автомобилей; техническое обслуживание самолетов; уход за часами; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание); стирка; стирка белья; услуги по созданию искусственного снежного покрова; уборка зданий (внутренняя); уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги прачечных; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, уход за кожаными изделиями; чистка, уход за меховыми изделиями" 37-го класса МКТУ.

В отношении остальной части услуг указанных классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с его несоответствием требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, обусловленным сходством заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками со словесным обозначением "ЛАХТА" и "LANTA" по свидетельствам Российской Федерации N 244807 (правообладатель - общество "Растро") и N 355983 и N 355984 (правообладатель - общество "ДОРСТРОЙТРЕСТ-М"), имеющими более ранний приоритет.

Общество "Лахта центр" 16.03.2015 обратилось в Роспатент с возражением на указанное решение экспертизы в части сходства заявленного обозначения с товарными знаками третьих лиц по свидетельствам Российской Федерации N 355983, N 355984 и N 244807 и просило зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 23.09.2016 решение от 26.11.2014 было изменено в части регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг "бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин" 37-го класса МКТУ, в остальной части оспариваемое решение Роспатента оставлено в силе.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей заявителя и органа, принявшего оспариваемый акт, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 названной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Учитывая дату поступления настоящего заявления в Суд по интеллектуальным правам (08.11.2016), срок, установленный законом для обращения в суд для оспаривания ненормативного правового акта, заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию комбинированного обозначения в качестве товарного знака (26.02.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявок).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются тождественными по фонетическому и семантическому признакам и сходными по визуальному признаку, в связи с чем признал их сходными до степени смешения в целом.

Общество с учетом уточнения основания заявленных требований ссылается на наличие писем правообладателей противопоставленных товарных знаков, в которых ими выражается согласие на регистрацию товарного знака по заявке N 2013706765.

Из оспариваемого решения Роспатента усматривается, что при рассмотрении возражения коллегией палаты по патентным спорам общество просило перенести его рассмотрение на более поздний срок в связи с необходимостью получения от правообладателей противопоставленных товарных знаков писем-согласий на регистрацию заявленного обозначения, однако в удовлетворении указанного ходатайства заявителю было отказано.

Согласно правовым позициям, приведенным в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом изложенных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений высших судебных инстанций Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание представление непосредственно в суд писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 244807 (правообладатель - общество "Растро"), N 355983 и N 355984 (правообладатель - общество "ДОРСТРОЙТРЕСТ-М"), приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 23.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения общества "Лахта центр" подлежит признанию недействительным с одновременным обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражение общества на решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке N 2013706765.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.09.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2015, на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013706765.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества "Многофункциональный комплекс "Лахта центр", поступившее 16.03.2015, на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013706765.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов