Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-676/2016 Суд признал решение Роспатента недействительным, поскольку не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 г. по делу N СИП-676/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 31 января 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2017 г. N С01-270/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шовть Е.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 530204.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" (ул. Авроры, д. 163А, лит. Ю, оф. 211, г. Самара, 443045, ОГРН 1026301706584).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - Бостан О.Н. и Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 21.03.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 22.07.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" - Косунова Д.Д. (по доверенности от 17.11.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - общество "Красный Октябрь", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 530204.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Вольский кондитер-2" (далее - третье лицо).

Заявленные по делу требования мотивированы тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 530204 является сходным до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом "КОРОВКА" по свидетельствам Российской Федерации N 152452, 486279, 476747, 387797, 511542, 511541, со словесным товарным знаком "КОРОВКА KOROVKA" по свидетельству Российской Федерации N 199900 и со словесным товарным знаком "КОРОВКА" по свидетельству Российской Федерации N 360768, ранее зарегистрированными на имя заявителя, в связи с чем, по его мнению, оспариваемое решение Роспатента от 30.07.2016 не соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, в обоснование заявленных требований общество "Красный Октябрь" ссылается на то, что является одним из старейших кондитерских предприятий России, продукция которого, в том числе конфеты "Коровка", широко известна потребителям на протяжении длительного времени. В обоснование широкой известности конфет "Коровка" потребителям в Российской Федерации указывает на представленные в материалы дела доказательства, из которых усматривается, что конфеты с таким наименованием выпускаются им с 1948 года, при этом за период с 2008 по 2013 год обществом "Красный Октябрь" и его лицензиатами было выпущено 110 644 тонн продукции, маркированной товарными знаками со словесным обозначением "Коровка".

Вместе с тем, по мнению заявителя, при принятии оспариваемого решения Роспатентом проигнорированы правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлениях его Президиума от 18.07.2006 N 3691/06, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, и от 18.06.2013 N 2050/2013, согласно которым "вывод о сходстве делается не на основе отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления)"; "для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя"; "добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком".

Как полагает общество "Красный Октябрь", Роспатент, осуществляя сравнение товарных знаков заявителя и общества "Вольский кондитер-2" на предмет сходства до степени смешения, сосредоточившись на анализе имеющихся отличий, отошел от установленных нормативными правовыми актами и выработанных судебной практикой критериев определения сходства обозначений и сосредоточил свое внимание на деталях отличия, в частности, на наличии дополнительного элемента "ВОЛЬСКАЯ" в составе оспариваемого товарного знака, который, по мнению Роспатента, обеспечивает этому товарному знаку иную семантическую окраску.

Кроме того, заявитель полагает, что словесный элемент "ВОЛЬСКАЯ" не только не придает словесному элементу "КОРОВКА" новый смысл, но и не является охраняемым элементом.

С точки зрения заявителя, в словосочетании "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" основной логический смысл падает на словесное обозначение "КОРОВКА", поскольку именно это слово является наиболее воспринимаемым и узнаваемым потребителями. При этом слово "КОРОВКА" полностью входит в состав словесного обозначения "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА", а незначительные отличия сравниваемых обозначений - такие как число слогов, длительность звучания при полном вхождении товарного знака заявителя в товарный знак третьего лица, не являются существенными, не влияют на общее восприятие товарного знака "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" потребителем и на общее его сходство до степени смешения с товарным знаком "КОРОВКА".

Также заявитель указывает на идентичность товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (кондитерские изделия), что усиливает вероятность смешения потребителями этих обозначений в гражданском обороте.

Возражая против вывода Роспатента о снижении различительной способности словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям в связи с использованием другими производителями образа коровы и слова "КОРОВКА", общество "Красный Октябрь" указывает, что примеры такого использования никоим образом не могут являться основанием для признания правомерной регистрации спорного товарного знака со словесным элементом "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА".

Вместе с тем относительно выводов Роспатента о выпуске иными хозяйствующими субъектами контрафактной продукции с обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками заявителя, последний ссылается на проводимую им работу по выявлению и борьбе с незаконным использованием обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором просит в удовлетворении этого заявления отказать.

В обоснование возражений против доводов заявителя Роспатент ссылается на то, в сравниваемых товарных знаках отсутствует совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, поскольку в словосочетании "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" главным словом, на которое падает логическое ударение, является "ВОЛЬСКАЯ", указанный доминирующий элемент оспариваемого товарного знака не совпадает с единственным элементом противопоставленного товарного знака - "КОРОВКА".

По утверждению Роспатента, индивидуализирующая способность образа коровы и слова "КОРОВКА" существенно снижена за счет их частого использования различными изготовителями для маркировки кондитерских изделий. При этом использование данных элементов различными производителями началось еще в период существования СССР и продолжается в настоящее время.

Так, помимо противопоставленных товарных знаков, принадлежащих обществу "Красный Октябрь", Роспатентом выявлены следующие зарегистрированные на имя различных лиц в отношении товаров 30-го (кондитерские изделия) класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) товарные знаки со стилизованным изображением коровы и словом "КОРОВКА": по свидетельству Российской Федерации N 532963 "Коровка из Кореновки", по Российской Федерации свидетельству N 505264 "Яшкинская коровка", по свидетельству Российской Федерации N 460708 "Кубанская коровка", по свидетельству Российской Федерации N 270862 "Александровские коровки", по свидетельству Российской Федерации N 396420 "Коровкины сливочки", по свидетельству Российской Федерации N 303204 "Коровушка бурёночка", по свидетельству Российской Федерации N 396381 "Коровкина полянка", по свидетельству Российской Федерации N 457602 "Коровкино счастье", по свидетельству Российской Федерации N 405989 "Звениговские коровки", по свидетельству Российской Федерации N 511281 "Коровкина забавка", по свидетельству Российской Федерации N 400437 "Коровкины сливочки", по свидетельству Российской Федерации N 352496 "Коровкин каприз".

При этом с учетом изложенных обстоятельств, основным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является именно слово "ВОЛЬСКАЯ", стоящее на первом месте, с которого начинается прочтение товарного знака потребителем.

По мнению Роспатента, в связи с этим необоснован довод заявителя о том, что именно словесный элемент "КОРОВКА" является доминирующим в словосочетании "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" за счет высокой различительной способности товарных знаков "КОРОВКА", используемых заявителем в отношении конфет.

Исходя из того, что доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент "ВОЛЬСКАЯ", Роспатент считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому, фонетическому и графическому признакам.

Также Роспатент полагает, что доводы заявителя о противоречии оспариваемого решения формируемой Роспатентом практике не могут быть приняты во внимание, так как указанные заявителем иные товарные знаки и обстоятельства их регистрации не могут быть предметом настоящего спора.

Третье лицо представило отзыв на заявление и письменные пояснения, в которых просит оспариваемое решение Роспатента оставить в силе, ссылаясь на отсутствие сходства до степени смешения между принадлежащим ему товарным знаком и товарными знаками заявителя, а также указывая на размытие в глазах потребителя спорного обозначения "Коровка" и его перехода в связи с выпуском широкого ассортимента продукции и большим количеством производителей по лицензионным соглашениям от товарного знака к обозначению товаров определенного вида.

Представители заявителя в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в заявлении.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" по заявке N 2013718048 с приоритетом от 30.05.2013 был зарегистрирован Роспатентом 17.12.2014 по свидетельству Российской Федерации N 530204 на имя общества "Вольский кондитер-2" в отношении товаров 05, 29-го и 30-го классов МКТУ.

Общество "Красный Октябрь" является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент "КОРОВКА", а именно:

комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 152452, словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 199900, словесного товарного знака "КОРОВКА" по свидетельству Российской Федерации N 360768, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 486279, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 476747, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 387797, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 511542, комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 511541.

Правовая охрана названным товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 486279 и N 199900 предоставлена в отношении товаров 30, 31-го и 33-го классов МКТУ, правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 387797, N 511541, N 511542, N 476747, N 152452 и N 360768 предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

В Роспатент 04.03.2016 поступило возражение общества "Красный Октябрь" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 530204, мотивированное его несоответствием требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 30.07.2016 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530204 была оставлена в силе.

Указанное решение мотивировано Роспатентом тем, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют семантические, фонетические и графические отличия.

Также в оспариваемом решении отмечено, что несмотря на представленные лицом, подавшим возражение, доказательства длительного (с 1948 года) присутствия на рынке конфет "КОРОВКА", изготовленных этим лицом, различительная способность словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям снижена в силу присутствия этого слова в составе различных товарных знаков.

Учитывая данные обстоятельства и полагая, что вышеназванный акт Роспатента является незаконным, общество "Красный Октябрь" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию решений по результатам их рассмотрения установлены нормами части четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующим в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (30.05.2013), применимыми правовыми актами при оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 ГК РФ, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом (пункт 2 статьи 1513 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту "а" пункта 14.4.2.2 Правил N 32 звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В результате анализа словесного обозначения "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" на предмет семантического признака сходства с товарными знаками общества "Красный Октябрь", Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводам о том, что в противопоставленных товарных знаках отсутствует совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, поскольку, по его мнению, в словосочетании "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" главным словом, на которое падает логическое ударение, является именно слово "ВОЛЬСКАЯ". При этом указанный доминирующий элемент оспариваемого товарного знака не совпадает с каким-либо элементом противопоставленных товарных знаков.

В связи с этим Роспатент указал, что наличие словесного элемента "ВОЛЬСКАЯ" придает индивидуализирующую способность оспариваемому товарному знаку (существенно удлиняет его звучание и обеспечивает иную семантическую окраску, отличную от значения одного слова "коровка").

По мнению судебной коллегии, приведенные выводы Роспатента не могут быть признаны обоснованными, поскольку из положений подпункта "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32 следует, что в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливаются не правила синтаксического построения предложения, а логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента.

При этом логическое ударение может падать как на первое или главное слово, так и на зависимое слово. Логическое ударение - это выделение одного из элементов предложения, наиболее важного в смысловом отношении.

Между тем в оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает на слово "КОРОВКА", которое несет основную смысловую нагрузку в словосочетании.

Таким образом, при анализе на предмет фонетического сходства Роспатентом не учтены такие критерии, как характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение, которые свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения не имеют существенных графических отличий во внутренних деталях обозначений, производят общее зрительное впечатление, поскольку имеют идентичные элементы, определяющие первое зрительное впечатление, а именно: аналогичное композиционное построение, включающее в себя мультипликационное изображение коровы с цветком в зубах и поднятым вверх хвостом, зеленую лужайку в качестве фона, и словесный элемент "КОРОВКА".

Роспатентом также не учтено, что согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Судебная коллегия принимает во внимание, что Роспатентом не оспаривается то обстоятельство, что однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (кондитерские изделия), близка к идентичности, однако данное обстоятельство не учтено Роспатентом при установлении возможности их сходства до степени смешения в глазах конечного потребителя.

Указывая на снижение различительной способности словесного элемента "КОРОВКА" по отношению к кондитерским изделиям в силу присутствия этого элемента в товарных знаках, зарегистрированных на имя иных лиц, Роспатент не принял во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что на рынке имеется кондитерская продукция, маркируемая этими товарными знаками.

Заявителем при рассмотрении возражения были представлены доказательства, свидетельствующие о длительности использования спорного обозначения для маркировки выпускаемых с 1948 года заявителем и его лицензиатами конфет, об объеме их производства с 2008 по 2013 годы (110 644 тонн).

Данные доказательства ни Роспатентом, ни третьим лицом не оспариваются.

Более того, Роспатент в оспариваемом решении сделал самостоятельный вывод о длительном присутствии на рынке конфет "КОРОВКА", изготовленных обществом "Красный Октябрь".

При таких обстоятельствах следует признать, что обозначение "КОРОВКА" получило широкую известность среди потребителей применительно к их изготовителю.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя относительно того, что содержащиеся в оспариваемом решении Роспатента выводы противоречат разъяснениям, содержащим в постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сложившейся практике самого Роспатента по спорам со сходными правоотношениями.

Так, Роспатентом не учтена правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, согласно которой угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию; такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Роспатентом также не приняты во внимание правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, от 17.04.2012 N 16577/11, и от 18.06.2013 N 2050/2013, в соответствии с которыми вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления); для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, выводы Роспатента относительно отсутствия сходства сравниваемых обозначений "КОРОВКА" и "ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА" противоречат его же выводам, сформулированным в уведомлении от 15.07.2014 о результатах проверки комбинированного обозначения "" по заявке N 2013718048.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Роспатентом при принятии оспариваемого решения норм материального права (подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ), принципа правовой определенности, являющегося одним из основополагающих принципов правоприменительной практики, и внесении противоречий в сложившуюся практику рассмотрения споров, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу об основаниях предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 530204 является определенно выраженной и не установлено нарушений процедуры принятия Роспатентом оспариваемого решения, коллегия судей считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем аннулирования правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530204.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 04.03.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 530204 недействительным как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530204.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОГРН 1027700247618) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить открытому акционерному обществу "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ОГРН 1027700247618) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 25.10.2016 N 908.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин