Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2017 г. по делу N СИП-467/2016 Суд отказал в иске по делу о признании недействительным решения Роспатента, поскольку заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным ему словесным товарным знаком

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2017 г. по делу N СИП-467/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 31 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 6 февраля 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2017 г. N С01-320/2017 по делу N СИП-467/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Симоновой К.А.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Бионекс" (пр. Космонавтов, д. 8/4, кв. 32, г. Ростов-на-Дону, 344000, ОГРН 1136193001394)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.04.2016 по заявке N 2013721326, третьи лица: компания Био-Грин Планет, Инк./ Bio-Green Planet, Inc. (9350 Flair Dr Suite # 401, El Monte, CA 91731, USA), общество с ограниченной ответственностью "Бионикс" (Машковский проезд, д. 7, пос. Красково, Люберецкий район, Московская область, 140009, ОГРН 1027700502565),

при участии в заседании представителей:

от заявителя - Феоктистова Ю.А.(доверенность от 15.08.16);

от Роспатента - Козача А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-574/41);

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Бионекс" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.04.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 14.12.2015 на решение Роспатента от 07.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013721326.

Определением суда от 04.10.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Био-Грин Планет, Инк./Bio-Green Planet, Inc., общество с ограниченной ответственностью "Бионикс".

Общество в заявлении указало, что вывод Роспатента о том, что словесное обозначение "BIONEX" воспроизводит обозначение, используемое Био-Грин Планет, Инк. для маркировки однородных товаров является необоснованным и не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Требование заявителя обосновано тем, заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком и товары 01-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в отношении которых испрашивалось предоставление правовой охраны по заявке N 2013721326, по его мнению, не являются однородными товарам 01-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 206050. Таким образом, заявитель полагает, что решение Роспатента от 16.05.2016 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Третьи лица извещены надлежащим образом, в том числе путем размещения соответствующей информации в сети Интернет (http://kad.arbitr.ru), явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей третьих лиц.

В судебном заседании представитель общества выступил по доводам, изложенным в заявлении, заявленное требование поддержал.

Представитель Роспатента поддержал доводы отзыва, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей общества и Роспатента и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Словесное обозначение "BIONEX" по заявке N 2013721326 с приоритетом от 24.06.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества в отношении товара 01-го класса МКТУ, указанных в заявке.

По результатам проведения экспертизы указанного обозначения Роспатентом было принято решение от 07.08.2015 об отказе его государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам обществом 14.12.2015 было подано возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением от 07.08.2015.

Решением Роспатента от 24.04.2016 в удовлетворении возражения заявителю было отказано.

Не согласившись с указанным решением Роспатента общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты приоритета (24.06.2013) заявленного на регистрацию словесного обозначения "BIONEX" правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила ТЗ).

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Данная норма подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Как указано в оспариваемом решении Роспатента по имеющимся в материалах дела информации и сведениям сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит обозначение "Bionex", используемое компанией Био-Грин Планет, Инк. для маркировки однородных товаров и следовательно, регистрации его на имя общества способна ввести в заблуждение относительно изготовителя товара, что не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Однако данный вывод Роспатента нельзя признать обоснованным. Как установлено судом Роспатентом использовалось информация на сайте http://jiranet.ru/bionex.hpp, в то же время информацию, размещенная на указанном сайте нельзя признать достоверной. Указанный сайт компании Био-Грин Планет, Инк. не принадлежит, по ее сведениям, изложенным в отзыве (т. 3, л.д. 18-19) обозначение "Bionex" не использовалось компанией в России для реализации своей продукции. Также размещенная информация опровергается лицом, ее разместившим на сайте (письмо общества с ограниченной ответственностью "КонцептПлюс" (т. 1 л.д. 32). Из сертификата соответствии N РОСС US.AГ40.H01946 от 21.03.2013 представленного обществом в материалы дела при рассмотрения заявки N 2013721236 не следует, что компания Био-Грин Планет, Инк. маркирует однородные товары спорным обозначением.

Тем не менее, указанный ошибочный вывод Роспатента не может повлечь отмену оспариваемого решения Роспатента, в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются, в том числе, с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в подпункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке N 2013721326 представляет собой словесное обозначение "BIONEX", выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 206050 представляет собой словесное обозначение "БИОНИКС", выполненное стандартными шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01-го класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 (а) Правил звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Фонетическое сходство заявленного обозначения "BIONEX" и противопоставленного товарного знака "БИОНИКС" обусловлено близостью звучания, совпадением большинства, входящих в их состав звуков. Несмотря на то, что заявленное обозначение выполнено буквами латиницы, по правилам прочтения английского языка буква "Х" на конце читается как "кс".

Согласно пункту 14.4.2.2 (б) Правил графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, цветовая гамма.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены стандартным шрифтом, что усиливает их сходство.

Сравнительный анализ заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом ввиду фонетического и визуального сходства, поэтому обозначение "BIONEX" является сходными до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

Доводы заявителя, озвученные в ходе судебного заседания об обратном, документально не подтверждены и основаны на субъективном мнении его представителя, и противоречат выводам Роспатента.

Таким образом Роспатент пришел к правомерному выводу о сходстве заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения и противопоставленного товарного знака.

Исследуя вопрос об однородности товаров заявленного обозначения и товаров, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, Роспатент установил, что товары 01-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 01-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак однородны, ввиду того, что они относятся к химическим продуктам, имеют одинаковое предназначение для использования в промышленных и научных целях, и соотносятся как род/вид. Указанный вывод суд считает обоснованным в силу следующего.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01-го класса МКТУ "вещества для отделения и разложения жиров; препараты для стерилизации почвы; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ускорения компостирования; препараты биологические для очистки сточных вод; препараты биологические для переработки отходов животных; препараты биологические для разложения жиров; препараты биологические для очистки водоемов и прудов; препараты биологические для разложения нефтяных загрязнений; препараты биологические для переработки отходов фруктов и овощей; препараты из микроорганизмов, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты ферментативные для промышленных целей; ферменты для промышленных целей; ферменты для химических целей; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды".

Противопоставленный товарный знак также зарегистрирован в отношении товаров 01-го класса МКТУ "химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей".

С учетом положений Правил и Методических рекомендаций N 138, товары "химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях" противопоставленного товарного знака и товары, заявленные на регистрацию "вещества для отделения и разложения жиров; препараты для стерилизации почвы; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды" относятся между собой как род-вид, поскольку последние могут быть объединены общим понятием "химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях". Также указанные товары имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Товар 01-го класса МКТУ "удобрения" противопоставленного товарного знака и товары 01-го класса МКТУ "препараты биологические для ускорения компостирования; препараты биологические для переработки отходов животных; препараты биологические для переработки отходов фруктов и овощей" заявленного обозначения соотносятся между собой как род-вид, поскольку последние используются в процессе производства удобрений и входят в их состав в качестве ингредиента. Также указанные товары имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Также товары 01-го класса МКТУ "химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях" и остальные товары заявленного обозначения, не названные выше, однородны, поскольку имеют одно назначение (промышленные цели; очистка воды, стоков, почвы, труб, и т.д.), круг потребителей и условия сбыта (специализированные магазины), а товар "ферменты для химических целей" кроме того, может входить в состав товара "химические продукты" в качестве ингредиенты. При этом наряду с биологическими способами, существуют химические способы очистки воды, стоков, почвы, где в качестве адсорбента применяются химические вещества.

Таким образом, Роспатент сделал правильный вывод о том, что указанные товары являются однородными.

Относительно довода заявителя о том, что товары, указанные в перечне противопоставленного товарного знака и товары заявленного обозначения изготовлены их материалов разного вида (химические вещества и биологически препараты), а следовательно, различаются по кругу потребителей, следует отметить, что основные признаки однородности (к которым относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материалов, из которого они изготовлены) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными (условия реализации, круг потребителей и др.).

При этом согласно пунктам 3.1 и 3.1.1 Методических рекомендаций N 198 вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения; чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Более того, необходимо учитывать, что высокая степень сравниваемых обозначений увеличивает опасность смешения указанных выше товаров. В пункте 3.6 Методических рекомендаций N 198 разъясняется, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом высокой степени сходства словесных элементов сравниваемых обозначений опасность смешения производителей выше, в связи с чем диапазон сравниваемых товаров, рассматриваемых как однородные, шире.

Таким образом, Роспатентом был сделан правомерный вывод о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "BIONEX", по заявке N 2013721326 является сходным до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком "БИОНИКС" по свидетельству Российской Федерации N 206050, в связи с чем его регистрация не может быть осуществлена по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Бионекс" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.04.2016 по заявке N 2013721326 оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова