Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2017 г. N С01-44/2017 по делу N А33-331/2016 Суд удовлетворил иск и обязал ответчика прекратить использование спорного коммерческого обозначения, поскольку установил сходство до степени смешения между используемым истцом коммерческим обозначением и обозначением, используемым ответчиком, а также фактическое непрерывное использование истцом коммерческого обозначения в течение длительного времени и отсутствие доказательств использования соответствующего обозначения ответчиком в более ранний срок

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2017 г. N С01-44/2017 по делу N А33-331/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судья Деревягин М.В., секретарь судебного заседания Новожилова Т.П.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мульти-Нет плюс" (ул. Рыбаков, д. 5 А, г. Севастополь, Республика Крым, 299014, ОГРН 1122468027109)

на решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2016 по делу N А33-331/2016 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Райт Сайд+" (ул. Профсоюзная, д. 26/44, пом. II, ком. 1, 117292, Москва, 117292, ОГРН 1102468042489)

к обществу с ограниченной ответственностью "Мульти-Нет плюс" и обществу с ограниченной ответственностью "Максима-Групп") (ул. 40 лет Победы, д. 18, г. Красноярск, 660132, ОГРН 1132468051473), с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Мульти-Нет" (ул. Дмитрия Мартынова, д. 22, пом. 201, г. Красноярск, 660043, ОГРН 1072464000718),

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Райт Сайд +" Берсенева А.С. (по доверенности от 31.10.2016), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Райт Сайд +" (далее - общество "Райт Сайд+", истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мульти-Нет плюс" (далее - общество "Мульти-Нет плюс") и обществу с ограниченной ответственностью "Максима-Групп" (далее - общество "Максима-Групп") об обязании прекратить использование коммерческого обозначения, состоящего из словесного (MAXIMA) и графического (трех разноразмерных разноцветных кубов зеленого, желто-оранжевого и синего цветов) элементов.

Исковое заявление определением Арбитражного суда Красноярского края от 26.01.2016 принято к производству, делу присвоен номер А33-331/2016.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Красноярского края определением от 28.03.2016 привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Мульти-Нет" (далее - общество "Мульти-Нет").

Общество "Мульти-Нет" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу "Райт Сайд+" о прекращении использования принадлежащего обществу "Мульти-Нет" коммерческого обозначения, состоящего из словесного (MAXIMA) и графического (трех разноразмерных разноцветных кубов зеленого, желто-оранжевого и синего цветов) элементов.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 29.03.2016 исковое заявление было принято к производству, делу присвоен номер А33-6138/2016.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 18.04.2016 дело N А33-6138/2016 объединено для совместного рассмотрения с делом N А33-331/2016, объединенному делу присвоен номер А33-331/2016.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 23.06.2016 производство по иску общества "Райт Сайд+" к обществу "Максима-Групп" об обязании прекратить использование коммерческого обозначения прекращено.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 23.06.2016 исковое заявление общества "Мульти-Нет" к обществу "Райт Сайд+" о прекращении использования коммерческого обозначения, состоящего из словесного (MAXIMA) и графического (трех разноразмерных разноцветных кубов (зеленого, желто-оранжевого и синего цветов) элементов, оставлено без рассмотрения.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2016, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Мульти-Нет плюс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, а также на нарушение ими норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Мульти-Нет плюс" указывает, что судом апелляционной инстанции был нарушен принцип равноправия и состязательности сторон, так как в нарушение части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции принял новые доказательства, представленные истцом, при отсутствии обоснования невозможности их представления в суде первой инстанции, но при этом отказал в приобщении документов, приложенных ответчиком к возражению на отзыв истца от 28.11.2016.

По мнению ответчика, в материалах дела отсутствуют доказательства использования истцом спорного обозначения в качестве коммерческого, а из представленных истцом доказательств невозможно сделать соответствующий вывод, так как они содержат иные обозначения разного содержания.

Общество "Мульти-Нет плюс" полагает, что судами первой и апелляционной инстанций не исследовался вопрос об использовании истцом спорного обозначения как коммерческого, в частности, судами не было установлено имеется ли у истца предприятие как имущественный комплекс и ассоциируется ли спорное обозначение у потребителей исключительно с деятельностью истца в пределах определенной территории.

Ответчик не согласен с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что общество "Мульти-Нет" не использует спорное обозначение более года, в связи с чем у него прекратилось право использования коммерческого обозначения.

Кроме того, общество "Мульти-Нет плюс" возражает против вывода судов о том, что третье лицо подтверждает использование спорного обозначения только в 2008 - 2009 годах, тогда как ответчиком представлялись доказательства использования коммерческого обозначения с 2009 по 2016 годы.

Лицами, участвующими в деле, отзывы на кассационную жалобу не представлены.

В судебном заседании представитель общества "Райт Сайд+" просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Райт Сайд+" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 16.09.2010, основным видом лицензируемой деятельности являются услуги связи для целей кабельного вещания, место действия лицензии - Красноярский край, г. Красноярск.

Общество "Мульти-Нет плюс" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 11.05.2012, основным видом лицензируемой деятельности являются услуги связи для целей кабельного вещания, местом действия лицензии является Красноярский край.

Полагая, что ответчик при осуществлении однородных видов деятельности неправомерно использует коммерческое обозначение, исключительные права на которое принадлежат истцу, общество "Райт Сайд+" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что используемое истцом для индивидуализации принадлежащего ему предприятия в отрасли услуг - телекоммуникации (кабельное телевизионное вещание, телефонное обслуживание, обеспечение доступа в Интернет, телекоммуникационное подключение к Интернет) коммерческое обозначение визуально представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом "MAXIMA" и графического элемента с тремя разноразмерными разноцветными кубами зеленого, желто-оранжевого и синего цветов; обозначение обладает необходимыми различительными признаками и может использоваться истцом в качестве коммерческого обозначения принадлежащего ему предприятия в отрасли услуг - телекоммуникации путем указания на вывесках, бланках, счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках и прочее; коммерческое обозначение ответчика имеет абсолютное звуковое (фонетическое) сходство с коммерческим обозначением истца по наличию близких и совпадающих звуков, близости звуков, расположению близких звуков и звукосочетаний по отношению друг с другом и т.д.; коммерческое обозначение ответчика сходно графически (визуально) с коммерческим обозначением истца на основании общего зрительного впечатления и графического написания; используя коммерческое обозначение "MAXIMA", ответчик может ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов истца при осуществлении однородных видов деятельности.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность изложенных в нем выводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 той же статьи лицо, нарушившее правила пункта 2 указанной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

При этом в силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 названной статьи исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Применительно к настоящему спору указанное правило означает, что в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначений для индивидуализации предприятия. При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Оценив, представленные доказательства в соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив сходство до степени смешения между используемым истцом коммерческим обозначением и обозначением, используемым ответчиком, а также фактическое непрерывное использование истцом коммерческого обозначения с 2010 года и принимая во внимание отсутствие доказательств использования соответствующего обозначения ответчиком в более ранний срок, суды первой и апелляционной инстанции обоснованно удовлетворили заявленные исковые требования.

Довод заявителя кассационной жалобы о нарушении судом апелляционной инстанции принципа равноправия и состязательности сторон, выразившемся в принятии новых доказательств, представленных истцом в нарушение части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и непринятии доказательств, представленных ответчиком в возражениях на отзыв истца от 28.11.2016, отклоняется судом кассационной инстанции, так как в соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, представленные для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 этого Кодекса, принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

Из материалов дела усматривается, что документы, приобщенные судом апелляционной инстанции к материалам дела по ходатайству истца, были приложены к отзыву на апелляционную жалобу в качестве обоснования возражений относительно апелляционной жалобы, в связи с чем суд апелляционной инстанции действовал без нарушения норм процессуального права.

Согласно разъяснению, данному в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

При этом в отношении документов, представляемых заявителем апелляционной жалобы, действует правило, установленное абзацем первым пункта 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Поскольку ответчиком доказательств невозможности представления в суд первой инстанции дополнительных доказательств по причинам, не зависящим от него, не представлено, суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении его ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Также коллегия судей не может признать состоятельными доводы ответчика об отсутствии в материалах дела надлежащих доказательств использования истцом спорного обозначения в качестве коммерческого, а также о неисследовании судами данного вопроса.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (часть 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суды первой и апелляционной инстанции, на основании всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, пришли к обоснованному выводу об использовании истцом словесного обозначения в качестве коммерческого обозначения начиная с 2010 года путем его размещения на рекламных материалах, на вывесках компании, принадлежащей истцу, а также на официальном сайте истца в сети Интернет. Также суды установили, что истцом была подана заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака.

В силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой исходя из принципа правовой определенности, решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Вывод судов о возникновении у истца исключительного права на коммерческое обозначение сделан на основе исследования совокупности доказательств, в достаточной степени аргументирован, в связи с чем у суда кассационной инстанции не имеется оснований для его переоценки.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочным выводам о неиспользовании третьим лицом спорного обозначения более года, в связи с чем оно утратило право использования данного обозначения, а также об отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих использование третьим лицом спорного обозначения в период с 2009 по 2016 года, не может быть признана обоснованной.

Судом апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении была дана надлежащая оценка всем представленным ответчиком и третьим лицом доказательствам, в том числе установлено, что некоторые из них носят ненадлежащий характер, в результате чего апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о недоказанности использования третьим лицом спорного обозначения в 2010-2015 годах.

Иная оценка представленных доказательств не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с оценкой судами имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Исходя из этого, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.06.2016 по делу N А33-331/2016 постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.02.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

В.А. Химичев