Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г. N С01-89/2016 по делу N А40-189533/2014 Суд удовлетворил иск о защите исключительного права на изобретение и запретил ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей спорный препарат, поскольку факт использования ответчиками изобретения по патенту РФ подтвержден материалами дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г. N С01-89/2016 по делу N А40-189533/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Пашковой Е.Ю., Уколова С.М.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (Каширское шоссе, д. 12, стр. 1, Москва, 115230, ОГРН 1037724060560) на решение Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2016 (судья Козленкова О.В.) по делу N А40-189533/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016 (судьи Верстова М.Е., Садикова Д.Н., Трубицын А.И.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению закрытого акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН 1025006038958) к обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ защита растений Центр" (ул. Бахметьева, д. 1, офис 36, г. Воронеж, Воронежская обл., 394006, ОГРН 1133668007010), обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1037724060560), обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ" (д. Румянцево, Бизнес парк "Румянцево", стр. 1, офис 711-А, Москва, 142784, ОГРН 1105003002422) о защите исключительного права на изобретение по патенту N 2488999 и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (ОГРН 1037724060560) к закрытому акционерному обществу Фирма "Август" о признании права преждепользования на изобретение на патент Российской Федерации N 2488999.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Орликов пер., 1/11, Москва, 107139, ОГРН 1067760630684).

В судебном заседании приняли участие представители:

закрытого акционерного общества Фирма "Август": Суслов И.М. по доверенности от 29.12.2015 N 2015-4029, Зайченко Н.М., Ахмедов Г.А. по доверенности от 11.02.2016;

общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ": Сергеев А.В. по доверенности от 02.02.2015, Пронин В.А. по доверенности от 25.11.2016, Шмидт Е.А по доверенности от 02.02.2015.

В судебное заседание представители общества с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ защита растений Центр", общества с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ" и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации не явились, извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество Фирма "Август" (далее - общество Фирма "Август") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ защита растений Центр" (далее - общество "ЗемлякоФФ защита растений Центр"), обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (далее - общество Группа компаний "ЗемлякоФФ"), обществу с ограниченной ответственностью "ЗемлякоФФ" (далее - общество "ЗемлякоФФ") о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида "Статус Гранд" (трибенурон - метил + флорасулам, 500 г/кг + 104 г/кг), о прекращении регистрации гербицида "Статус Гранд" регистрантом общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" и исключении его из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации; об опубликовании в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения по патенту Российской Федерации N 2488999.

Общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" предъявило встречный иск о признании права на дальнейшее безвозмездное использование тождественного изобретению по патенту N 2488999 решения - пестицида "Статус Гранд" ВДГ (500 г/кг трибенурон-метила - 104 г/кг флорасулама) без расширения объема такого использования (право преждепользования) в количестве 50 тонн в год.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество "ЗемлякоФФ защита растений Центр", общество "ЗемлякоФФ", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016, в удовлетворении исковых требований общества Фирма "Август" и встречных исковых требований общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2016 принят отказ от первоначальных исковых требований по пунктам 2, 3 уточненных исковых требований. Производство по делу в данной части прекращено.

Суд первой инстанции запретил обществам "ЗемлякоФФ защита растений Центр", Группа компаний "ЗемлякоФФ", "ЗемлякоФФ" изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей гербицид "Статус Гранд" (трибенурон-метил + флорасулам, 500 г/кг + 104 г/кг). В удовлетворении встречных исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2016 оставлено в силе.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество Группа компаний "ЗемлякоФФ", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм процессуального и материального права, просит оспариваемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В обоснование кассационной жалобы общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" указывает, что судами первой и апелляционной инстанций в ходе рассмотрения настоящего дела неверно применены положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно не определен объем права преждепользования общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" в отношении спорного технического решения, при этом необоснованно отказано в проведении судебной экспертизы для установления такого объема.

По мнению общества Группа компаний "ЗемлякоФФ", суд первой инстанции ошибочно истолковал постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016 по настоящему делу, из которого не следует, что представленные обществом Группа компаний "Землякофф" договоры на проведение научно-исследовательских работ не могут быть положены в основу вывода о наличии у ответчика права преждепользования.

Общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" полагает, что ответчиками по первоначальному иску представлены все необходимые доказательства для установления права преждепользования на пестицид "Статус Гранд", при этом в материалах дела отсутствуют сведения, которые свидетельствовали бы об их недобросовестности или злоупотреблении правом.

В судебном заседании представители общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" доводы своей кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение. При этом дополнительно указали, что имеются процессуальные нарушения для отмены обжалуемых судебных актов, выразившиеся в отказе в удовлетворении ходатайства общества Группа компаний "ЗемлякоФФ" о приостановлении производства по настоящему делу до принятия Роспатентом решения по возражению против предоставления правовой охраны изобретению по патенту Российской Федерации N 2488999.

Представители общества Фирма "Август" возражали против удовлетворения кассационной жалобы общества Группа компаний "ЗемлякоФФ".

Остальные ответчики и третье лицо в судебное заседание не явились, отзывы и представителей не направили, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество Фирма "Август" является обладателем патента Российской Федерации N 2488999 на изобретение "Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений" с приоритетом от 15.11.2011, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 14.03.2013.

Основанием для обращения общества Фирма "Август" в Арбитражный суд города Москвы послужило то, что общество "ЗемлякоФФ" и общество "ЗемлякоФФ защита растений Центр" используют в своей деятельности, в том числе вводят в гражданский оборот гербицид (являющийся разновидностью пестицида) под наименованием "Статус Гранд", в котором использовано запатентованное истцом изобретение.

В рамках рассмотрения настоящего дела проводилась судебная патентоведческая экспертиза. В заключении, сделанном по ее итогам, содержится вывод о том, что решение, представленное в справке общества "ЗемлякоФФ" о составе продукта (пестицида) "Статус Гранд", произведенного им для испытаний и исследований в соответствии с пунктом 2.8 Соглашения о формуляции от 08.07.2011 года, является тождественным одному из вариантов решений, охватываемых патентом Российской Федерации N 2488999.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Поскольку факт использования ответчиками изобретения по патенту Российской Федерации N 2488999 был подтвержден материалами дела, суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования о запрете ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей гербицид "Статус Гранд" (трибенурон-метил + флорасулам, 500 г/кг + 104 г/кг).

В отношении встречных исковых требований суды первой и апелляционной инстанций по итогам рассмотрения дела пришли к выводу, что представленные ответчиками документы не подтверждают совершение общество Группа компаний "ЗемлякоФФ" необходимых приготовлений к использованию тождественного решения.

Материалами дела подтверждается осуществление обществом Группа компаний "ЗемлякоФФ" до даты приоритета патента N 2488999 научных исследований по испытанию ряда препаратов, в том числе препарата "Статус Гранд". Данный факт нашел свое отражение в пункте 1.1. договора N 15/50/11 на выполнение научно-исследовательских работ, согласно которому "Исполнитель обязуется выполнить следующие виды научно-исследовательских работ: проведение экспертизы материалов Заказчика для постановки на испытания препаратов <...> Статус Гранд <...>. Заказчик (общество с ограниченной ответственностью "Глобал-Трейд") обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в размере и порядке, предусмотренным настоящим договором" (т. 1, л.д. 50), а также в пункте 1.1. договора N 34/10/11 на проведение научно исследовательских работ от 18 марта 2011 года, согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение научно-исследовательских работ по изучению биологической эффективности и определению остаточных количеств препарата<...> Статус Гранд <...>" (том 1, л.д. 52).

Справка исх. N 08/16 от 29.08.2016, составленная компанией Жингсу Агрокем Лаборатори Ко., Лтд, также, по мнению судов, не является безусловным доказательством, подтверждающим осуществление до даты приоритета спорного изобретения каких-либо действий, касающихся препарата Статус Гранд.

Иных документов, подтверждающих осуществление до даты приоритета изобретения истца каких-либо действий, касающихся препарата Статус Гранд, обществом Группа компаний "ЗемлякоФФ", в материалы дела представлено не было.

Доказательств того, что обществом "Землякофф" или Группа компаний "ЗемлякоФФ" были проведены приготовления к использованию пестицида "Статус Гранд" до даты получения государственной регистрации (например, приобретение оборудования, подготовка производственных мощностей и т.д.), по мнению судов, в материалы дела также не представлены.

Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что Соглашение о формуляции не подтверждает реально принятых мер по приготовлению к использованию на территории Российской Федерации технического решения, тождественного запатентованному в патенте Российской Федерации N 2488999. Данным Соглашением может подтверждаться только намерение использовать пестицид "Статус Гранд".

Таким образом, исходя из имеющихся в материалах дела документов, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии права преждепользования у ответчика в связи с непредставлением ответчиком надлежащих и допустимых доказательств реального производства соответствующего препарата.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, возражения относительно жалобы, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Выводы судов первой и апелляционной инстанции об удовлетворении первоначальных исковых требованиях о запрете ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида "Статус Гранд" (трибенурон-метил + флорасулам, 500 г/кг + 104 г/кг) суд кассационной инстанции считает правомерными, доводы заявителя об обратном противоречат материалам дела.

Указанные в кассационной жалобе доводы о том, что исследованные судом и экспертом документы не свидетельствует о тождественности производимого обществом Группа компаний "ЗемлякоФФ" препарата Статус Гранд противоречат другим доводам ответчика о наличие у него права преждепользования на изобретение истца, так как право преждепользования может быть установлено только в отношении тождественного охраняемому изобретению технического решения.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Согласно разъяснению высшей судебной инстанции, приведенному в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы, что в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2016 по настоящему делу не было указано, что представленные обществом Группа компаний "Землякофф" договоры на проведение научноисследовательских работ не могут быть положены в основу вывода суда о наличии у ответчика права преждепользования. Напротив, в названном постановлении суд кассационной инстанции фактически согласился с первоначальными выводами судов о том, что этими документами подтверждается осуществление обществом Группа компаний "Землякофф" к выпуску продукции, содержащей именно спорное техническое решение. Выводы об обратном в указанном постановлении отсутствуют.

В то же время судами нижестоящих инстанций при повторном рассмотрении правомерно установлено, что ответчиками в нарушении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были представлены надлежащие и допустимые доказательства, позволяющие определить предполагаемые объемы производства такой продукции в соответствии с требованиями статьи 1361 ГК РФ. При это суды первой и апелляционной инстанций выполнили все указания суда кассационной инстанции.

Довод заявителя жалобы относительно отказа судов первой инстанции и апелляционной инстанции в назначении судебной экспертизы, не может быть принят во внимание, поскольку вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации разрешается судом, рассматривающим дело по существу. По смыслу названной нормы назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

При этом как пояснил в судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы, заявляя о назначении судебной экспертизы, ответчики не предоставили иных допустимых доказательств, позволяющих определить объемы преждепользования в отношении технического решения, воплощенного в препарате Статус Гранд.

Ссылка общества Группа компаний "Землякофф" на необоснованное неприменение судом первой инстанции статей 143, 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также является несостоятельной.

Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом (пункт 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу статей 143 и 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации само по себе обращение ответчика в Роспатент об оспаривании правовой охраны патента Российской Федерации N 2488999 не препятствует рассмотрению конкретного дела арбитражным судом.

В данном случае суд исходил из отсутствия доказательств невозможности разрешения данного дела до рассмотрения Роспатентом соответствующего возражения, поэтому правомерно не приостановил производство по настоящему делу.

Следует отметить, что подача возражения против действия патента является законным способом ответа лица, к которому предъявлены требования в связи с нарушением права на патент, в случае если это лицо полагает соответствующее техническое решение непатентоспособным и доступным для использования любыми лицами.

При признании недействительным патента на основании его несоответствия его условиям патентоспособности патент аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента (пункт 5 статьи 1398 ГК РФ, пункт 54 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). При аннулировании патента использование соответствующего технического решения в период его действия перестает быть незаконным.

Решение Роспатента по итогам рассмотрения возражений в силу подпункта 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть признано вновь открывшимся обстоятельством (пункт 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпункт 1 пункта 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ

Иные доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанции, в связи с чем, не подлежат рассмотрению в суде кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с обжалуемыми судебными актами не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для их отмены.

Суды первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследовали и оценили представленные доказательства, установили имеющие значение для дела фактические обстоятельства, правильно применили нормы права.

Пределы полномочий суда кассационной инстанции регламентируются положениями статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса, в соответствии с которыми кассационный суд не обладает процессуальными полномочиями по оценке (переоценке) установленных по делу обстоятельств.

Основания для отмены или изменения решения и постановления по приведенным в кассационных жалобах доводам отсутствуют. Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса), не установлены.

Расходы по уплате государственной пошлины за кассационное рассмотрение дела на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 12.09.2016 по делу N А40-189533/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суд от 07.12.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "ЗемлякоФФ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.М. Уколов