Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2017 г. по делу N СИП-736/2016 Оставив в силе решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения истца против выдачи патента на изобретение, суд исходил из того, что на момент рассмотрения возражения формула изобретения по оспариваемому патенту с учетом внесенных в нее уточнений полностью соответствовала её описанию на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2017 г. по делу N СИП-736/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 марта 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Меридиан" (ул. Докучаева, д. 50, г. Пермь, 614031, ОГРН 1055904144691) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.08.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения от 05.11.2015 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2456342 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 05.11.2015 против выдачи названного патента с учетом формулы изобретения, содержащейся в решении о выдаче патента по заявке N 2011114543.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Сенченко Татьяна Андреевна (Московская область, г. Мытищи).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Чиженок М.В. (по доверенности от 11.07.2016);

от органа, принявшего оспариваемый акт, - Старцева Д.Б. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-592/41);

от третьего лица - Сенченко Т.А. (лично, паспорт) и Жердев П.Д. (по доверенности от 23.01.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Меридиан" (далее - общество "Меридиан") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.08.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения от 05.11.2015 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2456342 и об обязании Роспатента повторно рассмотреть возражение от 05.11.2015 против выдачи названного патента с учетом формулы изобретения, содержащейся в решении о выдаче патента по заявке N 2011114543.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Сенченко Татьяна Андреевна.

В обоснование заявленных требований общество "Меридиан" ссылается на то, что оспариваемое решение не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку согласно этой норме права решение о признании патента на изобретение недействительным принимается на основании формулы изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента и данная норма не связывает возможность принятия решения о признании патента на изобретение недействительным с формулой изобретения, содержащейся в выданном патенте.

По мнению общества "Меридиан", оспариваемое решение также не соответствует пункту 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила рассмотрения возражений), согласно которому при рассмотрении возражения Роспатент вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Как полагает общество "Меридиан", отказ Роспатента принимать во внимание формулу изобретения, содержащуюся в решении о выдаче патента по заявке N 2011114543, лишает его права на оспаривание патента Российской Федерации N 2456342 по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в удовлетворении заявленных требований отказать, ссылаясь на то, что в решении о выдаче патента была приведена формула, которая не представлялась заявителем ни на одном из этапов рассмотрения заявки N 2011114543.

Роспатент обращает внимание на то, что на основании заявления патентообладателя от 26.11.2015 им было принято решение об исправлении технической ошибки, допущенной экспертом Роспатента, в соответствии с пунктом 4 статьи 1393 ГК РФ, правомерность которого подтверждена вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу N СИП-437/2016.

Роспатент отмечает, что оспариваемое решение об отказе в удовлетворении возражения было принято в отношении актуальных сведений об изобретении по патенту Российской Федерации N 2456342.

Также Роспатент не согласен с доводом общества "Меридиан" о нарушении пункта 4.9 Правил рассмотрения возражений, указывая, что пунктом 4 статьи 1393 ГК РФ устанавливаются различные основания для внесения изменений в формулу изобретения.

Третьим лицом представлен отзыв на заявление, в котором оно просит отказать в удовлетворении заявленных требований, обращая внимание на то, что появление нетождественной материалам заявки формулы изобретения в решении о выдаче патента обусловлено технической ошибкой эксперта.

В судебном заседании представитель общества "Меридиан" на доводах, изложенных в заявлении, настаивал.

Представитель Роспатента и третье лицо возражали против удовлетворения заявления, ссылаясь на доводы, изложенные в отзывах на него.

Как следует из материалов дела, Жердевым Павлом Дмитриевичем 14.04.2011 в Роспатент была подана заявка на выдачу патента на изобретение "Устройство с наполнителем для укупоривания бутылки и обработки находящего в ней жидкого продукта", которой был присвоен регистрационный номер N 2011114543.

В ходе проведения экспертизы по существу 12.10.2011 Жердевым П.Д. было представлено ходатайство о рассмотрении уточненной формулы изобретения.

По результатам экспертизы по существу Роспатентом принято решение от 10.01.2012 о выдаче по заявке N 2011114543 патента на изобретение с уточненной 12.10.2011 формулой.

На основании решения Роспатента от 10.01.2012 о выдаче патента на изобретение по заявке N 201114543 в соответствии с пунктом 1 статьи 1393 ГК РФ была осуществлена государственная регистрация вышеназванного изобретения и выдан патент Российской Федерации N 2456342. Согласно статье 1394 ГК РФ соответствующие сведения были опубликованы в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели" от 20.07.2012 N 20-2012.

На основании зарегистрированного 26.04.2013 за N РД0123189 договора об отчуждении исключительного права обладателем патента Российской Федерации N 2456342 стала Сенченко Т.А.

Общество "Меридиан" 05.11.2015 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2456342, мотивированным несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", а также наличием в формуле изобретения, которая содержалась в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и формуле названного изобретения.

Сенченко Т.А. в порядке, установленном пунктом 4 статьи 1393 ГК РФ, 26.11.2015 обратилась в Роспатент с заявлением об исправлении технической ошибки, заключавшейся в том, что в независимом пункте формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2456342 ошибочно вместо слова "дозатор" указано слово "клапан".

Данное заявление было рассмотрено Роспатентом и удовлетворено, сведения о внесении в указанный патент соответствующих изменений были внесены в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и опубликованы в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели" N 10-2016 от 10.04.2016.

Решением Роспатента от 26.08.2016 в удовлетворении возражения общества "Меридиан" против выдачи патента Российской Федерации N 2456342 отказано.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что при формировании решения о выдаче патента была допущена техническая ошибка и патент был выдан с формулой, не согласованной с заявителем; указанная ошибка была исправлена и оспариваемый патент на изобретения был переиздан с уточненной формулой; на момент рассмотрения возражения формула изобретения по оспариваемому патенту с учетом внесенных в нее уточнений полностью соответствовала описанию на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Общество "Меридиан", полагая, что решение Роспатента от 26.08.2016 не соответствует закону и иным нормативным правовым актам, нарушает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявок на выдачу патента на изобретение и по рассмотрению возражений против выдачи патента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному нормативному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение (14.04.2011) правовая база для оценки охраноспособности изобретения при рассмотрении настоящего дела включает нормы ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент). Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения против предоставления изобретению по патенту Российской Федерации N 2452514 правовой охраны, установленный ГК РФ и Правилами рассмотрения возражений, действующими на момент подачи обществом "Меридиан" соответствующего возражения (05.11.2015).

Решение Роспатента от 26.08.2016 оспаривается обществом "Меридиан" только в части основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, согласно которому патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Роспатентом не отрицается тот факт, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту, изложенной в решении о выдаче этого патента, имелись признаки, не раскрытые в документах заявки N 2011114543, однако на момент рассмотрения возражения общества "Меридиан" Роспатент руководствовался формулой изобретения, уточненной патентообладателем в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1393 ГК РФ, которая содержала все признаки, раскрытые в документах заявки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1393 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный патент на изобретение и (или) в соответствующий государственный реестр изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Из материалов дела усматривается, что первоначально пункт 1 формулы изобретения по заявке N 2011114543 был изложен в следующей редакции: "1. Устройство с наполнителем для укупоривания бутылки и обработки находящего в ней жидкого продукта, содержащее крышку, соединенную резьбовым соединением с фиксируемым на горлышке бутылки корпусом, наполнитель и воздухопроводящий узел, отличающееся тем, что снабжено клапаном, имеющим сообщающиеся между собой углубление для наполнителя, боковые и центральное отверстия, соединенным жестко с клапаном и герметично с корпусом дозатором, имеющим разъемное соединение с крышкой, ниппелем, имеющим воздухопроводящие каналы, боковые отверстия и пробку, выполненную с возможностью перекрытия центрального отверстия клапана, лифтом для продольного смещения дозатора и клапана в корпусе, узлом стравливания воздуха из полости корпуса с наполнителем при его закрытии, при этом корпус выполнен с внутренним цилиндрическим выступом с отверстием для насаживания ниппеля и наклонными направляющими лифта с ограничителями, взаимодействующими соответственно с косыми вырезами и ограничителями дозатора, а воздухопроводящий узел образован кольцевым зазором между горлышком бутылки и внутренней поверхностью юбки корпуса, воздухопроводящими каналами ниппеля, ограниченными поперечной стенкой корпуса, зазором между внутренней поверхностью ниппеля и внешней поверхностью внутреннего выступа корпуса и отверстиями в боковой стенке ниппеля.".

Уточненный пункт формулы, изложенный Жердевым П.Д. в ходатайстве от 12.10.2011, поданном в ходе проведения экспертизы по существу, был изложен в следующей редакции: "1. Устройство с наполнителем для укупоривания бутылки и обработки находящего в ней жидкого продукта, содержащее крышку, соединенную резьбовым соединением с фиксируемым на горлышке бутылки корпусом, наполнитель и воздухопроводящий узел, отличающееся тем, что снабжено клапаном, имеющим сообщающиеся между собой углубление для наполнителя, боковые и центральное отверстия, соединенным жестко с дозатором, имеющим разъемное соединение с крышкой, ниппелем, имеющим воздухопроводящие каналы, боковые отверстия и пробку, выполненную с возможностью перекрытия центрального отверстия клапана, лифтом для продольного смещения дозатора в корпусе и клапана в ниппеле, узлом стравливания воздуха из полости корпуса с наполнителем при его закрытии, при этом корпус выполнен с внутренним цилиндрическим выступом с отверстием для насаживания ниппеля и наклонными направляющими лифта с ограничителями, взаимодействующими соответственно с косыми вырезами и ограничителями дозатора, а воздухопроводящий узел образован кольцевым зазором между горлышком бутылки и внутренней поверхностью юбки корпуса, воздухопроводящими каналами ниппеля, ограниченными поперечной стенкой корпуса, зазором между внутренней поверхностью ниппеля и внешней поверхностью внутреннего выступа корпуса и отверстиями в боковой стенке ниппеля, которые могут перекрываться боковой поверхностью клапана".

В ходе экспертизы заявки на изобретение, выраженное уточненной 12.10.2011 формулой, было установлено его соответствие условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ.

Таким образом, по результатам экспертизы заявки на изобретение было принято решение от 10.01.2012 о выдаче патента на изобретение по заявке N 2011114543 с уточненной 12.10.2011 заявителем формулой изобретения.

Однако при изготовлении решения Роспатента о выдаче патента вместо слова "дозатором" в словосочетании "соединенным жестко с дозатором, имеющим разъемное соединение с крышкой", отраженном в уточненной формуле, ошибочно было указано слово "клапаном".

Данная техническая ошибка была правомерно исправлена Роспатентом путем удовлетворения заявления Сенченко Т.А. о внесении изменений в выданный патент на изобретение и Государственный реестр изобретений Российской Федерации для исправления очевидных и технических ошибок.

Правомерность действий Роспатента по внесению соответствующих изменений в оспариваемый патент подтверждена решением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу N СИП-437/2016, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2017 по тому же делу, в котором участвовали те же лица. В указанном деле суды исходили из того, что в рассматриваемом случае исправление технической ошибки производилось не по правилам статьи 1378 ГК РФ, а на основании пункта 4 статьи 1393 ГК РФ.

Таким образом, Роспатент на момент рассмотрения возражения общества "Меридиан" обоснованно руководствовался формулой изобретения, уточненной в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 1393 ГК РФ, в отношении которой отсутствовали основания для вывода о том, что она содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки N 2011114543. Данный факт обществом "Меридиан" не оспаривается.

Исходя из этого, у Роспатента отсутствовали основания для признания патента Российской Федерации недействительным на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Ссылка общества "Меридиан" на несоответствие оспариваемого решения пункту 4.9 Правил рассмотрения возражений подлежит отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с названным пунктом при рассмотрении возражения Роспатент вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Вместе с тем пункт 4.9 Правил рассмотрения возражений и пункт 4 статьи 1393 ГК РФ предусматривают разные основания для внесения изменений в формулу изобретения и возможность применения положений пункта 4 статьи 1393 ГК РФ не поставлена в зависимость от оспаривания патента.

При этом в результате внесения Роспатентом изменений в формулу изобретения по оспариваемому патенту на основании пункта 4 статьи 1393 ГК РФ изменения объема правовой охраны изобретения не произошло, поскольку решение о выдаче патента на изобретение принято по заявке с уточненной заявителем формулой, которая и определяет объем правовой охраны изобретения (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ).

При таких обстоятельствах правовые основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

Уплаченная при подаче настоящего заявления государственная пошлина, учитывая результат рассмотрения дела и в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на общество "Меридиан".

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявления отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Д.А. Булгаков

Р.В. Силаев