Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 апреля 2017 г. N С01-187/2017 по делу N СИП-292/2016 Решение суда о признании недействительным патента на изобретение в части указания патентообладателя оставлено без изменения, поскольку спорное изобретение является служебным по отношению к авторам, являющимся работниками биокомбината, и право получения патента на него принадлежит биокомбинату как работодателю

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 апреля 2017 г. N С01-187/2017 по делу N СИП-292/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 апреля 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.A.,

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М.,

судьи-докладчика Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Институт биотехнологий ветеринарной медицины" (3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 стр. 1, Москва, 105120, ОГРН 1037709051280) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2016 по делу N СИП-292/2016 (судьи Снегур А.А., Силаев Р.В., Тарасов Н.Н.)

по исковому заявлению федерального казенного предприятия "Щелковский биокомбинат" (пос. Биокомбината, Щелковский р-н, Московская обл., 141142, ОГРН 1025006520538) к открытому акционерному обществу "Институт биотехнологий ветеринарной медицины" о признании недействительным патента Российской Федерации N 2332233 на изобретение "Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура" в части указания патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Ольхов Владимир Васильевич (Московская обл.), Сорокина Ольга Филипповна (Московская обл.), Мельник Николай Васильевич (Московская обл.), Литенкова Ирина Юрьевна (г. Владимир), Красуткин Сергей Николаевич (Московская обл.), Зенов Николай Иванович (Московская обл.), Соловьев Борис Васильевич (Москва), Крюков Сергей Вениаминович (Москва), Рахманин Павел Петрович (Москва), Чудин Олег Васильевич (Москва), Строков Александр Петрович (Москва), Тренев Василий Николаевич (Москва), Белик Евгений Васильевич (г. Владимир), Михалишин Валерий Васильевич (г. Владимир), Казаков Михаил Алексеевич (Московская обл.).

В судебном заседании принимали участие представители:

от федерального казенного предприятия "Щелковский биокомбинат" - Седых К.В. (по доверенности от 08.12.2016 N 1ФКП), Медведев С.В. (по доверенности от 03.08.2016), Нарежный В.В. (по доверенности от 03.08.2016);

от открытого акционерного общества "Институт биотехнологий ветеринарной медицины" - Шураева A.M. (по доверенности от 21.03.2016).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

федеральное казенное предприятие "Щелковский биокомбинат" (далее - биокомбинат) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением (уточненным в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к открытому акционерному обществу "Институт биотехнологий ветеринарной медицины" (далее - институт), в котором просило:

признать биокомбинат обладателем исключительного права на изобретение "Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура" по заявке N 2007118736 совместно с институтом;

признать патент Российской Федерации N 2332233 на изобретение "Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура" недействительным в части неуказания в качестве патентообладателя биокомбината;

обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдать новый патент Российской Федерации на изобретение "Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура" по заявке N 2007118736 с указанием биокомбината и института в качестве патентообладателей и внести соответствующие сведения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент, авторы спорного изобретения: Ольхов Владимир Васильевич, Сорокина Ольга Филипповна, Мельник Николай Васильевич, Литенкова Ирина Юрьевна, Красуткин Сергей Николаевич, Зенов Николай Иванович, Соловьев Борис Васильевич, Крюков Сергей Вениаминович, Рахманин Павел Петрович, Чудин Олег Васильевич, Строков Александр Петрович, Тренев Василий Николаевич, Белик Евгений Васильевич, Михалишин Валерий Васильевич, Казаков Михаил Алексеевич.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2016 требования биокомбината удовлетворены.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, институт, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Институт полагает, что при оценке вопроса о служебном характере изобретения суд первой инстанции в нарушение статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1375 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не исследовал сущность изобретения, которая раскрыта в формуле изобретения и описании к спорному патенту и не провел сопоставительный анализ доказательств по делу и сущности изобретения на предмет относимости доказательств.

По мнению института, суд первой инстанции при определении прав и обязанностей сотрудников биокомбината не применил подлежащую применению статью 15 Трудового кодекса Российской Федерации, а также нарушил статью 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как у биокомбината отсутствовали трудовые договоры с сотрудниками, а соответственно, вывод суда о служебном характере оспариваемого патента не основан на материалах дела.

В кассационной жалобе институт ссылается на то, что суд первой инстанции при рассмотрении дела не учел аффилированность истца и ответчика на дату приоритета спорного патента, а также принятого на заседании совета директоров совместного решения, оформленного протоколом от 18.08.2004, согласно которому процедура регистрации изобретений была возложена на институт.

Институт отмечает, что суд первой инстанции не учел тот факт, что оспариваемый патент прекратил свое действие 22.05.2015, то есть до даты подачи настоящего иска в суд, и не оценил заинтересованность лица в оспаривании прекратившего действие патента, как того требует пункт 2 статьи 1398 ГК РФ.

Кроме того, по мнению института, суд должен был отказать в иске на основании статьи 10 ГК РФ, поскольку подача настоящего иска преследует недобросовестную цель воспрепятствования исполнению решений, обязательных для участников группы компаний.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель института поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить и направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители биокомбината просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать, ссылаясь на то, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, сводятся к несогласию института с правовой оценкой суда первой инстанции, изложенной в обжалуемом судебном акте.

В порядке, предусмотренном статьей 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам, приобщил к материалам дела текст письменных объяснений представителей биокомбината.

Роспатент своего представителя в судебное заседание не направил, представил ходатайство, в котором сообщил, что правовая позиция Роспатента изложена в отзыве от 08.06.2016, представленном в суд первой инстанции, и к настоящему времени изменений не претерпела, просит рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя.

Ольхов В.В., Сорокина О.Ф., Мельник Н.В., Литенкова И.Ю., Красуткин С.Н., Зенов Н.И., Соловьев Б.В., Крюков С.В., Рахманин П.П., Чудин О.В., Строков А.П., Тренев В.Н., Белик Е.В., Михалишин В.В., Казаков М.А., извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в Роспатент 21.05.2007 была подана заявка N 2007118736 о выдаче патента Российской Федерации на изобретение "Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура". В заявке авторами технического решения указаны Казаков М.А., Мельник Н.В., Крюков С.В., Зенов Н.И., Чудин О.В., Красуткин С.Н., Строков А.П., Литенкова И.Ю., Сорокина О.Ф., Ольхов В.В., Соловьев Б.В., Рахманин П.П., Тренев В.Н., Белик Е.В. и Михалишин В.В., заявителем и патентообладателем - институт.

Патент Российской Федерации N 2332233 на изобретение "Способ изготовления вакцины против ящура и вакцина против ящура" по заявке N 2007118736 с приоритетом от 21.05.2007, установленным по дате подачи заявки, выдан с указанием в качестве патентообладателя института, а в качестве авторов - вышеперечисленных лиц, названных в заявке.

Согласно реферату группа изобретений относится к области ветеринарной вирусологии и биотехнологии. Способ изготовления вакцины включает культивирование вирусного антигена в суспензионной культуре клеток ВНК-21 при температуре 36-37°С, очистку вирусной суспензии от балластных примесей, инактивацию, концентрирование полученного антигена вируса ящура и соединение концентрата антигена с адъювантом.

Патент выдан с формулой изобретения в следующей редакции:

"1. Способ изготовления вакцины против ящура, включающий культивирование вирусного антигена в суспензионной культуре клеток ВНК-21 при температуре 36-37°С, очистку вирусной суспензии от балластных примесей, инактивацию, концентрирование полученного антигена вируса ящура и соединение концентрата антигена с адъювантом, отличающийся тем, что, начиная с 6-8 ч культивирования вирусного антигена, через каждые 2 ч определяют процент мертвых клеток и при достижении его уровня 95% и выше осуществляют дальнейшее культивирование в течение 2-8 ч в зависимости от типа вируса.

2. Способ изготовления вакцины против ящура по п. 1, отличающийся тем, что после окончания процесса культивирования вирусного антигена к нему добавляют хлороформ до конечной концентрации 0,7-0,9%.

3. Способ изготовления вакцины против ящура по п. 1, отличающийся тем, что очистку вирусной суспензии осуществляют путем сепарирования.

4. Способ изготовления вакцины против ящура по п. 1, отличающийся тем, что в качестве вирусного антигена используют вирус ящура типа А, и/или вирус ящура типа О, и/или вирус ящура типа Азия-1.

5. Способ изготовления вакцины против ящура по п. 4, отличающийся тем, что в качестве вируса ящура типа А используют штамм N 550.

6. Способ изготовления вакцины против ящура по п. 4, отличающийся тем, что в качестве вируса ящура типа О используют штамм Manisa или штамм N 1618.

7. Способ изготовления вакцины против ящура по п. 4, отличающийся тем, что в качестве вируса ящура типа Азия-1 используют штамм Шамир.

8. Вакцина против ящура, полученная по любому из пп. 1-7, содержащая антигенный материал вируса ящура типа А, и/или вируса ящура типа О, и/или вируса ящура типа Азия-1 в эффективном количестве, гель гидроокиси алюминия, сапонин и поддерживающую среду.

9. Вакцина против ящура по п. 8, полученная по любому из пп. 1-5, отличающаяся тем, что в качестве авирулентного и очищенного антигенного материала вируса ящура типа А содержит авирулентный и очищенный антигенный материал штамма вируса ящура N 550 в количестве не менее 0,8 мкг 146S-компонента в вакцинальной дозе.

10. Вакцина против ящура по п. 8, полученная по любому из пп. 1-4, 6, отличающаяся тем, что в качестве авирулентного и очищенного антигенного материала вируса ящура типа О содержит авирулентный и очищенный антигенный материал штамма вируса ящура Manisa в количестве не менее 1,6 мкг 146S-компонента в вакцинальной дозе.

11. Вакцина против ящура по п. 8, полученная по любому из пп. 1-4, 6, отличающаяся тем, что в качестве авирулентного и очищенного антигенного материала вируса ящура типа О содержит авирулентный и очищенный антигенный материал штамма вируса ящура Oi N 1618 в количестве не менее 1,5 мкг 146S-компонента в вакцинальной дозе.

12. Вакцина против ящура по п. 8, полученная по любому из пп. 1-4, 7, отличающаяся тем, что в качестве авирулентного и очищенного антигенного материала вируса ящура типа Азия содержит авирулентный и очищенный антигенный материал в виде штамма вируса ящура Азия-1 (Шамир) в количестве не менее 1,5 мкг 146S-компонента в вакцинальной дозе.

13. Вакцина против ящура по п. 8, полученная по любому из пп. 1-7, отличающаяся тем, что содержит гель гидроокиси алюминия, сапонин и поддерживающую среду при следующем количестве в вакцинальной дозе:

гель гидроокиси алюминия	0,5-1,4 мл
сапонин	1,5-2,5 мг
поддерживающая среда	до 2 мл".

В соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, 22.10.2009 за N РД0055989 зарегистрирован лицензионный договор на использование изобретения, заключенный между институтом и биокомбинатом, патент прекратил свое действие досрочно с 22.05.2015 в связи с неуплатой годовой пошлины за поддержание патента в силе.

В силу положений пункта 1 статьи 1400 ГК РФ действие патента может быть восстановлено, поскольку указанный в названном пункте трехлетний срок на момент рассмотрения спора не истек.

Истец, указывая, что авторы патента Казаков М.А., Мельник Н.В., Крюков С.В., Зенов Н.И., Чудин О.В., Красуткин С.Н., Строков А.П., Литенкова И.Ю., Сорокина О.Ф., Ольхов В.В. являлись его сотрудниками и разработанное техническое решение является для указанных авторов служебным изобретением, патентообладателем которого должен был быть указан биокомбинат, в то время как в качестве единственного патентообладателя указан институт, обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что спорное изобретение носит служебный характер в отношении авторов: Казакова М.А., Мельника Н.В., Зенова Н.И., Красуткина С.Н., Литенковой И.Ю., Сорокиной О.Ф., Ольхова В.В., а следовательно, одним из патентообладателей данного изобретения наряду с институтом должен являться биокомбинат.

Суд первой инстанции указал, что на дату подачи заявки на выдачу патента на спорное изобретение Казаков М.А., Мельник Н.В., Зенов Н.И., Красуткин С.Н., Литенкова И.Ю., Сорокина О.Ф., Ольхов В.В. являлись работниками биокомбината и осуществляли трудовую деятельность в различных должностях значительный период до даты приоритета спорного изобретения:

Сорокина О.Ф. принята на работу на биокомбинат 15.05.1995 на должность химика в цехе N 1 изготовления противоящурных вакцин, с 12.08.2002 работала сначала исполняющим обязанности, а затем начальником отделения цеха изготовления противовирусных вакцин, в настоящее время является консультантом по вопросам производства противоящурных вакцин;

Литенкова И.Ю. 25.08.2003 принята на работу на биокомбинат на должность главного технолога по внешнему совместительству, занимала эту должность вплоть до 02.04.2007, после чего 03.04.2007 принята на работу в качестве главного технолога по основному месту работы;

Казаков М.А. принят на работу на биокомбинат 25.06.1974 врачом-серологом в цех подготовки штаммов, с 12.11.1979 - начальник цеха N 5, затем начальник цеха N 1 изготовления противовирусных вакцин, с 01.09.2005 - технолог цеха противовирусных вакцин вплоть до увольнения 24.03.2008;

Ольхов В.В. принят на работу на биокомбинат 01.12.1990 на должность начальника ОБК, с 02.12.2002 - в должности старшего микробиолога цеха межоперационного контроля и выпуска биопрепаратов. С этим лицом по последней должности заключен трудовой договор от 01.09.2009 N 210, в котором указана дата начала работы - 01.12.1990;

Красуткин С.Н. 22.09.1983 принят на работу на биокомбинат микробиологом в цех N 5, вирусный цех межоперационного контроля вируса ящура и вакцин, уволен с 29.04.1984 в связи с призывом в ряды вооруженных сил, принят на работу на биокомбинат 21.11.1985 микробиологом в цех N 3 культивирования вируса ящура, 12.05.1991 переведен начальником цеха N 3 по изготовлению вирусных и протозойных препаратов, 01.04.1991 по совместительству принят младшим научным сотрудником в лабораторию освоения и внедрения биопрепаратов, 01.09.2005 переведен начальником цеха изготовления противовирусных вакцин;

Зенов Н.И. 08.10.1975 принят на работу на биокомбинат ветврачом по подготовке кадров со стажировкой в действующих цехах, 18.02.1976 переведен начальником ветеринарно-санитарного сектора, 04.04.1983 переведен начальником производственно-технического отдела, 16.07.1987 назначен и.о. заместителя директора по производству, 01.01.1989 назначен заместителем директора по производству, 01.04.1991 по совместительству принят младшим научным сотрудником в лабораторию освоения и внедрения биопрепаратов, в должности заместителя директора по производству находился до 22.01.2014;

Мельник Н.В. осуществлял трудовую деятельность на биокомбинате с 09.07.1979 в качестве микробиолога цеха техконтроля, с 16.06.1981 назначен и.о. начальника ветеринарно-санитарного сектора, с 01.04.1983 - начальником ветеринарно-санитарного сектора, с 30.12.1987 - и.о. начальника ПТО, с 24.02.1988 - начальником производственного отдела, 01.04.1991 по совместительству принят младшим научным сотрудником в лабораторию освоения и внедрения биопрепаратов, 01.06.1993 переведен технологом производства бактерийных, вирусных и диагностических препаратов, уволен с биокомбината 25.06.2004 (осуществлял трудовую деятельность на этом предприятии длительный период, который закончился за 11 месяцев до даты приоритета спорного изобретения).

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание то обстоятельство, что биокомбинат является производственной и научно-исследовательской организацией, осуществляющей свою деятельность в области биотехнологии. На биокомбинате задолго до подачи заявки на выдачу спорного патента велась деятельность, связанная с усовершенствованием питательной среды (подбор состава компонентов питательной среды) для суспензионного культивирования клеток ВНК-21 для репродукции в промышленных масштабах вируса ящура типа А, бешенства, используемых для изготовления противовирусных вакцин против ящура и бешенства.

Суд первой инстанции, учитывая направленность деятельности биокомбината, источник оборудования и средств, использованных для создания изобретения, осуществление работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, составляемые работниками и работодателем в процессе трудовой деятельности документы, которые в своей совокупности свидетельствуют о разработке спорного технического решения в порядке исполнения трудовых обязанностей, пришел к выводу о том, что спорное изобретение является служебным по отношению к авторам, являющимся работниками биокомбината, и право на получение патента на него принадлежит биокомбинату как работодателю.

Оценивая доводы института о заключении между ним и авторами спорного изобретения в 2009 году авторского договора, из которого, по мнению института, следует, что авторы спорного изобретения за вознаграждение передали институту "авторские исключительные имущественные права на созданное техническое решение", суд указал, что указанный договор был заключен значительно позднее даты подачи заявки на выдачу патента и не может подтверждать правомерность указания в заявке института в качестве единственного патентообладателя.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда о том: что авторами спорного изобретения на дату подачи заявки на выдачу патента на спорное изобретение являлись работники биокомбината: Казаков М.А., Мельник Н.В., Зенов Н.И., Красуткин С.Н., Литенкова И.Ю., Сорокина О.Ф., Ольхов В.В.; что биокомбинат является предприятием, имеющим длительную историю и осуществляющим деятельность в области производства фармацевтической продукции, фармацевтических препаратов и материалов, в том числе лекарственных средств для ветеринарии, а также проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ветеринарии, медицины и биотехнологии, освоения и внедрения в производство новых видов ветеринарных биологических препаратов с последующей их реализацией; что из представленных документов не представляется возможным установить, что спорное техническое решение было разработано коллективом авторов, созданным институтом, под его руководством или по его заказу, а также что им велась какая-либо работа в этой сфере до даты подачи заявки.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008, поэтому в силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007.

При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основании законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели, промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Учитывая приведенные разъяснения высшей судебной инстанции и принимая во внимание, что заявка на выдачу патента на спорное изобретение была подана 21.05.2007, суд первой инстанции обоснованно применил к правоотношениям, касающимся выдачи патента, нормы Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки; далее - Патентный закон), а к правоотношениям, касающимся его оспаривания, - ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично, в частности в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Законом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Патентным законом.

В действующем в настоящее время законодательстве аналогичное положение содержится в подпункте 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 этого Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым этого пункта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод института о том, что, поскольку оспариваемый патент досрочно прекратил свое действие с 22.05.2015 до даты подачи настоящего иска, в рассматриваемом случае подлежат применению правила абзаца третьего, а не абзаца второго пункта 2 статьи 1398 ГК РФ, а следовательно, должна оцениваться заинтересованность лица в оспаривании прекратившего действие патента, по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение составляет двадцать лет с даты подачи заявки на выдачу патента в Роспатент и с учетом сведений, содержащихся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, указанный срок оспариваемого патента истекает 21.05.2027.

В рассматриваемом случае действие патента на основании статьи 1399 ГК РФ прекращено не в порядке, предусмотренным статьей 1363 ГК РФ, а досрочно - вследствие неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Вместе с тем по смыслу пункта 1 статьи 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, которое прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежит патент, или правопреемником такого лица. При этом ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного этим Кодексом срока действия патента.

Таким образом, действие патента в настоящем случае может быть восстановлено по ходатайству патентообладателя до 21.05.2018.

Нормы абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 1398 ГК РФ различаются в части необходимости установления заинтересованности лица, оспаривающего патент, или отсутствия таковой исходя из того, истекли ли сроки действия патента, предусмотренные статьей 1363 ГК РФ, без учета возможности досрочного прекращения действия патента.

Подобное регулирование связано именно с тем, что истечение срока действия патента на основании положений статьи 1363 ГК РФ означает окончательное прекращение действия патента и возможность его оспаривания теми лицами, кто, несмотря на это, не утратил свой личный, частный интерес в таком оспаривании.

В отличие от этого возможность оспаривания патента в период своего действия, помимо частного интереса, который может быть у лица, подающего возражение, преследует также публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных технических решений. Поэтому допускается оспаривание патентов в период срока действия любыми лицами. Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняется действие патента или возможность его восстановления.

Учитывая, что срок действия патента, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ не истек, суд первой инстанции правомерно не оценивал заинтересованность биокомбината относительно пункта 2 статьи 1398 ГК РФ.

В отношении доводов института о том, что суд первой инстанции при оценке вопроса о служебном характере изобретения не исследовал сущность изобретения, которая раскрыта в формуле изобретения и описании к патенту, и не провел сопоставительный анализ доказательств по делу и сущности изобретения; при определении прав и обязанностей сотрудников биокомбината не применил подлежащую применению статью 15 Трудового кодекса Российской Федерации, так как у биокомбината отсутствовали трудовые договоры с сотрудниками, а соответственно, вывод суда о служебном характере оспариваемого патента не основан на материалах дела, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Пунктом 1 статьи 8 Патентного закона предусмотрено, что патент выдается: 1) автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; 2) работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 этой статьи; 3) правопреемникам указанных лиц.

В силу пункта 2 названной статьи право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

В случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о полученном результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу патента на эти изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику (автору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора.

Согласно позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.11.2013 N 1843-О, положениями статьи 1370 ГК РФ (как и положениями пункта 2 статьи 8 ранее действовавшего Патентного закона) закрепляется приоритетный характер имущественных прав работодателя, несущего денежные, технические или иные материальные расходы на создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, по сравнению с правами автора - работника, создавшего такие изобретение, полезную модель или промышленный образец в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При этом законодатель предоставил работодателю право выбора способа охраны и использования достигнутого результата интеллектуальной деятельности (путем обращения за выдачей соответствующего патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, сохранения полученной информации в тайне и т.п.), ограничив срок для осуществления этого выбора четырьмя месяцами со дня письменного уведомления работодателя работником о создании результата интеллектуальной деятельности, в отношении которого возможна правовая охрана. Тем самым обеспечивается право работника (автора) - которому в силу пункта 2 статьи 1370 ГК РФ принадлежит право авторства на служебный результат интеллектуальной деятельности - на своевременное получение материального вознаграждения, сопряженного с его творческими усилиями при осуществлении трудовой деятельности.

Судом первой инстанции обоснованно отмечено, что по смыслу пункта 2 статьи 8 Патентного закона для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания.

При этом во внимание могут быть приняты, в частности, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства.

Оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела (Устав Государственного Щелковского биокомбината 1993 года; Устав федерального государственного унитарного предприятия "Щелковский биокомбинат", утвержденный распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.12.2003 N 111-р; приложение к Уставу, содержащее перечень объектов недвижимого имущества, в том числе клинико-диагностический корпус, клинико-диагностический корпус КРС, главный лабораторный корпус, производственный корпус биозавода, вирусный цех; копии трудовых книжек Казакова М.А., Мельника Н.В., Зенова Н.И., Красуткина С.Н., Литенковой И.Ю., Сорокиной О.Ф., Ольхова В.В.; трудовые договоры с Зеновым Н.И. и Красуткиным С.Н. от 2007 года; положение о правах и обязанностях технолога производства от 08.02.1999 (Казакова М.А.), должностную инструкцию заместителя директора по производству от 07.03.2006 (Зенова Н.И.), должностную инструкцию главного технолога от 17.03.2006 (Литенковой И.Ю.); копию документа под названием "Освоение и внедрение новых видов продукции, методов контроля на 1997 год", утвержденного директором биокомбината 28.01.1997; копию документа "Научно-исследовательская работа на Государственном Щелковском биокомбинате на 1998 год. Внедрение и усовершенствование биопрепаратов и их методов контроля", утвержденного директором биокомбината 16.01.1998; рабочую программу на 2001 - 2002 годы по выполнению темы "Отработка технологии суспензионного культивирования клеток ВНК-21 и вируса ящура в биореакторах", утвержденную директором биокомбината 25.01.2001, где исполнителями означены (среди прочих) Зенов Н.И., Красуткин С.Н., Мельник Н.В., Казаков М.А.; "Рабочую программу на 2001 - 2002 год", утвержденную директором биокомбината 25.01.2001, согласно которой одним из ее пунктов числится обработка технологии суспензионного культивирования клеток ВНК-21 и вируса ящура в биореакторах, а исполнителями указаны в том числе Зенов Н.И., Красуткин С.Н., Мельник Н.В., Казаков М.А.; Отчет о научно-исследовательской работе на противобактерийном, противовирусном и диагностическом производстве за 2001 год, согласно которому в цехе N 3 (Красуткин С.Н.) освоена технология культивирования ВНК-21/13 на клеточных фабриках, начато исследование по возможности использования культурального вируса бешенства для заражения культуры клеток ВНК-21/13; "План работы на апрель-май месяцы 2002 года по отработке технологии суспензионного культивирования клеток ВНК-21 и вируса ящура в биореакторах"; рабочую программу по теме "Разработка и внедрение в производство технологии получения вакцинного вируса бешенства "Щелково-51" реакторным способом на микроносителях", 2003 год; отчет о суспензионном культивировании клеток вируса ящура, подписанный Зеновым Н.И.; пояснительную записку за 2003 год, подписанную директором биокомбината; Рабочую программу комиссионной проверки качества вакцины ящурной из ящура типов 0-А культуральной сорбированной инактивированной, согласованную директором биокомбината и утвержденную заместителем руководителя Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 23.03.2004; справку о депонировании на перевариваемую монослойно-суспензионную сублинию клеток почки новорожденного сирийского хомячка (ВНК-21/13-02), с датой депонирования - 20.05.2004; пояснительную записку за 2005 год, подписанную и.о. директора биокомбината и главным бухгалтером, согласно которой в 2005 году коллективом противовирусного производства отработана и внедрена технология суспензионного культивирования вируса бешенства из шт. "Щелково-51" в биореакторах, изготовлено около 1 млн. доз жидкой и сухой вакцины новым методом), суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о служебном характере спорного изобретения, поскольку оно является результатом трудовой деятельности авторов: Казакова М.А., Мельника Н.В., Зенова Н.И., Красуткина С.Н., Литенковой И.Ю., Сорокиной О.Ф., Ольхова В.В., являющихся работниками биокомбината, создано с использованием технической базы биокомбината и в соответствии с его уставной деятельностью.

При этом судом первой инстанции учтено, что сфера деятельности, в которой создано спорное изобретение, совпадает с уставной деятельностью биокомбината, как то: производство фармацевтической продукции, фармацевтических препаратов и материалов, в том числе лекарственных средств для ветеринарии, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ветеринарии, медицины и биотехнологии; получение, приобретение и продажа патентов, лицензий, "ноу-хау", товарных знаков, другой интеллектуальной продукции, что подтверждается представленными доказательствами.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, вопреки доводам кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не исследовал сущность изобретения и не провел сопоставительный анализ с представленными доказательствами, суд первой инстанции оценил все представленные доказательства в их совокупности и учитывал не только общую направленность деятельности биокомбината, пределы трудовых обязанностей его работников, но и сущность, формулу, а также признаки изобретения по спорному патенту, о чем свидетельствует установленное судом обстоятельство, что изобретение относится к области ветеринарной вирусологии и биотехнологии, способ изготовления вакцины включает культивирование вирусного антигена в суспензионной культуре клеток ВНК-21 при температуре 36-37°С, очистку вирусной суспензии от балластных примесей, инактивацию, концентрирование полученного антигена вируса ящура и соединение концентрата антигена с адъювантом, а также суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что на биокомбинате задолго до подачи заявки на выдачу спорного патента велась деятельность, связанная с усовершенствованием питательной среды (подбор состава компонентов питательной среды) для суспензионного культивирования клеток ВНК-21 для репродукции в промышленных масштабах вируса ящура типа А, вируса бешенства "Щелково-51", используемых для изготовления противовирусных вакцин против ящура и бешенства.

Таким образом, суд первой инстанции применительно к пункту 39.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" установил служебный характер оспариваемого патента, который подтвержден, установленными судом обстоятельствами, а именно: место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технического решения в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства.

Отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам также довод института о том, что суд первой инстанции при определении прав и обязанностей сотрудников биокомбината не применил подлежащую применению статью 15 Трудового кодекса Российской Федерации поскольку, как правильно указал суд первой инстанции, трудовое законодательство, действовавшее до 2002 года (до введения в действие названного Кодекса), позволяло работодателю не заключать трудовые договоры в письменной форме с работниками, фактически допущенными к работе (основная часть авторов изобретения приняты на работу до вступления в действие Трудового кодекса Российской Федерации). Данный довод опровергается представленной в дело совокупностью указанных выше доказательств.

При этом судом первой инстанции также установлено и не оспаривается институтом в кассационной жалобе, что из представленных документов не представляется возможным установить, что спорное техническое решение было разработано коллективом авторов, созданным институтом, под его руководством или по его заказу, а также что им велась какая-либо работа в этой сфере до даты подачи заявки.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает как несостоятельный довод института о том, что суд первой инстанции при рассмотрении дела не учел аффилированность истца и ответчика на дату приоритета спорного патента, а также принятого на заседании совета директоров совместного решения, оформленного протоколом от 18.08.2004, которым процедура регистрации изобретений была возложена на институт, по следующим основаниям.

Данные обстоятельства не относятся к обстоятельствам, влияющим на возникновение у биокомбината и института исключительных прав на служебное изобретение, созданное работниками, поскольку для приобретения исключительных прав на спорный патент воли одного управляющего органа - Российского открытого акционерного общества "Росагробиопром", выраженной в протоколе совета директоров от 18.08.2004, не может быть достаточно, доказательств того, что биокомбинат через свои управляющие органы выразил свою волю на передачу исключительного права на спорный патент институту в материалы дела не представлено. Наличие такой воли опровергается письменными пояснениями авторов указанного патента, которые не подтверждают заключение ими сделки с институтом по передаче прав на получение данного патента.

Также подлежит отклонению довод института о том, что суд первой инстанции должен был отказать в иске на основании статьи 10 ГК РФ, поскольку подача настоящего иска, по мнению института, преследует недобросовестную цель - воспрепятствование исполнению решений, обязательных для участников группы компаний.

Указанные доводы не были предметом рассмотрения суда первой инстанции и данные обстоятельства не устанавливались судом.

В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации президиум Суда по интеллектуальным правам как кассационная инстанция не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении либо отвергнуты судом первой инстанции, а также предрешать вопросы о том, какая норма материального права должна быть применена.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для отказа в удовлетворении исковых требований.

Довод заявителя кассационной жалобы о нарушении судом статей 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам как необоснованный, поскольку институт в соответствии с бременем доказывания по данной категории споров не доказал, что спорное изобретение не является служебным в отношении авторов: Казакова М.А., Мельника Н.В., Зенова Н.И., Красуткина С.Н., Литенковой И.Ю., Сорокиной О.Ф., Ольхова В.В.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод института о неправильном применении статьи 1375 ГК РФ, учитывая, что суд первой инстанции обоснованно установил тот факт, что спорное изобретение является служебным.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами суда первой инстанции и оценкой представленных доказательств не может являться основанием для признания оспариваемого судебного акта незаконным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции не усматривается, поскольку доводы, изложенные в кассационной жалобе, направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2016 по делу N СИП-292/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу открытого акционерного общества "Институт биотехнологий ветеринарной медицины" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Н.Н. Погадаев