Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2017 г. по делу N СИП-79/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании патента на полезную модель недействительным полностью, поскольку согласился с выводом Роспатента о том, что в противопоставленном источнике содержатся все признаки, присущие оспариваемой полезной модели

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2017 г. по делу N СИП-79/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 24 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной H.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Токаревым Э.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Свердловской области (судья Чинилов А.С., при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Бандерок М.В.) заявление общества с ограниченной ответственностью "ПКФ "Медфарм" (Калиновский пер., д. 5, г. Екатеринбург, 620017, ОГРН 1169658047085) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности (Бережковская наб, д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1027739154343), обществу с ограниченной ответственностью "Пластика" (ул. Шефская, д. 1Б, г. Екатеринбург, 620137, ОГРН 1136686021647) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.01.2017 об удовлетворении возражения от 20.06.2016 и признании патента Российской Федерации на полезную модель N 74904 недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПАК" (ул. Комбинатская, д. 50, корп. 1, г. Тюмень, 625001, ОГРН 1106673001170).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПКФ "Медфарм" - Шахова Г.Н. (по доверенности от 04.05.2016 66АА3629533);

от Роспатента - Барбашин В.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-595/41);

от федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" - Барбашин В.А. (по доверенности от 09.09.2016 N 41-573-12);

от общества с ограниченной ответственностью "Пластика" - Рощупкин Н.А., Солоницына Е.П., Кузьминская С.И. (по доверенности от 01.03.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "УРАЛПАК" - Рощупкин Н.А., Солоницына Е.П., Кузьминская С.И. (по доверенности от 01.03.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПКФ "Медфарм" (далее - общество "Медфарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту), федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС), обществу с ограниченной ответственностью "Пластика" (далее - общество "Пластика") о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.01.2017 об удовлетворении возражения от 20.06.2016 и признании патента Российской Федерации на полезную модель N 74904 недействительным полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "УРАЛПАК" (далее - общество "УРАЛПАК").

В обоснование заявленных требований общество "Медфарм" ссылалось на несоответствие оспариваемого решения нормам применимого права, в частности, положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила ПМ), Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), а также на нарушение этим решением прав общества "Медфарм" как правообладателя признанного недействительным патента на полезную модель.

Как полагает заявитель, выводы оспариваемого решения Роспатента противоречат положениям подпункта (3) пункта 2.1. Правил ПМ, поскольку из противопоставленного патента ЕР N 0455326 не следует, что содержащиеся в нем сведения включают такие признаки, которые могли быть послужить источником известности при оценке спорной полезной модели на соответствие условию "новизна".

Общество "Медфарм" считает, что в противопоставленном источнике отсутствует информация о специально выделенной зоне - области для нанесения информации об отходах, в то время как отличительным признаком оспариваемого патента (до внесения изменений в формулу) являлось наличие информационного поля для нанесения информации об отходах. В случае противопоставленного патента информационным полем для нанесения штрих-кода является сам пакет.

Заявитель ссылается на то, что в силу пункта 2.1 (3) Правил ПМ сведения из описания противопоставленного источника не могут порочить новизну оспариваемой полезной модели.

Кроме того, заявитель указывает, что после получения предложения палаты по патентным спорам о внесении изменений в формулу полезной модели, им была представлена уточненная формула, в которой в независимый пункт формулы был включен признак зависимого пункта N 5.

В свою очередь, подателем возражения не оспаривалась измененная формула полезной модели, в связи с чем у Роспатента отсутствовали основания для признания недействительным патента в полном объеме (нарушение пункта 2.5 Правил N 56).

По мнению общества "Медфарм", указание на конкретный метод печатания информационного поля на пакете (после внесения изменения патентообладателем), не известен из противопоставленного источника - патента ЕР 0455326. Так, в последнем патенте отсутствуют сведения о том, что штрих-код нанесен на поверхность пакета методом печатания. Штрих-код наносится на сам пакет, при этом способ его нанесения не указан.

Исходя из изложенного, заявитель полагает, что сведения, содержащиеся в противопоставленном патенте, не могут служить источником известности признаков спорной полезной модели, поскольку признаки этих патентов обладают различным характером и не имеют никакой связи.

Также в заявлении общество "Медфарм" не согласилось с выводом Роспатента, изложенным в оспариваемом решении, о том, что признак, указывающий на способ нанесения информационного поля "методом печатания" является несущественным.

Ссылаясь на положения пунктов 2.1 (3), 3.3.1, 3.2.4.3 Правил ПМ заявитель указал, что информационное поле, выполненное на поверхности пакета методом печатания, будет обеспечивать более надежное сохранение информации об отходах, чем при наклеивании. Выполнение информационного поля методом печатания будет обеспечивать неразрывность соединения информационного поля и самого пакета, исключая потерю информации об отходах.

Учитывая названные обстоятельства, общество "Медфарм" считает, что признак, касающийся способа выполнения информационного поля, является существенным, как влияющий на достижение технического результата.

Так, заявитель указал, что поскольку из противопоставленного патента ЕР N 0455326 не известно выполнение штрих-кода на поверхности пакета методом печатания, следовательно, существенный признак отличительной части формулы полезной модели (после ее изменения) обеспечивает соблюдение условия "новизна" спорной полезной модели.

В свою очередь, обобщение признака "на наружной поверхности пакета методом печатания выполнено информационное поле для размещения информации об отходах" по спорной полезной модели с признаком "размещение штрих-кода на поверхности пакета" из источника ЕР N 0455326, по мнению общества "Медфарм", является неправомерным, поскольку технический результат в спорной полезной модели достигнут за счет частного случая размещения информационного поля на поверхности пакета, а именно: при выполнении информационного поля на поверхности пакета методом печатания.

При изложенных обстоятельствах общество "Медфарм" полагает, что признак отличительной части формулы полезной модели, указывающий на то, что информационное поле выполнено методом печатания на поверхности пакета, находится в причинно-следственной связи с объективно проявляющимся при изготовлении пакетов техническим результатом - обеспечение надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете.

Исходя из названных обстоятельств общество "Медфарм" полагает, что оспариваемое решение принято Роспатентом при неполном исследовании и анализе сведений, содержащихся в оспариваемом патенте, с нарушением требований ГК РФ и Правил ПМ.

В отзыве на заявление Роспатент не согласился с доводами общества "Медфарм", полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Роспатент указал, что на заседании палаты по патентным спорам было установлено, что решению по противопоставленному патенту присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте оспариваемого патента, включая характеристику назначения. Роспатент пояснил, что в описании к противопоставленному техническому решению указано на кодировку пакета путем размещения на нем штрих-кода, содержащего информацию об отходах.

В связи с этим патентообладателю было предложено внести изменения в формулу путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов (пункт 4.9 Правил N 56).

В ответ на предложение заявителем была представлена уточненная формула, согласно которой в независимый пункт формулы был включен признак из зависимого пункта N 5.

Роспатент возражает против доводов заявителя о том, что признак скорректированной формулы "информационное поле выполнено методом печатания" является существенным: исходя из описания спорного патента и заявленного технического результата существенными в настоящем случае будут являться признаки, характеризирующие устойчивость создаваемого на пакете информационного поля по отношению к внешним воздействиям вне зависимости от способа его нанесения.

Вместе с тем в оспариваемом патенте отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаком "информационное поле выполненного методом печатания" и заявленным техническим результатом, который заключается в обеспечении надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете.

При изложенных обстоятельствах Роспатент полагает, что признак, на который ссылается общество "Медфарм", не может быть признан существенным.

При этом Роспатент, ссылаясь на положения статей 1354, 1375, 1376 ГК РФ и пункты 2.4, 3.2.4.3, 3.2.4.5 Правил ПМ, указал, что для отнесения признаков полезной модели к существенным законодательством установлены требования к содержанию описания полезной модели, в соответствии с которыми осуществляется проверка соблюдения такого отнесения.

В свою очередь, Роспатентом при принятии оспариваемого решения было установлено отсутствие в описании к спорной полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения заявленного технического результата, в связи с чем доводы о существенности признака, характеризующего выполнение "информационного поля методом печатания", на который указывает заявитель, были признаны необоснованными.

Исходя из изложенного, Роспатент указал на то, что согласно положениям подпункта (1.1) 3.2.4.3 и подпункта (3) пункта 2.1 Правил ПМ названный признак не подлежал учету при проверке новизны спорной полезной модели (с уточненной формулой).

Равным образом Роспатент в отзыве указал на необоснованность довода общества "Медфарм" о нарушении Роспатентом при принятии оспариваемого решения положений пункта 2.5 Правил N 56, пояснил, что в силу пункта 4.9 Правил N 56 вносимые изменения должны привести к возможности сохранения частично охраноспособности заявленного технического решения, в связи с чем в полномочия Роспатента входит соблюдение этого условия - анализ охраноспособности технического решения (с учетом внесенных изменений).

При этом Роспатент отметил, что внесенные заявителем изменения в формулу спорной полезной модели не устранили причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии этой полезной модели условию "новизна", что послужило препятствием для признания патента общества "Медфарм" недействительным частично.

Общество "УРАЛПАК" в отзыве на заявление также не согласилось с доводами общества "Медфарм", полагая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным.

ФИПС и общество "Пластика" отзывы на заявление общества "Медфарм" в суд не представили.

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента и ФИПС в судебном заседании выразил консолидированную позицию, просил отказать в удовлетворении заявленных требований, дополнительно пояснил об отсутствии в любом случае каких-либо оснований для удовлетворения требований, предъявленных к ФИПС, поскольку названное лицо осуществляло подготовительные действия, но не принимало юридически-значимых решений.

Представители общества "УРАЛПАК" просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представители общества "Пластика" в судебном заседании также возражали против удовлетворения заявления общества "Медфарм".

До судебного заседания в суд через систему "Мой арбитр" от общества "Медфарм" поступило заявление об отказе от заявленных требований, предъявленных к обществу "Пластика".

В судебном заседании представитель общества "Медфарм" поддержал названное заявление, просил его удовлетворить.

В судебном заседании судом было установлено, что заявление об отказе от заявленных требований к обществу "Пластика" подписано представителем общества "Медфарм" Шаховой Г.Н., чьи полномочия на отказ от требований подтверждаются имеющейся в материалах дела доверенностью от 04.05.2016 66АА3629533.

Явившиеся в судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не возражали против удовлетворения поданного заявления.

Судебной коллегией был рассмотрен вопрос о разрешении заявления общества "Медфарм" об отказе от заявленных требований к обществу "Пластика".

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от требования полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку отказ общества "Медфарм" от заявления в части требований, предъявленных к обществу "Пластика", по делу N СИП-79/2017 и последующее прекращение производства по нему в этой части не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц, арбитражный суд принимает данный отказ от заявленных требований.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если заявитель отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

В судебном заседании представитель общества "Медфарм" сообщил, что последствия прекращения производства по делу, установленные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявителю понятны.

При указанных обстоятельствах, в связи с принятием судом отказа общества "Медфарм" от части заявленных требований, производство по делу в указанной части подлежит прекращению.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 74904 на полезную модель "Пакет для медицинских отходов" выдан по заявке N 2008107497 с приоритетом от 26.02.2008 на имя общества "Медфарм" со следующей формулой:

"1. Пакет для медицинских отходов, выполненный из пленочного материала, снабженный средством сохранения герметизации, отличающийся тем, что на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах.

2. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен из полиэтилена низкого давления.

3. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что с боковых сторон пакет выполнен с боковыми загибами.

4. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен одноразовым.

5. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что информационное поле выполнено методом печатания.

6. Пакет по п. 2, отличающийся тем, что информационное поле выполнено несмываемой краской.

7. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен из комбинированного пленочного материала.

8. Пакет по п. 1, отличающийся тем, что материал пакета, информационное поле выполнены устойчивыми к воздействию внешних факторов.".

Задача, решаемая предлагаемой полезной моделью - обеспечение надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете.

Поставленная задача решается тем, что в пакете для медицинских отходов, выполненным из пленочного материала, снабженным средством сохранения герметизации, согласно полезной модели на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах.

Выдача патента Российской Федерации N 74904 была осуществлена в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1390 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки N 2008107497), согласно которым соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

Общество "УРАЛПАК" 20.06.2016 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи названного патента на спорную полезную модель, мотивированное несоответствием этой полезной модели условию патентоспособности "новизна". В обоснование возражения обществом "УРАЛПАК" был представлен, в частности, патентный документ ЕР N 0455326, опубликованный 06.11.1991.

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии палаты по патентным спорам 23.09.2016 было установлено, что решению по патентному документу ЕР N 0455326 присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 74904 существенные признаки, включая характеристику назначения.

Данные обстоятельства с учетом пункта 2 статьи 1351 ГК РФ, подпункта (3) пункта 2.1 Правил ПМ послужили основанием для вывода о несоответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 74904 условию патентоспособности "новизна".

В соответствии с пунктом 4.9 Правил N 56 заявителю было предложено внести изменения в формулу полезной модели по патенту Российской Федерации N 74904 путем включения в независимый пункт 1 существенных признаков из зависимых пунктов формулы с обоснованием их существенности.

В корреспонденции от 24.10.2016 заявитель представил скорректированную формулу полезной модели, независимый пункт 1 которой был изложен в следующей редакции:

"Пакет для медицинских отходов, выполненный из пленочного материала, снабженный средством сохранения герметизации, отличающийся тем, что на наружной поверхности пакета методом печатания выполнено информационное поле для размещения информации об отходах".

Представленная заявителем формула полезной модели была скорректирована путем переноса признака из зависимого пункта 5 в независимый пункт 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 74904, а также исключением из нее зависимых пунктов 2, 3, 4, 7.

По результатам анализа скорректированной формулы полезной модели Роспатентом было установлено, что заявителем не представлены доводы, обосновывающие существенность признака "информационное поле выполнено методом печатания".

При этом в описании к патенту Российской Федерации N 74904 не приведены сведения о наличии причинно-следственной связи между названным признаком и техническим результатом.

Данные обстоятельства с учетом подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ послужили основанием для вывода Роспатента о том, что названный признак не является существенным, следовательно, согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ он не подлежит учету при проверке новизны полезной модели по патенту Российской Федерации N 74904.

На основании изложенного решением Роспатента от 24.01.2017 возражение общества "УРАЛПАК" было удовлетворено, патент Российской Федерации N 74904 признан недействительным полностью.

Не согласившись с названным решением Роспатента, общество "Медфарм" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В настоящем деле обществом "Медфарм" требования о признании недействительным оспариваемого решения предъявлены к Роспатенту и ФИПС (с учетом отказа от требований к обществу "Пластика"),

Согласно пункту 2.3.1.7 Устава ФИПС, утвержденного Приказом Роспатента от 24.05.2011 N 63, Федеральный институт промышленной собственности в установленном порядке осуществляет деятельность по рассмотрению возражений и заявлений, касающихся, в том числе, признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также осуществляет подготовку по ним проектов решений учредителя.

Учредителем ФИПС в соответствии с пунктом 1.6 Устава является Роспатент.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1248 ГК РФ правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 названной статьи, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства.

Порядок рассмотрения возражений, поданных в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, установлен Правилами N 56.

Вместе с тем в силу статьи 4 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса.

Исходя из этого, Правила N 56, которыми установлена процедура рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, продолжают действовать в части, не противоречащей ГК РФ.

Таким образом, указанные Правила N 56 в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой ГК РФ) применяются с учетом нормы пункта 4 статьи 1398 ГК РФ, в соответствии с которой Роспатент не утверждает решение палаты по патентным спорам, как это предусмотрено пунктом 6.3 Правил N 56, а принимает собственное решение по рассматриваемому спору.

Следовательно, действия палаты по патентным спорам (являющейся подразделением ФИПС), осуществляемые в рамках процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, сами по себе не порождают юридически значимых последствий для лиц, участвующих в рассмотрении таких возражений, а также не являются обязательными для Роспатента при принятии им решения.

Как уже указывалось, возражение (в том числе и возражения об оспаривании патента) подается в Роспатент (пункт 2 статьи 1398 ГК РФ), решение по результатам рассмотрения возражения также принимается Роспатентом.

В свою очередь, ФИПС осуществляются подготовительные действия для принятия решение органа федеральной власти по интеллектуальной собственности, в том числе подготовка проекта такого решения.

Из перечисленных нормативных актов не усматривается, что ФИПС делегированы какие-либо полномочия по осуществлению юридически значимых действий при рассмотрении возражения об оспаривании патента.

При изложенных обстоятельствах требование об оспаривании решения Роспатента, предъявленное к ФИПС, удовлетворению не подлежит, поскольку названный ответчик не является органом, вынесшим оспариваемый ненормативный акт.

При рассмотрении требования, предъявленного к Роспатенту, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества "УРАЛПАК" против патента на спорную полезную модель и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом "Медфарм" в заявлении, поданном в суд.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2008107497 (26.02.2008), правовая база для оценки охраноспособности спорного патента на промышленный образец, включает в себя ГК РФ и Правила ПМ (в редакциях, действовавших на момент подачи заявки). К процедуре рассмотрения возражения подлежат применению Правила N 56 (в части, не противоречащей ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно положениям пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием (подпункт 2).

Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата (подпункт 3).

Признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания (подпункт 4).

Замена характеристики признака в формуле полезной модели отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил ПМ (подпункт 5).

Согласно подпункту (6) пункта 3.3.1 Правил ПМ признак полезной модели может быть охарактеризован в формуле полезной модели общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

При рассмотрении возражения в качестве противопоставленного источника информации Роспатентом использован представленный с возражением патентный документ ЕР0455326, опубликованный 06.11.1991.

Тот факт, что исходя из даты публикации, противопоставленный источник включен в уровень техники для проверки полезной модели, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в заявлении, поданном в суд, содержится мнение, что для целей сравнения существенных признаков могла быть использована только формула противопоставленного изобретения, но не его описание.

Судебной коллегией данный довод отклоняется, поскольку в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ в уровень техники входят все сведения о средствах того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, которые были опубликованы до даты ее приоритета.

Тот факт, что противопоставленный источник информации содержит сведения о средстве того же назначения заявителем не оспаривается. Это обстоятельство также подтверждается имеющимися в материалах административного дела документами (описанием оспариваемого патента и противопоставленного источника): из описания оспариваемой полезной модели следует, что полезная модель относится к области медицины и предназначена для сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов, преимущественно медицинских класса А, Б, В, Г; в описании противопоставленного изобретения указано, то оно может быть использовано в качестве контейнера для сбора инфекционных отходов и транспортировки отходов к соответствующему устройству для последующего дезинфицирования.

При рассмотрении возражения Роспатентом установлено, что в противопоставленном источнике содержатся все признаки, присущие оспариваемой полезной модели.

Заявитель не согласен с этим выводом в части признака, изложенного в отличительной части формулы, а именно: "на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах", полагает, что названный признак в противопоставленном источнике отсутствует.

Судебная коллегия при рассмотрении этого довода учитывает, что в оспариваемой полезной модели данный признак сформулирован широко, понятие "информационное поле" охватывает случаи как его заполнения одновременно с изготовлением самого пакета, так и случаи его заполнения при упаковке отходов оператором; понятие "информация об отходах" включает любую информацию о них, в том числе такую общую информацию, которая может наноситься на стадии производства пакетов (а не на стадии упаковки отходов), например о классе отходов (А, Б, В, Г) либо о дезинфицирующем средстве, необходимом для утилизации конкретного класса отходов.

Кроме того, из описания полезной модели усматривается, что понятие "информационное поле" использовано не в качестве указания на площадку, на которой в будущем будет размещена информация, а на площадку с размещенной информацией. Иное толкование затруднительно вследствие указания на неотделимость от пакета информации об отходах, а также исходя из заявленного технического результата - необходимости обеспечения надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете.

Исследовав противопоставленный источник, судебная коллегия пришла к выводу о наличии в нем сведений о нанесении на пакет для утилизации отходов штрих-кода для идентификации контейнера как контейнера для инфекционных отходов (стр. 3, 4, 5 описания, поз. 16 на фиг. 1 графических материалов).

Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о наличии в противопоставленном источнике информации сведений об информационном поле (области пакета), на который нанесена информация об отходах.

Одновременно судебная коллегия учитывает, что при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам заявитель согласился с мнением палаты по патентным спорам по этому вопросу и на предложение об изменении формулы представил соответствующее заявление, изменив независимый пункт формулы путем включения в нее признака, ранее содержащегося в зависимом пункте 5 формулы полезной модели.

Довод заявителя о том, что после изменения формулы Роспатент не должен был осуществлять проверку измененного независимого пункта формулы, поскольку измененная формула не была оспорена подателем возражения, не принимается судебной коллегией.

Так, в поданном возражении содержатся доводы и в отношении зависимого пункта 5 формулы (признак которого перенесен в независимый пункт после изменения). Податель возражения указал, что "признак "информационное поле выполнено методом печатания" не может являться существенным признаком", поскольку, во-первых, условие обеспечения устойчивости информации, нанесенном на информационное поле, к воздействию внешних факторов может обеспечиваться за счет любого способа нанесения такой информации; во-вторых, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о самом методе печатания и о его влиянии на обеспечение надежности сохранения информации об отходах (том 1, л.д. 86).

Кроме того, в силу абзацев 2 и 3 пункта 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Таким образом, внесенное изменение должно приводить к возможности частичного сохранения патентоспособности полезной модели, вследствие чего Роспатент обоснованно, как в рамках своих полномочий, так и с учетом заявленного подателем возражения довода о несущественности признака, содержащегося в зависимом пункте 5 формулы полезной модели (до изменения), осуществил такую проверку по имеющимся в материалах административного дела документам, без осуществления какого-либо дополнительного поиска.

Названная проверка привела Роспатент к выводу о том, что признак о выполнении информационного поля "методом печатания" не является существенным, поскольку не влияет на заявленный технический результат.

Судебная коллегия полагает, что названный вывод является правильным.

Исходя из заявленного технического результата (обеспечение надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете) метод, которым выполнено само по себе информационное поле (на которое наносится информация об отходах), не влияет на сохранение информации (например, выполнение такого поля методом печатания, но легко смываемой краской приведет к противоположному результату).

Одновременно Роспатентом обоснованно указано, что отсутствие в описании полезной модели сведений, подтверждающих влияние признака - выполнение информационного поля "методом печатания" - на возможность получения заявленного технического результата с учетом положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ, пунктом 2.4 и пунктом 3.2.4.5 Правил ПМ препятствует признанию такого признака существенным.

Напротив, в описании к оспариваемому патенту указано, что информационное поле может быть выполнено методом печатания или другим методом. Главное требование, чтобы это информационное поле было надежным, несмываемым, устойчивым к воздействию различных внешних факторов, в том числе - воды, средств дезинфекции и т.п. (стр. 2 описания, том 1, л.д. 64).

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, каким образом исполнение информационного поля "методом печатания" влияет на заявленный технический результат.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью "ПКФ "Медфарм" от заявления в части требований, предъявленных к обществу с ограниченной ответственностью "Пластика".

Производство по делу N СИП-79/2017 в отношении требований, предъявленных к обществу с ограниченной ответственностью "Пластика", прекратить.

Заявление общества с ограниченной ответственностью "ПКФ "Медфарм" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина