Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2017 г. по делу N СИП-70/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку согласился с выводом Роспатента о том, что маркированные спорным обозначением услуги правообладателя не имеют в гражданском обороте совместной встречаемости с услугами заявителя, в связи с чем у потребителя не может сложиться устойчивой ассоциации о принадлежности услуг, сопровождаемых оспариваемым знаком, заявителю

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2017 г. по делу N СИП-70/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 1 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "М.Видео Менеджмент" (ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, Москва, 105066, ОГРН 1057746840095) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 07.11.2016 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563277.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Блэк Фрайдэй" (ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп. 1А, оф. 202, Москва, 123298, ОГРН 1137746677584).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "М.Видео Менеджмент" - Суворов К.А. (по доверенности 16.03.2017), Куриная М.А. (по доверенности от 16.03.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Блэк Фрайдэй" - Кирикова Ю.В. (по доверенности от 04.04.2016), установил:

общество с ограниченной ответственностью "М.Видео Менеджмент" (далее - общество "М.Видео Менеджмент") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.11.2016 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 563277.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Блэк Фрайдэй" (далее - общество "Блэк Фрайдэй").

Заявитель полагает, что Роспатент допустил ошибку, посчитав, что оспариваемое обозначение не было известно в России в качестве лексической единицы терминологического характера, в связи с чем, по мнению общества "М.Видео Менеджмент", регистрация оспариваемого товарного знака противоречит пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "М.Видео Менеджмент" считает также ошибочным вывод Роспатента о том, что услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными услугам торговли.

Кроме того, заявитель считает ошибочным вывод Роспатента о фантазийном происхождении словесного обозначения оспариваемого товарного знака к услугам, в отношении которых он зарегистрирован, что в свою очередь, по мнению общества "М.Видео Менеджмент", свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению заявителя, в условиях сложившейся практики интернет-торговли, грань между услугами по продаже товаров, продвижению товаров, а также по проведению маркетинговых исследований и предоставлению коммерческой информации размыта, в связи с тем, что все перечисленные услуги могут оказываться одним и тем же лицом, следовательно, спорное обозначение не может быть монополизировано каким-либо хозяйствующим субъектом-конкурентом, поскольку у других лиц, при оказании таких услуг, может возникнуть необходимость использования в хозяйственном обороте спорного обозначения в его словарном смысле, права которых, в свою очередь, могут быть затронуты оспариваемой регистрацией.

Роспатент и общество "Блэк Фрайдэй" направили в Суд по интеллектуальным правам отзывы, в которых указали, что с заявленным требованием не согласны, просят отказать в его удовлетворении, поскольку оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Общество "М.Видео Менеджмент" направило в Суд по интеллектуальным правам письменные возражения на отзыв Роспатента, в которых поддержало свою правовую позицию.

В судебном заседании, назначенном на 18.05.2017, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 25.05.2017.

В судебных заседаниях 18.05.2017 и 25.05.2017 представители общества "М.Видео Менеджмент" поддержали доводы, изложенные в заявлении и дополнительно представленных возражениях, просили его удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "Блэк Фрайдэй" поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что обществом "Блэк Фрайдэй" 01.11.2013 в Роспатент была подана заявка N 2013737818 на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Регистрация словесного товарного знака "BLACK FRIDAY" по свидетельству Российской Федерации N 563277, была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.01.2016 в отношении услуг 35-го класса МКТУ - агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен, с датой приоритета от 01.11.2013.

В Роспатент 15.06.2016 от общества "М.Видео Менеджмент" поступило возражение против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, мотивированное тем, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 563277, по мнению заявителя, не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "М.Видео Менеджмент", обращаясь в Роспатент с возражением указало, что оно является торговой организацией, использующей в своей хозяйственной деятельности обозначения "BLACK FRIDAY"/"ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА" для анонсирования акций по продаже товаров по специальным сниженным ценам, тогда как регистрация оспариваемого товарного знака препятствует свободному использованию данного обозначения в торговой деятельности, а наличие у общества "Блэк Фрайдэй" исключительного права на спорное обозначение служит основанием для запрета свободного использования этого обозначения в гражданском обороте, что, в свою очередь, следует из ранее сделанных представителями общества "Блэк Фрайдэй" в средствах массовой информации заявлений.

С целью получения исключительного права на обозначение "" в качестве товарного знака, обществом "М.Видео Менеджмент" 21.01.2014 в Роспатент была подана заявка N 2014701407, по которой Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с чем, общество "М.Видео Менеджмент", в поданном им возражении, указало на то, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в отношении услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку обозначение "BLACK FRIDAY" было известно на территории России задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака за счет активного упоминания в средствах массовой информации, а также через систему Интернет, а услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам торговли. Общество "М.Видео Менеджмент" в возражении указывало на тот факт, что обозначение "BLACK FRIDAY" являются фантазийными в отношении услуг для которых испрашивалась правовая охрана этому обозначению, поскольку является известным как первая пятница после для Благодарения В США, то есть начало традиционного сезона рождественских распродаж в магазинах. По мнению заявителя возражения, обозначение "BLACK FRIDAY" является термином известным на территории Российской Федерации. Данные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Также, по мнению общества "М.Видео Менеджмент", использование обозначение "BLACK FRIDAY" в отношении услуг не связанных с продажей товаров, является ложным и способно вводить потребителя в заблуждение относительно услуг и их поставщиков, то есть предоставление правовой охраны товарного знака осуществлено с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 07.11.2016 в удовлетворении поданных обществом "М.Видео Менеджмент" возражений было отказано, правовая охрана оспариваемого товарного знака была оставлена в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 07.11.2016, общество "М.Видео Менеджмент" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленное требование не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении заявленных возражений заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку и затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент, при принятии оспариваемого решения обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (01.11.2013) правовая база для оценки охраноспособности названного товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Пунктом 1 статьи 1513 ГК РФ установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Роспатент признал общество "М.Видео Менеджмент" заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 563277.

Данные обстоятельства не оспаривались лицами, участвующими в деле, в судебном заседании при рассмотрении настоящего заявления по существу.

Между тем суд считает необходимым отметить, что в обоснование поданного возражения общество "М.Видео Менеджмент" ссылалось на факт подачи заявки на регистрацию словесного обозначения "BLACK FRIDAY" в качестве собственного товарного знака в отношении широкого перечня товаров и услуг согласно заявке N 2014701407, в регистрации которого было отказано Роспатентом решением от 01.07.2015.

Между тем заявка на регистрацию товарного знака по заявке N 2014701407 подана иным лицом - открытым акционерным обществом "Компания "М.Видео", которое согласно открытым сведениям из ЕГРЮЛ является правопредшественником публичного акционерного общества "М.Видео", которое в свою очередь является единственным участником подателя возражения - общества "М.Видео Менеджмент".

Сам по себе факт наличия аффилированности между обществом "М.Видео Менеджмент" и подателем заявки на товарный знак N 2014701407 не свидетельствует о нарушении прав заявителя возражения.

Кроме того, в решении Роспатента от 01.07.2016 по заявке N 2014701407 указано о снятии противопоставления по заявке на товарный знак N 2013737818, то есть противопоставления оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 563277(л.д. 11-13 т. 2).

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 N 16133/11, норма пункта 2 статьи 1513 ГК РФ не конкретизирует понятие "заинтересованное лицо" и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

На основании вышеизложенного вывод Роспатента о заинтересованности общество "М.Видео Менеджмент" в подаче возражения против регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 563277 не свидетельствует об ошибке, поскольку в возражении заявитель указывал о том, что занимается деятельностью однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

По результатам рассмотрения возражения общества "М.Видео Менеджмент" Роспатентом, в оспариваемом решении от 07.11.2016, было установлено следующее.

Товарный знак "BLACK FRIDAY" по свидетельству Российской Федерации N 563277 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и представляет собой словосочетание, включающее лексические единицы английского языка "black/черный" и "friday/пятница", что в переводе с английского языка означает "черная пятница".

Роспатентом было отмечено, что из представленных обществом "М.Видео Менеджмент" документов усматривается, что выражение "Black Friday"/"Черная Пятница" имеет американское происхождение, которое используется в Соединенных Штатах Америки для обозначения нескольких экономических явлений:

- "бирж, черная пятница (нарицательный термин для обозначения резкого падения конъюнктуры на финансовых рынках; сам термин появился в 1873 году и связан с тем, что биржевая паника началась именно в пятницу";

- "марк. черная [прибыльная] пятница (день после праздника Дня благодарения (четвертый четверг ноября), когда магазины начинают предлагать к продаже товары с большой скидкой; начало рождественского сезона распродаж; по одной из версий, эпитет "черный" символизирует "прибыльность" и происходит от бухгалтерского "in the black".

Однако как установил Роспатент, представленный обществом "М.Видео Менеджмент" источник, включающий данные сведения (http://slovari.yandex.ru/black%20friday/en/), не содержал даты появления изложенной информации, а имел лишь дату ее распечатки - 23.03.2016, что не позволило Роспатенту сделать вывод о том, что представленная статья была общедоступна пользователям сети Интернет до даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.11.2013).

В то же время обществом "М.Видео Менеджмент" в Роспатент была также представлена архивная распечатка с интернет-сайта http://academic.ru от 15.11.2012 со ссылкой на Англо-русский экономический словарь, в перечне которой содержалась ссылка на статью "Black Friday", содержащей не только упоминание об обозначении "Черная Пятница" в контексте акции по продаже товаров со скидками после традиционного для Соединенных Штатов Америки - Дня Благодарения, а также на использование указанного обозначения для описания резкого падения конъюнктуры - "обвала" на финансовом рынке, т.е. еще одного экономического явления.

Между тем, Роспатент отметил, что распечатка указанной статьи к возражению общества "М.Видео Менеджмент" не была приложена.

При этом Роспатент указал, что из представленных заявителем документов, представляющих собой русскоязычные статьи из различных Интернет-источников, датированных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в том числе 2010 - 2012 годами, усматривалось, что российский потребитель мог быть знаком с таким явлением в американской культуре потребления как "Black Friday"/"Черная Пятница", т.е. со ставшим нарицательным названием дня, следующего за Днем Благодарения, с которого в американских магазинах начинаются традиционные распродажи товаров по сниженным ценам, поскольку некоторые Интернет-магазины (http://www.sp-mama.ru, публикация от 27.11.2010; http://chinaprices.ru, публикация от 25.11.2011), реализующие товары из-за рубежа, размещали обозначение "Black Friday" на своих страничках в рекламных целях для информирования покупателей о возможности сделать заказ на товары по сниженным ценам.

Вместе с тем, Роспатент указал, что каких-либо российских словарно-справочных источников, позволяющих сделать вывод о том, что обозначение "Black Friday"/"Блэк Фрайдэй"/"Черная Пятница" получило свое распространение на территории Российской Федерации в качестве устоявшегося термина на дату приоритета спорного товарного знака (01.11.2013), характеризующего определенное явление в экономике, такого как, например, "маркетинг", "менеджмент", "марчандайзинг" и других, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, обществом "М.Видео Менеджмент" не представлено.

В связи с чем Роспатент, проанализировав довод общества "М.Видео Менеджмент" о том, что оспариваемый товарный знак "BLACK FRIDAY" был известен на территории Российской Федерации в качестве общепринятого термина применительно к приведенным в перечне оспариваемого товарного знака услугам 35-го класса МКТУ на дату его приоритета, пришел к выводу о его несостоятельности.

Однако признал обоснованным довод заявителя о том, что для услуг, связанных с продвижением товара/рекламы товара и его непосредственной реализацией, словосочетание "Black Friday"/"Черная Пятница", используется различными лицами в гражданском обороте в качестве обозначения, призванного информировать покупателей о грядущих распродажах, в связи с чем посчитал, что в отношении указанных услуг оспариваемое обозначение не может обладать различительной способностью, а, следовательно, выступать в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации.

Между тем установив, что для таких услуг 35-го класса МКТУ как "продвижение товаров, продажа товаров, реклама товаров" оспариваемый товарный знак не зарегистрирован, указал, что правовая охрана ему предоставлена в отношении таких услуг, которые представляют собой услуги по исследованию рынка и услуги информационно-справочные, поскольку оказываются третьим лицам (в частности, торговым организациям) так называемыми агентствами по коммерческой информации или маркетинговыми агентствами с целью обеспечения сведениями о сложившейся ситуации на рынке различных товаров и услуг, информации о соотношении величины спроса и предложения, о новых участниках рынка, а также о тенденциях развития в определенной отрасли.

В связи с чем Роспатент пришел к выводу, что все услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными услугам по продвижению товаров, оказываемыми торговыми предприятиями и рекламными агентствами, поскольку отличаются друг от друга по их виду и назначению, и предназначены для разных групп потребителей.

При этом Роспатент принял во внимание ссылку заявителя на то, что торговые организации на постоянной основе осуществляют маркетинговые исследования, изучение рынка, сбор и систематизацию информации, а также предоставляют покупателям советы относительно приобретения тех и иных товаров.

Вместе с тем Роспатент отметил, что данная деятельность, если и осуществляется торговыми организациями, то исключительно для удовлетворения собственных потребностей.

Поскольку в возражении общества "М.Видео Менеджмент" не имелось каких-либо надлежащих сведений о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, заявитель под обозначением "Black Friday" оказывал информационно-справочные услуги или услуги по исследованию рынка каким-либо лицам, Роспатент пришел к выводу, что у него нет оснований для вывода об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент, установив, что в отношении услуг 35-го класса, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обозначение "Black Friday" носит фантазийный характер, пришел к выводу о том, что у него не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно природы оказываемых услуг, тем самым посчитал, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

На основании изложенного, Роспатент пришел к выводу, что у него отсутствуют правовые основания для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака, в отношении указанных в его перечне услуг, не соответствующей требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Обозначения, представляющие собой название разновидности товара (услуг), вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами, могут быть признаны не обладающие различительной способностью в смысле пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей и при наличии соответствующих доказательств.

Оценив приставленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о правильности вывода Роспатента недоказанности подателем возражения того факта, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака - 01.11.2013 обозначение "BLACK FRIDAY" и его перевод "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА" являлось обозначением вошедшим во всеобщее употребления для обозначения услуг 35-го класса МКТУ, а именно: агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен либо являлось наименованием определенного вида услуг либо общепринятыми символами и терминами в отношении вышеперечисленных услуг.

При оспаривании предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку подлежат установлению обстоятельства, сложившиеся на момент его регистрации.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 постановления N 5/29).

Для товарных знаков, соответствовавших условиям охраноспособности на дату приоритета товарного знака, с учетом абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ возможен учет обстоятельств, сложившихся после государственной регистрации товарного знака, в том числе на дату подачи возражения, но только для установления тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака (например, для уяснения цели регистрации товарного знака с учетом его последующего использования).

Аналогичный подход высказан в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу N СИП-161/2013.

Слово "термин" обозначает название определенного понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства, производства, предмета.

Указание в англо-русском экономическом словаре на применяемое на территории США обозначение "BLACK FRIDAY" в качестве обозначения указывающего на начало распродаж в магазинах, не свидетельствует о том, что на территории Российской Федерации потребители воспринимают данное обозначение именно как начало распродаж в магазинах.

Не подтверждают таких обстоятельств и иные распечатки из сети Интернет, представленные подателем возражения, поскольку они датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака и отражают происходящие на территории США и носят информативный характер, то есть не отражают мнение потребителей определенных услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, на территории Российской Федерации (л.д. 15-47 т. 2).

В материалах дела отсутствуют доказательства, отражающих восприятие российскими потребителями соответствующих услуг словесного элемента "BLACK FRIDAY" на дату приоритета товарного знака (01.11.2013) как термина или обозначения услуг определенного вида или являющегося общепринятым символом и термином.

При этом суд учитывает, что в представленных самим подателем возражения доказательствах понятие "BLACK FRIDAY" и его перевод "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА" используется и как термин определяющий резкое падение копьюктуры на финансовых рынках (л.д. 14 т. 2).

Следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен".

Тогда как, обществом "М.Видео Менеджмент" не были представлены доказательства, подтверждающие, что в сфере оказания услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в качестве специальной терминологии используется обозначение "black friday", следовательно, Роспатент обоснованно признал несостоятельным довод общества "М.Видео Менеджмент" о том, что обозначение "BLACK FRIDAY" был известен на территории Российской Федерации в качестве общепринятого термина применительно к приведенным в перечне оспариваемого товарного знака услугам 35-го класса МКТУ на дату его приоритета, поскольку доказательств, подтверждающих обратное, заявителем представлено не было.

Кроме того, в представленном суду отзыве, Роспатент обоснованно ссылается на "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденный Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст, содержащий термины и определения основных понятий в области торговли, из которых не усматривается, что обозначение "black friday" используется на территории Российской Федерации в качестве термина в сфере торговли.

Тогда как представленные заявителем в Роспатент материалы, касающиеся использования обозначения "black friday" в сфере торговли, не могут указывать на то, что спорное обозначение является общепринятым термином в сфере услуг, связанных с предоставлением информации, к которым относятся вышеназванные услуги 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Поскольку заявитель не представил каких-либо российских источников информации, позволяющих сделать вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение получило свое распространение на территории Российской Федерации в качестве устоявшегося термина, характеризующего определенное явление в экономике, правовых оснований считать, что в торговой деятельности, на территории Российской Федерации, спорное обозначение является общепринятым термином не имеется, тогда как Роспатент установил, что выражение "Black Friday"/"Черная Пятница" имеет американское происхождение, которое используется в Соединенных Штатах Америки для обозначения нескольких экономических явлений.

Не усматривает суд правовых оснований для признания незаконными выводов Роспатента в отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Как указано в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В пункте 2.5.1 Правил указано, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Каких-либо доказательств того, что обозначение "BLACK FRIDAY" ассоциируется потребителями именно с заявителем возражения или иным лицом суду не представлено.

Факт единичного использования компанией "М.Видео" обозначения "BLACK FRIDAY" в сети Интернет в рекламных целях до даты приоритета оспариваемого товарного знака не свидетельствует о том, что у потребителей возникает ассоциация о том, что данное обозначение используется исключительно с этим юридическим лицом либо создается угроза смешения в отношении лица оказывающего услуги (л.д. 8 т. 2).

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент правомерно признал несостоятельным довод заявителя о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку пришел к бесспорному выводу о том, что маркированные спорным обозначением услуги правообладателя, не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте с услугами заявителя, в связи с чем у потребителя не может сложиться устойчивой ассоциации о принадлежности услуг, сопровождаемых оспариваемым знаком обществу "М.Видео Менеджмент".

Доводы общества "М.Видео Менеджмент" о том, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам торговли и рекламы, а также спорное обозначение не может быть монополизировано каким-либо хозяйствующим субъектом-конкурентом, поскольку у других лиц, при оказании однородных услуг, может возникнуть необходимость использования в хозяйственном обороте обозначения в его словарном смысле, заявлены им без учета положений статей 1477, 1480, 1481, 1484 ГК РФ.

Поскольку на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (пункт 1 статьи 1477), тогда как государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса (статья 1480 ГК РФ), а свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Роспатент, в оспариваемом решении установил, что в отношении услуг, связанных с продвижением товара/рекламы товара и его непосредственной реализацией, обозначение "Black Friday"/"Черная Пятница" используется различными лицами в гражданском обороте в качестве обозначения, призванного информировать покупателей о грядущих распродажах, при этом обоснованно посчитал, что в отношении указанных услуг оспариваемое обозначение не может обладать различительной способностью, а, следовательно, выступать в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации.

Однако, как установил Роспатент, для таких услуг 35-го класса МКТУ как "продвижение товаров, продажа товаров, реклама товаров" оспариваемый товарный знак не зарегистрирован.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что общество "М.Видео Менеджмент" в силу норм статьи 1512 ГК РФ не лишено возможности повторно оспорить в установленном законом порядке регистрацию спорного товарного знака, представив необходимые и достаточные доказательства в обоснование своего требования.

То обстоятельство, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку может нарушать права третьих лиц, при осуществлении ими своей торговой деятельности, не препятствует их обращению за оспариванием правовой охраны спорного товарного знака в судебном, либо административном порядке.

Таким образом, довод заявителя о том, что грань между услугами по продаже товаров, продвижению товаров, а также по проведению маркетинговых исследований и предоставлению коммерческой информации размыта, в связи с тем, что все перечисленные услуги могут оказываться одним и тем же лицом, признается несостоятельным, поскольку возражения заявителя по существу в данной части сводятся к изложению его субъективного мнения об однородности оказываемых им услуг и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Каких-либо доказательств того, что с точки зрения потребителя спорный товарный знак воспринимается потребителем как обозначение, которое широко используется торговыми организациями, в материалы дела не представлено.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным полагает, что оставление решением Роспатента от 07.11.2016 правовой охраны оспариваемого товарного знака в силе, основано на нормах действующего законодательства, тогда как доводы заявителя свидетельствует лишь о его несогласии с оспариваемым решением и не нашли своего подтверждения в исследуемых нормах права.

В связи с чем, судебная коллегия приходит к выводу, что государственная регистрация спорного товарного знака соответствует положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, что верно было установлено Роспатентом в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Таким образом, Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 07.11.2016 является законным и обоснованным и не нарушает прав и законных интересов заявителя, каких-либо иных оснований в подтверждение указанных доводов, заявителем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приводится.

Доводы заявителя о том, что решение Роспатента от 07.11.2016 принято им в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, а также, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 563277 в отношении услуг 35-го классов МКТУ, не обладает различительной способностью, и является ложным и способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам.

Относительно устного пояснения заявителя, данном в судебном заседании 18.05.2017 о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака антимонопольным органом были признаны как недобросовестная конкуренция, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что решения антимонопольного органа, вступившего в законную силу касательно указанных сведений, обществом "М.Видео Менеджмент" в материалы дела представлено не было.

Наряду с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее обстоятельство.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ и разъяснениями, приведенными в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления недействительными являются одновременно как его несоответствие закону, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "М.Видео Менеджмент" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина