Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу N СИП-85/2017 Суд оставил без изменения решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку согласился с выводом Роспатента об отсутствии между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу N СИП-85/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 07.06.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 560199.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ул. Марксистская, д. 4, Москва, 109147, ОГРН 1027700149124).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-589/41);

от публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" - Осипцев Д.В. (по доверенности от 26.11.2015 77АБ N 7836083).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 07.06.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 560199.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2017 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (далее - общество, третье лицо).

В обоснование заявленных требований предприниматель ссылается на то, что факт регистрации оспариваемого им товарного знака в отношении товаров 16-го и услуг 35, 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а не только услуг 38-го класса МКТУ, составляющих основную деятельность правообладателя этого товарного знака, доказывает наличие различительной способности обозначения "МТС".

Заявитель обращает внимание на то, что принадлежащие обществу товарные знаки признаны общеизвестными позднее даты приоритета принадлежащего предпринимателю товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287821.

Возражая против довода Роспатента о том, что словесный элемент противопоставленного товарного знака имеет неоднозначное прочтение и затрудненное восприятие, вследствие чего фонетический критерий определения сходства не применим, предприниматель указывает на то, что для признания товарных знаков сходными достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. При этом ссылается на проведенный по его заказу социологический опрос среди потребителей по вопросу о восприятии словесного элемента, содержащегося в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 287821, согласно результатам которого 90% потребителей прочитали этот словесный элемент как "МТС".

Заявитель считает неправомерным вывод Роспатента о необходимости принятия во внимание того, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе иной словесный элемент "Smart".

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать его в удовлетворении.

Роспатент отмечает, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку со словесным элементом "МТС" предоставлена с учетом представленных в материалы дела доказательств приобретенной различительной способности данной комбинацией букв, а представленные документы свидетельствуют о том, что словесный элемент "МТС" имеет высокую степень узнаваемости потребителем применительно к услугам третьего лица, которому также принадлежат общеизвестные товарные знаки N 76 и N 120, включающие словесный элемент "МТС".

Как полагает Роспатент, изобразительные элементы в сравниваемых товарных знаках занимают первое место, в связи с чем акцентируют на себе внимание потребителя, что существенным образом влияет на восприятие товарных знаков в целом.

Роспатент указывает, что сравниваемые товарные знаки отличаются друг от друга ввиду использования в их буквенных элементах различных видов шрифтов (в оспариваемом товарном знаке использован стандартный шрифт, а в противопоставленном товарном знаке использована оригинальная графическая манера исполнения, создающая неоднозначное прочтение (МП, МТС, МТС)).

Также сравниваемые товарные знаки различаются визуально за счет наличия в оспариваемом товарном знаке иных элементов ("MTS", "Smart", "Смарт"),

В связи с этим Роспатент считает, что сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное зрительное впечатление за счет различных изобразительных элементов и графического исполнения словесных элементов товарных знаков, в связи с чем не являются сходными по графическому признаку сходства.

По мнению Роспатента, семантика сравниваемых товарных знаков различна, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой известную аббревиатуру отличительной части фирменного наименования правообладателя (общества) и, соответственно, ассоциируется исключительно с оператором связи, а противопоставленный товарный знак за счет наличия изобразительного элемента в виде стилизованных изображений цветка подсолнуха и колоса вызывает ассоциации с товарами и услугами в области сельского хозяйства.

Проведение анализа сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию, с точки зрения Роспатента, не представляется возможным ввиду того, что сочетание букв противопоставленного товарного знака вследствие оригинальной графической манеры исполнения имеет неоднозначное прочтение и затрудненное восприятие.

Роспатентом поставлены под сомнение результаты социологического опроса, проведенного по заказу заявителя, с указанием на нерепрезентативность этого исследования.

Третьим лицом представлен отзыв на заявление, в котором оно возражает против удовлетворения заявленных требований.

По мнению общества, приобретение предпринимателем исключительного права на противопоставленный товарный знак в совокупности с последующими его действиями по созданию препятствий иным лицам, использующим ставшие широко известными обозначения, противоречит статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в г. Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По утверждению третьего лица, обозначение "МТС" является популярным российским брендом, получившим известность до даты приоритета противопоставленного товарного знака в результате деятельности общества, и входит в состав многих товарных знаков третьего лица.

Общество, ссылаясь на приложенные к отзыву доказательства, обращает внимание на то, что противопоставленный товарный знак на момент его приобретения предпринимателем не использовался предшествующим правообладателем, а также не используется и самим предпринимателем.

В связи с изложенным третье лицо полагает, что противопоставленный товарный знак приобретен предпринимателем исключительно с целью причинения вреда обществу.

Третье лицо отмечает, что заявитель и аффилированные с ним лица инициируют в Роспатенте и судах большое количество дел, связанных с оспариванием прав других лиц на товарные знаки, в ходе которых неоднократно устанавливалась недобросовестность их действий.

Также общество поддерживает вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, ссылаясь, в том числе на результаты социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ).

Заявителем представлены письменные возражения на отзыв Роспатента, в которых он выражает несогласие с доводами, изложенными в названном отзыве.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, предприниматель на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 03.08.2015 за N РД0178209, является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287821 (приоритет товарного знака - 27.04.2004, срок действия регистрации истекает 27.04.2024), зарегистрированного в отношении товаров 1, 6, 7, 8, 9, 16, 25, 29, 30, 31-го и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44-го классов МКТУ.

Указанный товарный знак выполнен с использованием оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка подсолнуха с наложенным на него изображением колоса, расположенного слева от сочетания букв. Товарный знак выполнен в красном и желтом цветовом сочетании.

Общество является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560199 (приоритет товарного знака - 29.05.2014), зарегистрированного в отношении товаров 9, 16-го и услуг 35, 38, 41-го классов МКТУ.

Предприниматель 07.06.2016 подал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 560199, мотивированное несоответствием регистрации этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 287821.

Решением Роспатента от 11.10.2016 года в удовлетворении возражения предпринимателя было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560199 оставлена в силе.

Принимая названное решение, Роспатент исходил из отсутствия между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения.

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 11.10.2016 не соответствует закону и иным нормативным правовым актам, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных возражениях, выслушав мнение представителей органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий по принятию решений по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2014717883 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (29.05.2014), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявок).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил рассмотрения заявок обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявок предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В силу подпункта "а" названного пункта звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт "б").

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт "в").

Признаки, перечисленные в подпунктах "а" - "в" пункта 14.4.2.2, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил рассмотрения заявок изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проведя анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по вышеперечисленным критериям, Роспатент пришел к обоснованному выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Роспатент верно исходил из различного семантического значения сравниваемых обозначений, поскольку словесный элемент, оспариваемого товарного знака представляет собой известную аббревиатуру произвольной части фирменного наименования общества, являющегося широко известным оператором связи, а противопоставленный товарный знак за счет наличия изобразительного элемента в виде стилизованных изображений цветка подсолнуха и колоса вызывает ассоциации с товарами и услугами в области сельского хозяйства, а не с услугами сотовой связи.

Ссылка заявителя на то, что Роспатент при анализе обозначений на предмет сходства должен был осуществлять, прежде всего, сравнение входящих в них словесных элементов не может быть признана в достаточной степени обоснованной.

Разделом 6 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В соответствии с пунктом 6.3.1 указанных Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В силу пункта 6.3.3 Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Таким образом, из приведенных положений Правил рассмотрения заявок и Методических рекомендаций безусловно не следует, что внимание потребителя в комбинированном обозначении всегда акцентируется на словесном элементе. При оценке сходства комбинированных обозначений определяющую роль играет формирование общего зрительного впечатления о таком сходстве, а также фактор визуального доминирования одного из элементов, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции.

Роспатент в оспариваемом решении обоснованно указал на то, что изобразительный элемент противопоставленного товарного знака занимает первое место, в связи с чем акцентирует на себе внимание потребителя, что существенным образом влияет на восприятие товарного знака в целом.

При этом роль словесного элемента в противопоставленном товарном знаке значительно ослаблена характером выполнения этого элемента, поскольку буквы указанного элемента выполнены слитно, что не позволяет точно определить каждую из букв и, соответственно, однозначно прочесть указанный буквенный элемент как "МТС", то есть в данном случае восприятие указанного словесного элемента потребителями затруднено. Исходя из этого, доминирующее значение в противопоставленном товарном знаке принадлежит именно изобразительному элементу, с которого начинается осмотр обозначения и который легче воспринимается потребителем.

При описании противопоставленного товарного знака Роспатент указал на наличие в нем словесного элемента "МТС", в то время как впоследствии при сравнительном анализе сделал вывод о неоднозначном его прочтении (МП, МТС, МГС), в связи с чем признал невозможность применения фонетического критерия.

Судебная коллегия соглашается с доводом Предпринимателя о том, что для части потребителей, воспринимающих это буквенное обозначение как "МТС", фонетический критерий подтверждает некоторое сходство сравниваемых буквенных элементов.

Вместе с тем судебная коллегия учитывает, что словесный элемент противопоставленного товарного знака "МТС" выполнен в оригинальной графической манере, где все три буквы соединены по верху одной линией и фактически представляют собой своеобразную лигатуру.

Также сравниваемые товарные знаки различаются визуально за счет наличия в оспариваемом товарном знаке иных элементов ("MTS", "Smart", "Смарт"),

Таким образом, несмотря на наличие некоторого фонетического сходства (с точки зрения части потребителей, воспринимающих буквенное обозначение противопоставленного товарного знака как "МТС"), своеобразное оформление буквенного элемента противопоставленного товарного знака снижает вероятность его сходства до степени смешения с буквенным элементом оспариваемого товарного знака.

Судом по интеллектуальным правам не принимается довод предпринимателя о том, что содержащийся в принадлежащем ему товарном знаке словесный элемент однозначно воспринимается потребителями как аббревиатура "МТС".

Ссылка заявителя при этом на результаты социологического опроса, отраженные в отчете от 09.01.2017 исследования прочтения логотипа горожанами, выполненного обществом с ограниченной ответственностью "Тау-Прогрессор", не может быть признана обоснованной, так как согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц на указанное лицо проведение социологических исследований не отнесено к видам деятельности этого лица; в материалы дела не представлено сведений о привлечении названным лицом к проведению социологического исследования специалистов в этой области деятельности; поставленный перед респондентами вопрос ограничивал восприятие обозначения только словесным элементом; опрос 101 человека в одном городе России не может быть признан репрезентативным для получения результата, отвечающего требованиям объективности и достоверности.

Таким образом, вероятность смешения потребителями товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 560199 и N 287821 в гражданском обороте ничтожно мала.

Судом также учитывается широкая известность товарных знаков общества, составляющих серию, в основе которой лежит словесный элемент "МТС", совпадающий с сокращенным фирменным наименованием общества, осуществляющего свою деятельность под этим наименованием на российском рынке услуг связи с 1993 года. Так, обозначение, содержащее словесный элемент "МТС", зарегистрированное в качестве одного из товарных знаков общества, имеющего дату приоритета 29.05.1996 (по свидетельству Российской Федерации N 155915), затем было признано общеизвестным товарным знаком с 01.01.2005 (регистрационный номер 76).

Известность обозначения "МТС" применительно к деятельности оператора связи, каковым является общество, подтверждается вышеупомянутым отчетом ВЦИОМ, согласно которому оспариваемый товарный знак известен 96% участников опроса, а противопоставленный знак - 8% респондентов, 92% считают, что оспариваемый товарный знак применяется для индивидуализации услуг связи, а также сведениями о затратах общества на осуществление деятельности по продвижению своих услуг, в том числе по рекламе брендов.

В отношении однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, судом установлено следующее.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил рассмотрения заявок, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Услуги 38-го и 41-го классов МКТУ товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560199 не являются однородными товарам 1, 6, 7, 8, 9, 16, 25, 29, 30, 31-го и услугам 36, 37, 39, 40, 43, 44-го классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287821, так как они имеют различный круг потребителей. Данное обстоятельство заявителем не оспаривается, что также является основанием для отказа в удовлетворении требований заявителя в отношении перечисленных товаров и услуг.

При таких обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам не может прийти к выводам о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 560199 противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также о нарушении оспариваемым ненормативным правовым актом прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом вышеизложенного, основания для удовлетворения заявления о признании недействительным решения Роспатента от 11.10.2016 отсутствуют.

Вместе с тем судебная коллегия считает необходимым исследовать доводы общества о наличии в действиях Предпринимателя по приобретению и дальнейшему использованию исключительного права на противопоставленный товарный знак признаков злоупотребления правом, а также о противоречии этих действий требованиям Парижской конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Поскольку Предпринимателем не ведется деятельности в отношении тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак общества, а потребители, даже те, которым известен его товарный знак преимущественно за счет предшествующего правообладателя (исходя из времени известности), ассоциируют в своем большинстве этот товарный знак с сельскохозяйственной деятельностью и садоводством (которая предпринимателем не осуществляется), судебная коллегия отклоняет доводы общества о том, что целью приобретения Предпринимателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак являлось получение необоснованных преимуществ за счет использования обозначения, сходного (по его мнению) с обозначением, длительное время используемым обществом.

Также не усматривает судебная коллегия в действиях Предпринимателя иных оснований, перечисленных в статье 10.bis Парижской конвенции, которые могут свидетельствовать об акте недобросовестной конкуренции с его стороны.

Вместе с тем судебная коллегия соглашается с доводами общества о наличии в действиях Предпринимателя признаков злоупотребления правом, направленных на причинение вреда обществу (статья 10 ГК РФ).

Так, противопоставленный товарный знак приобретен Предпринимателем в 2015 году у предприятия, признанного банкротом. При этом Предприниматель не мог не знать о длительном использовании обществом обозначения "МТС" в своей коммерческой деятельности, поскольку на этот момент общество обладало не только линейкой товарных знаков, включающих буквенный элемент "МТС" или состоящих только из такого элемента, но и двумя общеизвестными товарными знаками: товарный знак по свидетельству N 76, признанный общеизвестным с 01.01.2005, и товарный знак по свидетельству N 120, признанный общеизвестным с 01.01.2011.

При этом Предпринимателем не представлено доказательств осуществления деятельности, с целью индивидуализации которой им был приобретен товарный знак.

После приобретения этого товарного знака Предпринимателем инициирована подача возражений против регистрации обществом товарных знаков, имеющих более позднюю дату приоритета, чем дата приоритета товарного знака Предпринимателя: товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 440363, 472848, 486364, 485227, 568837, 560199, 541753. После рассмотрения Роспатентом указанных возражений Предпринимателем инициированы судебные процессы по оспариванию решений Роспатента.

При рассмотрении настоящего спора судебной коллегией было предложено Предпринимателю подтвердить цель приобретения товарного знака для использования в собственной коммерческой деятельности путем представления доказательств его использования или осуществления подготовки к такому использованию, однако никаких доказательств и обоснований цели такого приобретения Предпринимателем представлено не было.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что Предпринимателем не представлено доказательств фактического использования приобретенного товарного знака, как и доказательств проведения подготовительных мероприятий для такого использования.

Вместе с тем с целью сохранения за собой исключительного права использования обозначения для всех товаров и услуг, перечисленных в регистрации, и избежания прекращения правовой охраны вследствие неиспользования этого обозначения, Предпринимателем зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575740, с тождественным перечнем товаров и услуг.

Кроме того, Предпринимателем подана заявка N 2016712129 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, содержащего только буквенный элемент ранее приобретенного им товарного знака.

С учетом мнения Предпринимателя о сходстве до степени смешения противопоставленного товарного знака и оспариваемого обозначения, используемого обществом, а также выводов о наличии некоторой степени сходства их буквенных элементов, данные действия Предпринимателя не могут быть оценены иначе как направленные на приобретение исключительных прав на обозначение, обладающее большей степенью сходства с обозначением, используемым обществом в своей деятельности.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия соглашается с доводами общества о том, что единственной целью приобретения Предпринимателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак, определяемой, в том числе через его последующее поведение, является исключительно причинение вреда обществу, а не использование этого обозначения в собственной коммерческой деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Таким образом, судебная коллегия считает, что допущенное Предпринимателем злоупотребление при приобретении и последующем использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 287821 является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных в настоящем деле требований.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "МТС" по свидетельству Российской Федерации N 560199.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления, учитывая результат рассмотрения дела, и в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова