Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2017 г. N С01-398/2017 по делу N А07-18668/2016 Дело в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку при определении размера компенсации подлежит учету стоимость спорных товаров, реализованных ответчиками в период, начиная с момента регистрации товарного знака истца, а не с даты его приоритета, в связи с чем у судов нижестоящих инстанций отсутствовали правовые основания для взыскания компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак за период, предшествовавший его государственной регистрации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2017 г. N С01-398/2017 по делу N А07-18668/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июня 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Сапсан-регион" (ул. Новочеркасская, д. 13, корп. 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450044, ОГРН 1020203085528) и общества с ограниченной ответственностью "Натуральные продукты" (ул. Степана Кувыкина, д. 31, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450106, ОГРН 1020202561026) на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26.12.2016 по делу N А07-18668/2016 (судья Хомутова С.И.) и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2017 по тому же делу (судьи Иванова Н.А., Кузнецов Ю.А., Малышев М.Б.)

по иску акционерного общества "Башкирская содовая компания" (ул. Техническая, д. 32, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453110, ОГРН 1020202079479)

к обществу с ограниченной ответственностью "Натуральные продукты", обществу с ограниченной ответственностью "Федеральная бакалейная компания" (ул. Мичурина, д. 4, стр. 3, г. Новокуйбышевск, Самарская обл., 446205, ОГРН1117438000371), обществу с ограниченной ответственностью "Магазин N 29 "Хозяйственные товары" (ул. Софьи Перовской, д. 15, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450103, ОГРН 1020202553117), обществу с ограниченной ответственностью "Сапсан-регион"

о защите исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от акционерного общества "Башкирская содовая компания" - Миключева О.Г. (по доверенности от 09.01.2017 N 01.03.01-08/1100);

от общества с ограниченной ответственностью "Сапсан-регион" - Гареева Г.В. (по доверенности от 08.06.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Натуральные продукты" - Крюков К.М. (по доверенности от 05.05.2017), установил:

акционерное общество "Башкирская содовая компания" (далее - общество "БСК") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533463: с общества с ограниченной ответственностью "Триумф" (далее - общество "Триумф") - 150 000 руб., с общества с ограниченной ответственностью "Натуральные продукты" (далее - общество "Натуральные продукты") - 788 130 руб., с общества с ограниченной ответственностью "Сапсан-регион" (далее - общество "Сапсан-регион") - 789 289 руб., с общества с ограниченной ответственностью "ФБК" (далее - общество "ФБК") - 159 200 руб., с открытого акционерного общества "Продтовары" - 533 352 руб., с общества с ограниченной ответственностью "Арбат" (далее - общество "Арбат") - 150 000 руб., с общества с ограниченной ответственностью "Федеральная бакалейная компания" (далее - общество "Федеральная Бакалейная Компания") - 349 136 руб., с общества с ограниченной ответственностью "Магазин N 29 "Хозтовары" (далее - общество "Магазин N 29 "Хозтовары") - 10 000 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения заявленных требований).

Определением от 23.11.2016 производство по делу в части требований к обществу "Триумф" прекращено в связи с отказом истца от иска к указанному ответчику.

Определениями от 23.11.2016, 20.12.2016 и 26.12.2016 производство по делу прекращено в части требований к обществам "Башкирская содовая компания", "Арбат", "ФБК" и "Продтовары" в связи с утверждением мировых соглашений истца с указанными ответчиками.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.12.2016, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2017, исковые требования к обществам "Сапсан-регион", "Натуральные продукты", "Федеральная бакалейная компания" и "Магазин N 29 "Хозяйственные товары" были удовлетворены в заявленных размерах.

Общество "Натуральные продукты" и общество "Сапсан-регион", не согласившись с решением и постановлением судов первой и апелляционной инстанций, обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами и уточненными кассационными жалобами, в которых, указывая на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неполное выяснение судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, просят указанные судебные акты отменить в части взыскания с них компенсации и принять по делу новый судебный акт (об уменьшении размера компенсации).

В частности, заявители кассационных жалоб указывают на неправильное применение судами статей 1481 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) при определении момента возникновения у истца права на защиту исключительного права на товарный знак. Настаивают на том, что исключительное право на товарный знак и, как следствие, право на иск на его защиту возникло у истца с момента государственной регистрации товарного знака, а не с момента подачи заявки на его регистрацию (с даты приоритета).

Также заявители кассационных жалоб оспаривают выводы судов о сходстве обозначения, нанесенного на упаковку спорных товаров, с товарным знаком истца. Полагают, что суды неправомерно приняли во внимание дискламированные словесно-цифровые элементы товарного знака истца. Настаивают на недоказанности фактов нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак.

В то же время заявители кассационных жалоб настаивают на отсутствии их вины в возможном нарушении исключительного права истца на товарный знак; указывают, что ими были предприняты все необходимые и возможные меры по недопущению нарушений исключительных прав. Также указывают, что об исключительном праве истца на товарный знак ответчикам могло стать известно лишь из официальной публикации информации о его регистрации, до указанного момента информация о товарном знаке не была доступна. С учетом этого названные ответчики считают, что судом неправильно определен размер компенсации, подлежащий исчислению, по мнению заявителей кассационных жалоб, с момента регистрации товарного знака и публикации информации о такой регистрации.

Кроме того, заявители кассационных жалоб оспаривают вывод судов о том, что их действиями причинен ущерб репутации истца.

Представителями обществ "Натуральные продукты" и "Сапсан-регион" в судебном заседании доводы кассационных жалоб (с учетом уточнения) поддержали, просили судебные акты отменить в части взыскания с указанных ответчиков компенсации, дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Представитель общества "Сапсан-регион" в судебном заседании ходатайствовал о просмотре видеозаписи, подтверждающей, по его мнению, правильность изложенных в кассационных жалобах правовых подходов к определению момента возникновения у правообладателя товарного знака права на защиту исключительного права на такое средство индивидуализации товаров и услуг.

Судебной коллегией в удовлетворении указанного ходатайства было отказано по причине отсутствия у суда кассационной инстанции полномочий на исследование и оценку доказательств, в том числе тех, которые не были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций.

Общество "БСК" в отзыве и его представитель в судебном заседании доводы кассационных жалоб оспорили, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Общества "Федеральная бакалейная компания" и "Магазин N 29 "Хозяйственные товары", надлежаще извещенные о начале судебного процесса с их участием, а равно о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе посредством размещения соответствующей информации в картотеке арбитражных дел в телекоммуникационной сети Интернет, явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Данные обстоятельства в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению кассационных жалоб.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и возражениях на них.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "БСК" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 533463 (дата регистрации - 02.02.2015, дата приоритета - 27.03.2013, дата истечения срока действия регистрации - 27.03.2023) в отношении товаров 5-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Суды с учетом выводов, изложенных в решении Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан от 18.01.2016 N 6/295 по делу N А-71/14-15 о нарушении антимонопольного законодательства, установили, что общество "Сапсан-регион" по договорам поставки от 01.10.2012 и от 03.06.2015 приобрело в период с 08.10.2013 по 31.07.2015 у общества "Федеральная бакалейная компания" и общества "ФБК" и впоследствии реализовало соду пищевую в упаковках со словесным обозначением "РегионТорг" на общую сумму 394 644 руб. 53 коп.

В свою очередь, общество "Натуральные продукты" по договору от 01.07.2013 N НП-835 приобрело у "Сапсан-регион" и реализовало через свою торговую сеть не менее 18 900 шт. спорного товара - соды пищевой в упаковках со словесным обозначением "РегионТорг" по средней цене 20,85 руб./шт., на общую сумму 394 065 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения правообладателя вышеуказанного товарного знака - общество "БСК" в арбитражный суд с иском о взыскании, в том числе с указанных обществ "Сапсан-регион" и "Натуральные продукты" компенсации, исчисленной, исходя из двукратной стоимости спорного товара.

Суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности реализации обществами "Сапсан-регион" и "Натуральные продукты" спорного товара на сумму 394 644 руб. 53 коп. и 394 065 руб. соответственно, о сходстве до степени смешения обозначений, нанесенных на упаковку спорного товара, с вышеуказанным товарным знаком общества "БСК" и удовлетворил требования последнего к указанным ответчикам в заявленном размере.

При этом суд первой инстанции при установлении сходства обозначений принял во внимание заключение патентной экспертизы общества с ограниченной ответственностью "Первая фирма патентных поверенных" от 23.03.2015 N 397/2, согласно которому словесные, изобразительные и комбинированные обозначения, используемые на упаковке спорного товара сходны до степени смешения с товарным знаком общества "БСК" и ассоциируются с ним в целом.

Суд первой инстанции, отклоняя доводы ответчиков - обществ "Сапсан-регион" и "Натуральные продукты" о том, что они не знали и не должны были знать о нарушении чужих исключительных прав при реализации соды пищевой, поставляемой им третьими лицами, указал, что доказательств наличия оснований для освобождения от ответственности в виде компенсации за нарушение прав истца на товарный знак ответчиками не представлено.

Так, оценивая размер подлежащей взысканию компенсации, суд первой инстанции исходил из того, что товарный знак, принадлежащий истцу, незаконно использовался ответчиками в ходе осуществления ими предпринимательской деятельности, то есть для извлечения прибыли. Судом учтен характер нарушения прав истца, длительный период изготовления, приобретения и реализации спорных товаров (более 2-х лет), отсутствие доказательств принятых мер, направленных на предотвращение нарушения. С учетом указанного суд первой инстанции не усмотрел правовых оснований для снижения компенсации. При этом суд первой инстанции отметил, что ответчики в рамках настоящего спора не обосновали должным образом причин для снижения размера компенсации, каких-либо доказательств, свидетельствующих о необходимости уменьшения размера компенсации, в материалы дела не представлено. Суд указал, что весь объем контрафактной продукции, введенный ответчиками в гражданский оборот, мог оказать влияние на объем продаж товара, маркированного товарным знаком истца, а также подорвать репутацию истца.

Доводы указанных ответчиков об отсутствии у истца убытков и негативных последствий, вызванных использованием упаковки соды пищевой со словесным обозначением "РегионТорг", также были отклонены судом, поскольку истцом избран такой способ защиты права, как взыскание компенсации, при котором обязанность доказывания убытков исключается (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Также суд первой инстанции отклонил как ошибочный довод указанных ответчиков об отсутствии нарушения исключительного права истца на спорный товарный знак в период времени, предшествующий дате его регистрации и публикации. Суд указал, что поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, исключительное право на зарегистрированный товарный знак действует с момента подачи соответствующей заявки (с даты приоритета) и, соответственно, подлежит защите с указанной даты. Как следствие, неправомерное использование товарного знака в указанный период (с даты приоритета до даты регистрации товарного знака) также является нарушением исключительного права на него.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций в части взыскания компенсации с обществ "Федеральная бакалейная компания" и "Магазин N 29 "Хозяйственные товары" не обжалуется, как следствие, в указанной части судом кассационной инстанции не проверяются.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационных жалоб в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав.

Приведенный правовой подход применим и в делах о защите иных объектов интеллектуальной собственности.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу частей 2 и 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Установление события правонарушения, в том числе применительно к настоящему делу фактов реализации спорных товаров либо иного использования товарного знака истца или обозначения, сходного с ним до степени смешения, отнесено к компетенции судов, рассматривающих спор по существу.

Таким образом, приведенные в кассационной жалобе доводы об отсутствии факта правонарушения и отсутствии сходства до степени смешения заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время коллегия судей считает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Аналогичный подход закреплен и в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), согласно которому при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Как усматривается из сведений о регистрации спорного товарного знака истца (выписки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации), все цифры и слова, содержащиеся в нем, дискламированы - им не предоставлена правовая охрана.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

При данных обстоятельствах, поскольку товарный знак истца состоит из охраняемых и неохраняемых элементов, то судам первой и апелляционной инстанций следовало учитывать тождество и/или сходство именно охраноспособных элементов (пункт 4.2.4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 N 300-ЭС15-8916 по делу N СИП-670/2014).

С учетом этого ссылка суда первой инстанции в обоснование вывода о сходстве спорного обозначения, размещенного на спорном товаре, с товарным знаком истца на заключение патентного поверенного Козиной Н.П. от 23.03.2015 N 397/2, согласно которому словесное обозначение "Сода пищевая. Натрий двууглекислый", используемое на упаковке спорного товара, сходно до степени смешения с таким же словесным обозначением в товарном знаке истца является необоснованной, поскольку не учитывает дискламацию словесных элементов товарного знака.

Вместе с тем указанная ошибка не привела к принятию неверного судебного акта, поскольку из обжалуемых судебных актов усматривается, что в результате самостоятельного визуального сопоставления сравниваемых обозначений суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются в целом, несмотря на отдельные отличия.

Так, суд первой инстанции указал, что при визуальном сравнении представленных истцом фотоизображений упаковок товаров ответчиков с изображением, содержащимся в товарном знаке истца, судом установлено их визуальное сходство.

Апелляционный суд, повторно проведя анализ сравниваемых обозначений с учетом доводов ответчиков об отсутствии их сходства, с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, и Методических рекомендаций подтвердил, что использованные на реализуемом ответчиками товаре изображения имеют полное графическое (визуальное) сходство с товарным знаком истца.

Доводы ответчиков об отсутствии их вины во вменяемом правонарушении были предметом оценки судов первой и апелляционной инстанций и им дана надлежащая оценка.

Так, из правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 8 Обзора от 23.09.2015, следует, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

При этом отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении него мер, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 1, подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, осуществляемых за счет нарушителя (пункт 5 статьи 1250 этого Кодекса).

Между тем в соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ хозяйственное общество, как юридическое лицо, несет ответственность за нарушение исключительных прав истца, если не докажет, что нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Таким образом, установив как факт неправомерного использования на спорном товаре, реализованном ответчиками, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, так и объемы (стоимость) реализации ответчиками спорного товара, суды пришли к правомерному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ также установлено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Судебная коллегия, исходя из содержания доводов кассационных жалоб ответчиков, не находит оснований не согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций в части определения объемов (стоимости) спорных товаров, изложенными в обжалуемых судебных актах.

Определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

Вместе с тем коллегия судей пришла к выводу об обоснованности довода заявителей кассационных жалоб о том, что при определении размера компенсации подлежала учету стоимость спорных товаров, реализованных ответчиками в период, начиная с момента регистрации товарного знака истца (с 02.02.2015), а не с даты его приоритета.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права, и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.

Как следует из обстоятельств данного дела, в период до 02.02.2015 правовая охрана товарному знаку истца не была предоставлена, как следствие, действия иных лиц по использованию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с позднее зарегистрированным товарным знаком не могли нарушить исключительные права истца, которые на тот момент не существовали.

В связи с этим у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак за период, предшествующий его государственной регистрации.

Данное обстоятельство свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции приведенных норм материального права.

Указанная ошибка суда первой инстанции не была исправлена апелляционным судом.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы.

Обжалуемые судебные акты не содержат выводов о стоимости спорных товаров, реализованных ответчиками после 02.02.2015, что исключает возможность определения размера компенсации судом кассационной инстанции самостоятельно.

Определение величины компенсации, связанное с установлением фактических обстоятельств дела, влияющих на ее размер, относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, и выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для направления дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, определить и обосновать размер подлежащей взысканию с обществ "Натуральные продукты" и "Сапсан-регион" компенсации в соответствии с положениями закона.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебных расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.12.2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2017 по делу N А07-18668/2016 отменить в части взыскания в пользу акционерного общества "Башкирская содовая компания" с общества с ограниченной ответственностью "Натуральные продукты" 788 130 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и 18 763 рублей возмещения расходов по оплате государственной пошлины, с общества с ограниченной ответственностью "Сапсан-регион" 789 289 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и 18 786 рублей возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

А.А. Снегур

Н.Н. Тарасов