Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2017 г. N С01-555/2017 по делу N А41-75281/2016 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение, поскольку суду необходимо исследовать и оценить довод ответчика о злоупотреблении истцом правом при регистрации спорного товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2017 г. N С01-555/2017 по делу N А41-75281/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2017 года

Полный текст постановления изготовлен 3 августа 2017 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПРОК Ритейл" (ул. Звездная, д. 7, корп. 1, г. Балашиха, Московская область, 143900, ОГРН 1135001002400) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2017 по делу N А41-75281/2016 (судьи Немчинова М.А., Боровикова С.В., Коновалов С.А.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Биогрин" (ул. Кораблестроителей, д. 21, к. 1, лит. Е, помещение 6Н, Санкт-Петербург, 199226, ОГРН 1057810187181)

к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОК Ритейл"

о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Биогрин" - Сулимов А.Ю. (по доверенности от 20.07.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "ПРОК Ритейл" - Шегало Н.Б. (по доверенности от 23.12.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Биогрин" (далее - общество "Биогрин") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОК Ритейл" (далее - общество "ПРОК Ритейл") об обязании изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак "TILOZINOCAR" или сходное с ним до степени смешения обозначение, а так же взыскании компенсации за нарушение исключительного права на этот товарный знак в размере 500 000 рублей и расходов по оплате нотариальных услуг по составлению протокола осмотра письменного доказательства - веб-сайта http://pettown.ru в размере 9480 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 07.02.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2017 решение суда первой инстанции в части отказа во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и расходов по оплате нотариальных услуг отменено; с общества "ПРОК Ритейл" в пользу общества "Биогрин" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 50 000 рублей, расходы по оплате нотариальных услуг по составлению протокола осмотра письменного доказательства - веб-сайта http://pettown.ru в размере 9480 рублей, расходы по оплате государственной пошлины за подачу иска в размере 2000 рублей и за подачу апелляционной жалобы в размере 1000 рублей пропорционально удовлетворенным требованиям; в удовлетворении остальной части иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак отказано; в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "ПРОК Ритейл", ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции неправомерно не принял во внимание, не указав при этом по каким причинам, его довод о том, что название товара "Тилозинокар" (Tilozinocarum) не является оригинальным, препарат с данным наименованием был широко известен в научных кругах и в производстве лекарственных средств на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик, широко использовался специалистами-фармацевтами и ветеринарными врачами, применялся в клинических исследованиях, продолжительный период времени был известен и реализовывался на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, задолго до регистрации товарного знака общества "Биогрин".

Общество "ПРОК Ритейл" считает, что поскольку использование соответствующего обозначения, ставшего широко известным, началось задолго до даты приоритета спорного товарного знака, то такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав общества "Биогрин", так как последнее злоупотребило своими правами, в том числе при регистрации этого товарного знака на территории Российской Федерации, рассчитывая на получение преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами на рынке Российской Федерации и пытаясь запретить реализацию товара на территории Российской Федерации. Однако суд апелляционной инстанции не оценил доказательства, представленные им в подтверждение данного довода.

Общество "Биогрин" отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель истца доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, общество "Биогрин" является правообладателем товарного знака "TILOZINOCAR" по свидетельству Российской Федерации N 308525 с приоритетом от 18.05.2005, зарегистрированного 14.06.2006.

Истцу стало известно о том, что ответчиком без согласия истца в сети "Интернет" на сайте http://pettown.ru размещена информация о продаже лекарственного средства под названием "ТИЛОЗИНОКАР", что подтверждаются представленным в материалы дела протоколом осмотра письменного доказательства от 29.09.2016 77 АБ 1400434, и не оспаривается ответчиком.

Претензия общества "Биогрин", направленная в адрес общества "ПРОК Ритейл", оставлена последним без удовлетворения.

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его исключительное право на указанный товарный знак, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции установил, что факт предложения ответчиком к продаже товара, маркированного товарным знаком истца, на сайте http://pettown.ru подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Вместе с тем, когда ответчику стало известно о нарушении прав истца, он немедленно прекратил рекламу данного товара в своем интернет-магазине и закупки товара у поставщиков из Республики Беларусь, товара на складе ответчика не имеется.

С учетом этого суд апелляционной инстанции признал правомерным вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требования истца об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак "TILOZINOCAR" или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В то же время суд апелляционной инстанции, исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца, пришел к выводу о том, что требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак обосновано и удовлетворил его я частично, снизив подлежащую взысканию компенсацию за нарушение исключительного права на указанный товарный знак до 50 000 рублей.

Рассмотрев кассационную жалобу общества "ПРОК Ритейл", Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованным изложенный в ней довод о том, что суд апелляционной инстанции неправомерно не принял во внимание довод общества "ПРОК Ритейл" о злоупотреблении обществом "Биогрин" своими правами, в том числе при регистрации спорного товарного знака, в связи со следующим.

В дополнительном отзыве ответчика (т. 1, л.д. 106, оборотная сторона) содержался довод о злоупотреблении истцом правом, в том числе при регистрации на свое имя спорного товарного знака, ввиду того, что обозначение "TILOZINOCAR" на дату регистрации товарного знака было известно широкому кругу потребителей, и истец рассчитывал на получение преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами на рынке Российской Федерации, в том числе пытаясь запретить реализацию товара на территории Российской Федерации от первого производителя.

Согласно части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В соответствии с пунктами 9 и 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения; обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Приведенные законоположения не допускают их произвольного применения арбитражными судами, предполагают рассмотрение судом соответствующей инстанции доводов лиц и мотивированное их отклонение в случае необоснованности.

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 N 1680-О положения статей 288 и 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не позволяют арбитражным судам выносить немотивированные судебные акты - соответствующие требования к содержанию судебных актов арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций закреплены соответственно частью 4 статьи 170, частью 2 статьи 271, частью 2 статьи 289 и частью 1 статьи 291.13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отсутствие в числе установленных оспариваемыми нормами оснований для отмены или изменения судебных актов нижестоящих судов такого основания, как немотивированность судебного акта, не препятствует суду кассационной инстанции исправить допущенное нарушение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) или повлияло на исход дела и без его устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решение вопроса об отнесении выявленных судом кассационной инстанции нарушений норм процессуального права к числу влекущих отмену или изменение проверяемого судебного акта производится этим судом в каждом конкретном деле исходя из его фактических обстоятельств.

Суд первой инстанции не исследовал и не дал какой-либо правовой оценки указанному выше доводу ответчика, изложенному им в дополнительном отзыве на иск.

Данный довод также оставлен без внимания судом апелляционной инстанции, который, отменяя решение суда первой инстанции в части и удовлетворяя требование о взыскании компенсации, в нарушение указанных положений не проверил обоснованность этого довода ответчика.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, довод, заявленный обществом "ПРОК Ритейл", не исследованный судами первой и апелляционной инстанций, имеет принципиальное значение для настоящего дела, поскольку, исходя из пункта 2 статьи 10 ГК РФ, в случае установления в действиях общества "Биогрин" злоупотребления правом при регистрации спорного товарного знака, его требования удовлетворению не подлежат.

Судебная коллегия принимает во внимание, что положения статьи 10 ГК РФ применяются судом исходя из установленных при рассмотрении конкретного спора фактических обстоятельств, с учетом возможных форм злоупотребления правом, связаны с оценкой представленных в материалы дела доказательств.

Вследствие этого для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка фактических обстоятельств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий. Как следствие, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом того, что суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации, подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует устранить отмеченные недостатки, установить и исследовать все фактические обстоятельства, имеющие значение для полного и правильного рассмотрения настоящего дела, исследовать все доводы истца и ответчика и дать им надлежащую оценку с изложением соответствующих мотивов в судебном акте.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2017 по делу N А41-75281/2016 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев