Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2017 г. по делу N СИП-356/2017 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2017 г. по делу N СИП-356/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 5 сентября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Эмоксифарм" (ул. Александра Солженицина, д. 27, оф. 32, Москва, 109004, ОГРН 1137746196059) к федеральному государственному унитарному предприятию "Московский эндокринный завод" (ул. Новохохловская, д. 25, Москва, 109052, ОГРН 1027700524840) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461467, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальным правам (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Красноперов Е.И. (по доверенности от 15.05.2017);

от ответчика - Миронова Е.Н. (по доверенности от 28.07.2017 N 183/17), установил:

акционерное общество "Эмоксифарм" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к федеральному государственному унитарному предприятию "Московский эндокринный завод" (далее - предприятие) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЭМОКСИМЭЗ" по свидетельству Российской Федерации N 461467 в отношении товаров "фармацевтические, ветеринарные препараты и вещества" 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальным правам (Роспатент).

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании исковые требования оспорил, пояснив следующее. Ответчик является крупным фармацевтическим предприятием - производителем лекарственных средств. Отсутствие доказательств использования спорного товарного знака обусловлено причинами объективного характера, а именно тем, что выпуск фармацевтических препаратов с момента начала их разработки и до выпуска в гражданский оборот занимает не менее четырех лет, что исключает возможность использования товарного знака для лекарственных средств сразу после его регистрации.

В судебном заседании 05.09.2017 представитель ответчика оспорил исковые требования на основании дополнительных доводов, изложенных в отзыве от 17.08.2017. Так, ответчик оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении спорного товарного знака. Кроме того, ответчик сообщает, что он участвует в федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение производства импортозамещающих лекарственных средств и пр. Как утверждает ответчик, с 2016 года по настоящее время ведется реконструкция и техническое перевооружение производства предприятия, завершение которых планируется на конец 2018 года. Начать производство лекарственных средств планируется ответчиком в начале 2019 года.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, представив 26.07.2017 отзыв на исковое заявление, в котором сообщило о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовало о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Данное обстоятельство в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению спора по существу в отсутствие третьего лица.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Предприятие является правообладателем словесного товарного знака "ЭМОКСИМЭЗ" по свидетельству Российской Федерации N 461467 (дата регистрации - 11.05.2012, дата приоритета - 04.05.2011, срок действия регистрации - 04.05.2021), которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров "фармацевтические и ветеринарные препараты и вещества" 5-го класса МКТУ.

Общество, полагая, что ответчик не использует спорный товарный знак в отношении товаров 5-го класса МКТУ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании их представителей, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент обращения истца в суд; далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Заинтересованность может состоять в устранении "размытия" товарных знаков истца в результате существования сходных до степени смешения товарных знаков иных правообладателей. По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 137153 (дата регистрации - 25.01.1996, дата приоритета - 02.12.1994, срок действия регистрации - 02.12.2024), которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров "фармацевтические препараты" 5-го класса МКТУ. Истцом осуществляется коммерческая деятельность в отношении идентичных товаров с использованием указанного обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика. С учетом этого, по утверждению истца, спорный товарный знак ответчика приводит к "размытию" товарного знака истца.

В подтверждение доводов об осуществлении производства (выпуска) лекарственных препаратов под обозначением "ЭМОКСИПИН" истцом представлены следующие документы: лицензионные договоры от 21.04.2017 и от 12.12.2013; договоры подряда от 30.09.2016 N 1041/16 от 23.08.2016 N ПФ-ФМ-23-08/2016/2 с документами, подтверждающими их исполнение; договор поставки от 10.01.2017 N ПФ2-01-17/1 с товарно-транспортными документами, подтверждающими его исполнение.

Представленные доказательства свидетельствуют о том, что истец использует принадлежащий ему товарный знак для маркировки товара, идентичного товарам "фармацевтические препараты и вещества" и однородного товарам "ветеринарные препараты и вещества", для которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика. Идентичность и однородность сравниваемых товаров ответчиком не оспариваются и, по мнению коллеги судей, носит очевидный характер.

Так, однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Согласно правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородность фармацевтических препаратов 5-го класса МКТУ, производство которых входит в сферу интересов истца, и ветеринарных препаратов того же класса, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, обусловлена совпадением рода (вида) товаров, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения), вида материалов, из которого они изготовлены, возможной взаимозаменяемостью ветеринарных препаратов аналогичными медицинскими препаратами (зачастую ветеринарные врачи для лечения животных используют либо назначают медицинские препараты, например, пробиотики, препараты, выводящие токсины при отравлениях различного вида, лекарственные средства, поддерживающие нормальную работоспособность печени, спазмалитики, антибактериальные средства, противогельминтные средства и т.п.), близких условий их реализации, круг потребителей (покупателей), традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Проведя сравнительный анализ сравниваемых обозначений - спорного товарного знака ответчика "ЭМОКСИМЭЗ" с фактически используемым истцом обозначением "ЭМОКСИПИН", имеющим охрану в качестве самостоятельного товарного знака, - с учетом приведенных выше критериев, судебная коллегия приходит к выводу, что используемое истцом обозначение и спорный товарный знак ответчика являются сходными до степени смешения.

Так, отличия сравниваемых обозначений заключается в конечных частях указанных слов - суффиксах "МЭЗ" и "ПИН". Первый, очевидно, является аббревиатурой произвольной части фирменного наименования ответчика, второй - происходит от суффикса латинских прилагательных со значением отношения к предмету, явлению, один из самых распространенных в номенклатуре лекарственных средств.

Согласно пункту 5.2.2.2 методических рекомендаций "Рациональный выбор названий лекарственных средств", утвержденных Минздравсоцразвития Российской Федерации 10.10.2005, суффиксация - присоединение к основе суффикса, имеющего определенное значение или просто завершающего название лекарственных средств, - является распространенным способом формирования торговых названий лекарственных препаратов.

С учетом этого выявленные незначительные отличия в сравниваемых словесных элементах не исключают вывод о сходстве обозначений до степени смешения.

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истцом осуществляется деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, аналогичных либо однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. При этом истец документально подтвердил использование для индивидуализации своих товаров обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика, правовая охрана которого приводит к размытию товарного знака истца.

Указанные обстоятельства, вопреки доводам ответчика об обратном, подтверждают наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров "фармацевтические и ветеринарные препараты и вещества" 5-го класса МКТУ.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (26.06.2017) период времени, применительно к которому правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 26.06.2014 по 25.06.2017 включительно.

Доказательств использования спорного товарного знака в указанный период ответчиком представлено не было.

Довод ответчика о том, что использованию спорного товарного знака в отношении фармацевтических препаратов препятствовала необходимость соблюдения нормативно регламентированного процесса ввода в гражданский оборот лекарственных средств, длящегося с момента начала разработки препарата и до выпуска его в гражданский оборот, санкционируемого уполномоченными государственными органами, и составляющего около четырех лет, в связи с чем имели место объективные препятствия для ввода товаров 5-го класса МКТУ в гражданский оборот под спорным обозначением, признан судом несостоятельным.

Указанный довод заявлен ответчиком без учета того, что спорный товарный знак был зарегистрирован 11.05.2012. С указанного момента и до обращения истца в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика прошло более 5 лет, что превышает декларативно указанный 4-хлетний срок существования объективных препятствий к использованию товарного знака. Кроме того, ответчиком не было представлено доказательств осуществления мероприятий по получению необходимых разрешений на производство и реализацию препаратов под спорным названием в указанный период.

Иные изложенные в отзыве доводы ответчика о невозможности использования спорного обозначения ввиду реконструкции производственных мощностей предприятия-правообладателя не свидетельствуют о наличии обстоятельств, не зависящих от правообладателя и объективно препятствующих использованию товарного знака.

Так, включение предприятия в федеральную целевую программу "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" само по себе не свидетельствует о невозможности осуществления предприятием, в том числе по независящим от него причинам, производственной деятельности, в том числе ввода в оборот товаров с использованием спорного обозначения. Кроме того, предприятием документально не подтверждено приостановление с 2016 года производственной деятельности, связанной с выпуском медицинских препаратов, обусловленное его вхождением в указанную целевую программу.

На основании изложенного требования общества о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЭМОКСИМЭЗ" по свидетельству Российской Федерации N 461467 в отношении товаров "фармацевтические, ветеринарные препараты и вещества" 5-го класса МКТУ подлежат удовлетворению.

Судебные расходы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования акционерного общества "Эмоксифарм" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ЭМОКСИМЭЗ" по свидетельству Российской Федерации N 461467 в отношении всех указанных в регистрации товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный завод" (ул. Новохохловская, д. 25, Москва, 109052, ОГРН 1027700524840) в пользу акционерного общества "Эмоксифарм" (ул. Александра Солженицина, д. 27, оф. 32, Москва, 109004, ОГРН 1137746196059) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

А.А. Снегур

Н.Н. Тарасов