Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2017 г. N С01-549/2017 по делу N А40-215451/2016 Суд оставил принятые по делу судебные акты, которыми частично удовлетворено требование о защите исключительного права на товарный знак, поскольку ответчик использовал в рекламных целях для индивидуализации своей деятельности рекламную вывеску, содержащую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, без разрешения последнего

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2017 г. N С01-549/2017 по делу N А40-215451/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 сентября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АРОНИЯ-ФАРМ" (ул. Красная Пресня, д. 23, корп. Б, стр. 1, кв. 315, Москва 123022, ОГРН 1167746072889) на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2017 по делу N А40-215451/2016 (судья Болдунов У.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 по тому же делу (судьи Пирожков Д.В., Головкина О.Г., Трубицын А.И.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е." (ул. Б. Серпуховская, д. 44, оф. 19, Москва, 115093, ОГРН 1117746309526) к обществу с ограниченной ответственностью "АРОНИЯ-ФАРМ" о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е." - Дементьев А.В. (по доверенности от 27.07.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "АРОНИЯ-ФАРМ" - Алымов А.В. (по доверенности от 19.12.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е." (далее - общество "АПТЕКА-А.в.е.") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АРОНИЯ-ФАРМ" (далее - общество "АРОНИЯ-ФАРМ") об обязании удалить изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 510 000 рублей и судебных издержек на оплату услуг нотариуса в размере 11 200 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2017 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал общество "АРОНИЯ-ФАРМ" удалить обозначение (изображение), сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 476713, правообладателем которого является общество "АПТЕКА-А.в.е.", с рекламной конструкции: вывески, закрепленной над уровнем первого этажа на стене пятиэтажного жилого дома, обращенной к улице Новозаводская, по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1; с общества "АРОНИЯ-ФАРМ" в пользу общества "АПТЕКА-А.в.е." взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476713 в размере 150 000 рублей, судебные издержки на оплату услуг нотариуса в размере 11 200 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 5500 рублей; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "АРОНИЯ-ФАРМ", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит указанные судебные акты отменить.

По мнению заявителя кассационной жалобы, обжалуемые судебные акты в нарушение норм процессуального права не мотивированы судами, не содержат указания на то, по каким причинам одни доказательства и доводы были приняты судами, а другие - отклонены.

Так, в частности, ответчик полагает, что суды не приняли во внимание его довод о том, что истец не является правообладателем спорного товарного знака, поскольку исключительное право от прежнего правообладателя спорного товарного знака к истцу не перешло, в то же время прежний правообладатель спорного товарного знака не был привлечен судами к участию в деле.

Общество "АРОНИЯ-ФАРМ" считает, что обществом "АПТЕКА-А.в.е." не соблюден претензионный порядок разрешения спора, так как из текста претензии общества "АПТЕКА-А.в.е." не ясно, какой товарный знак имеется ввиду, в связи с чем исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения, однако суды не указали причины, по которым они признали претензионный порядок соблюденным.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что в основу обжалуемых судебных актов положено недопустимое доказательство - протокол обеспечения вещественных доказательств от 12.09.2016, не содержащий обязательных реквизитов и составленный с нарушением требований законодательства. К тому же, описанное в указанном протоколе вещественное доказательство не является рекламной вывеской, не используется заявителем кассационной жалобы в гражданском обороте заявленным способом, а используется иным юридическим лицом, что свидетельствует о том, что заявитель кассационной жалобы является ненадлежащим ответчиком.

Также ответчик отмечает, что осуществляет деятельность по розничной продаже лекарственных средств медицинского назначения, а спорный товарный знак зарегистрирован для иных классов товаров и услуг, при этом, по мнению ответчика, принцип однородности товаров и услуг при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак не применим.

Кроме того, общество "АРОНИЯ-ФАРМ" полагает неразумным взысканный размер компенсации, определенный без учета правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П (далее - постановлении КС РФ N 28-П).

В отзыве на кассационную жалобу общество "АПТЕКА-А.в.е." просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, ссылаясь на то, что ему принадлежит исключительное право на спорный товарный знак, а общество "АРОНИЯ-ФАРМ" использовало названный товарный знак незаконно.

Возражая против доводов ответчика, истец указывает, что тот факт, что услуги входят в разные классы Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), не исключает возможности признания данных услуг однородными. При этом законом запрещено использование товарного знака иными лицами без разрешения правообладателя и в отношении однородных товаров и услуг.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель истца доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "АПТЕКА-А.в.е" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 476713, зарегистрированного в отношении услуг 44-го класса МКТУ (в частности: "услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам) и консультации по вопросам фармацевтики").

Общество "АРОНИЯ-ФАРМ" без согласия общества "АПТЕКА-А.в.е" использовало указанный товарный знак в гражданском обороте путем размещения на рекламной вывески по адресу: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1, обозначения (изображения), сходного до степени смешения с этим товарным знаком.

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его исключительное право на указанный товарный знак, обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций установили, что истец является правообладателем спорного товарного знака.

Ответчик оказывает услуги по розничной или оптовой продаже лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, отнесенные к услугам 35-го класса МКТУ, которые являются однородными услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом ответчик использует в рекламных целях для индивидуализации своей деятельности рекламную вывеску, содержащую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, без разрешения последнего.

Принимая во внимание изложенное, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что ответчик нарушил исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак.

При таких обстоятельствах, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 1252 ГК РФ, суды удовлетворили требования истца, направленные на пресечение нарушения исключительного права истца.

При этом суды первой и апелляционной инстанций, исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца, при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, руководствовались следующим.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно пункту 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к правильному выводу о том, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак обоснованы.

Принимая во внимание характер допущенного правонарушения, степень вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суды удовлетворили требования частично и снизили размер компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак до 150 000 рублей.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций и отклоняет доводы, изложенные в кассационной жалобе как необоснованные в связи со следующим.

В предмет доказывания по настоящему делу входит наличие у истца исключительного права на спорный товарный знак, и нарушение этого исключительного права ответчиком.

Исходя из изложенного выше пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, действия ответчика образуют нарушение исключительного права истца при наличии совокупности следующих обстоятельств: 1) ответчик использует обозначение без разрешения истца, являющегося правообладателем товарного знака; 2) это обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком; 3) ответчик использует такое обозначение в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; 4) в результате такого использования может возникнуть вероятность смешения.

Таким образом, довод ответчика о том, что однородность товаров и услуг по спорам о защите исключительного права на товарный знак не учитывается, противоречит нормам действующего законодательства.

Довод заявителя кассационной жалобы о немотивированности обжалуемых судебных актов и недопустимости положенного в их основу протокола обеспечения вещественных доказательств от 12.09.2016 не могут быть приняты во внимание коллегий судей в связи со следующим.

В силу частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопреки доводам, изложенным в кассационной жалобе, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса в их совокупности и взаимной связи, суды первой и апелляционной инстанций, пришли к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак, изложив соответствующие выводы в обжалуемых судебных актах.

При этом суд кассационной инстанции отклоняет довод ответчика о недоказанности наличия у истца исключительного права на спорный товарный знак и нарушения его ответчиком, поскольку как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Не обоснован и довод общества "АРОНИЯ-ФАРМ" о несоблюдении обществом "АПТЕКА-А.в.е." претензионного порядка урегулирования спора, так как досудебная стадия призвана обеспечить более оперативное, менее формализованное и затратное (в сравнении с судебным процессом) разрешение споров.

При этом следует отметить, что российским законодательством не установлено каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензионного письма, подлежащего направлению в соответствии с положениями части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Не может быть принят во внимание и довод заявителя кассационной жалобы о несоразмерности взысканной компенсации в связи со следующим.

В пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При этом определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

Коллегия судей считает необходимым отметить, что согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении КС РФ N 28-П, на которую сослался заявитель кассационной жалобы, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела, ответчиком не представлялись в суд доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих названным критериям.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления ВС РФ и ВАС РФ N 5/29)

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

В целом доводы, приведенные в кассационной жалобе, сводятся к несогласию ответчика с оценкой доказательств, данной судами первой и апелляционной инстанций, и сделанными на ее основе выводами, направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств, которые были исследованы судами в полном объеме и получили надлежащую оценку с соответствующими ей выводами, изложенными в обжалуемых судебных актах.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов связано с неверным толкованием им норм материального и процессуального права, что не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2017 по делу N А40-215451/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АРОНИЯ-ФАРМ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин