Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2017 г. по делу N СИП-204/2017 Суд прекратил производство по делу в части требования о признании недействительным заключения бюджетного учреждения, а также отказал в признании недействительным решения Роспатента, которым было признано недействительным предоставление им правовой охраны товарному знаку, поскольку установлено наличие товарного знака, имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного в отношении однородных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2017 г. по делу N СИП-204/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2018 г. N С01-1074/2017 по делу N СИП-204/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Химтехно" (ул. Николая Ершова, д. 29 А, г. Казань, Респ. Татарстан, 420045, ОГРН 1021603619124) о признании недействительным заключения Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1027739154343) от 06.12.2016 и о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343) от 21.12.2016, принятых по результатам рассмотрения возражений от 26.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Казанская консультативная группа" (ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, Респ. Татарстан, 420008, ОГРН 1021602829621).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Химтехно" - Ситдиков Р.Б. (по доверенности от 01.11.2016 N 9) и Степко Н.В. (по доверенности от 10.07.2017 N 4);

от Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" - Шеманин Я.А. (по доверенности от 05.09.2017 N 41-723/12);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-480/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Казанская консультативная группа" - Самиев Т.С. (по доверенности от 04.07.2017 N 16).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Химтехно" (далее - общество "НПЦ "Химтехно") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным заключения Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) от 06.12.2016 и о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.12.2016, принятых по результатам рассмотрения возражения от 26.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Казанская консультативная группа" (далее - общество "ККГ").

Общество "НПЦ "Химтехно" в обоснование заявленных требований, указывает, что оно не согласно с заключением ФИПС от 06.12.2016 и оспариваемым решением Роспатента от 21.12.2016 о сходстве до степени смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 478576 с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 488248 ввиду несоответствия их подпункту 2 пункта 6 статьи 1483, подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункту 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

По мнению заявителя, при анализе сходства указанных товарных знаков необходимо было учесть специфику товаров, в отношении которых они зарегистрированы, а также рынок потребителей и сложившуюся практику использования данных обозначений.

Кроме того, заявитель обращает внимание суда на нарушение Роспатентом пункта 6.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Также заявитель считает, что действия общества "ККГ" по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 478576, по смыслу статьи 10 ГК РФ, являются злоупотреблением правом.

В судебном заседании представитель общества "НПЦ "Химтехно" поддержал доводы, изложенные в заявлении и дополнительно представленных письменных пояснениях и возражениях на письменные пояснения Роспатента, просил удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента, ФИПС и общества "ККГ" поддержали доводы, изложенные в отзыве и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Кроме того, от Роспатента поступило ходатайство о прекращении производства по делу в части требования заявителя о признании недействительным заключения ФИПС от 06.12.2016.

Представители ФИПС и общества "ККГ" против удовлетворения ходатайства о прекращении производства по делу не возражали.

Из материалов настоящего дела следует, что словесный товарный знак "Реком" по свидетельству Российской Федерации N 478576 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2013 по заявке N 2011726529 с датой приоритета от 15.08.2011 в отношении товаров 01-го "биоциды для подавления сульфатвосстанавливающих бактерий; вещества поверхностно-активные; деэмульгаторы; деэмульгаторы и депрессанты при транспортировке нефти; ингибиторы коррозии при нефтедобыче и газодобыче; ингибиторы и растворители солеотложении и парафиноотложений при добыче нефти; кислотные составы для повышения нефтеотдачи пласта; нейтрализаторы токсичных газов; препараты коррозионные; препараты обезвоживающие; реагенты для дорожного строительства, включающие эмульгаторы и адгезионные добавки к битуму; химикаты; химикаты для нефтяной промышленности; эмульгаторы" и 02-го "препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы для предохранения от ржавчины; вещества, предохраняющие металлы от коррозии" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "НПЦ "Химтехно".

В Роспатент 26.10.2015 от общества "ККГ" поступило возражение против предоставления правовой охраны, мотивированное несоответствием указанного обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком "Рекод" по свидетельству Российской Федерации N 488248, имеющим более ранний приоритет - 09.09.2010, и который зарегистрирован в отношении однородных товаров.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 21.12.2016, которым признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576 недействительным полностью.

Удовлетворяя поданное обществом "ККГ" возражение, Роспатент исходил из того, что оспариваемое обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оспариваемый товарный знак, в отношении однородных товаров, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 488248 по фонетическому признаку, придя также к выводу, что данное обстоятельство обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 01-го и 02-го классов МКТУ, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю.

Удовлетворение Роспатентом возражения общества "ККГ" от 26.10.2015 послужило основанием для обращения общества "НПЦ "Химтехно" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Между тем, суд, рассмотрев ходатайство Роспатента о прекращении производства по делу в части требования заявителя о признании недействительным заключения ФИПС от 06.12.2016, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что в отношении требования заявителя о признании недействительным заключения ФИПС от 06.12.2016 дело подлежит прекращению, а заявленное требование о признании недействительным решения Роспатента от 21.12.2016 не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктами 1 и 2 статьи 11 ГК РФ установлено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11). В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Общество "НПЦ "Химтехно", обращаясь в суд с настоящим заявлением, фактически оспаривает заключение ФИПС от 06.12.2016, оформленное в виде протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам (том 9, л.д. 144-145), которым было удовлетворено поданное обществом "ККГ" возражение, и предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576 признано недействительным полностью, мотивируя свое заявление тем, что, по мнению заявителя, названное заключение было вынесено в нарушение Правил N 56.

Учитывая, что заключение ФИПС от 06.12.2016 не является ненормативным правовым актом или действием государственного органа, обжалование которого подлежит в судебном порядке, а является лишь частью административной процедуры по рассмотрению возражения, поданного в Роспатент, которая завершается принятием решения, и которое, в соответствии со статьей 1248 ГК РФ, может быть оспорено в судебном порядке, принимая во внимание положения пункта 4 статьи 1513 ГК РФ, в соответствии с которым, решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании вступают в силу в соответствии с правилами статьи 1248 ГК РФ и могут быть оспорены в суде, суд приходит к выводу о том, что обжалование в суде заключения коллегии палаты по патентным спорам, действующим законодательством не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом) и затрагивает права и законные интересы заявителя, поскольку оспариваемым актом были удовлетворены, поданные обществом "ККГ" возражения, которым предоставление правовой охраны товарному знаку заявителя было признано недействительным полностью.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2011726529 на регистрацию заявленного обозначения (15.08.2011) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила N 32.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Решение Роспатента от 21.12.2016, которым было признано предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576 недействительным полностью, основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранней датой приоритета, зарегистрированного в отношении однородных товаров 01-го и 02-го классов МКТУ на имя общества "ККГ".

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения от 21.12.2016 обоснованно исходил из того, что противопоставленный и оспариваемый товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров по следующим основаниям.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 (далее - постановление от 18.07.2006 N 2979/06), угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 14.4.2 Правил N 32 отмечено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил N 32, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил N 32. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил N 32).

В силу пункта 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, формируемого сравниваемыми товарными знаками.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 478576 представляет собой словесное обозначение "Реком", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01-го и 02-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 488248 также представляет собой словесное обозначение "Рекод", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана названному товарному знаку также предоставлена в отношении товаров 01-го и 02-го классов МКТУ.

Проведя сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, Роспатент установил, что фонетическое сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловливает состав их слогов, поскольку они состоят из пяти букв и звуков, отличающимися в конечной части обозначений лишь звуками "-м" и "-д" соответственно.

Также Роспатент отметил, что сходство сравниваемых обозначений по семантическому признаку оценить не представляется возможным, поскольку их значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации отсутствуют, а визуальное сходство сравниваемых словесных обозначений, в рассматриваемом случае, относится к второстепенным признакам сходства и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве/несходстве словесных обозначений в целом, ввиду того, что использование при выполнении сравниваемых обозначений букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает сопоставляемые знаки визуально.

В связи с чем, при отсутствии смысловых значений сравниваемых словесных товарных знаков, Роспатент пришел к выводу о фонетическом сходстве вышеуказанных обозначений в целом.

Согласно подпункту (а) пункта 14.4.2.2 Правил N 32, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Таким образом, принимая во внимание, что в сравниваемых обозначениях, за счет тождества звучания начальных частей сравниваемых обозначений [Р], [И], [К], [О], совпадают четыре звука из пяти, при этом количество слогов является одинаковым, и у обоих сравниваемых обозначений первый слог является открытым, а второй слог - закрытым, а обозначения отличаются только за счёт последнего звука [Д]/[М], не влияющего на общий вывод о сходстве, тогда как ударение в сравниваемых обозначениях падает на второй слог, Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент пришел к небезосновательному выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку.

Тогда как довод заявителя о том, что сравниваемые товарные знаки различаются по таким признакам сходства как близость состава гласных и расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близость звуков, составляющих обозначение, ударение, является необоснованным.

Кроме того, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки не обладают семантикой и выполнены без использования графических элементов, в связи с чем их сходство по фонетическому признаку является основным для определения сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Потому как сравниваемые товарные знаки выполнены в чёрно-белом цветовом сочетании буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом, а первая буква "Р" в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках является заглавной, что только усиливает их сходство, в том числе по общему зрительному впечатлению.

Коллегия судей также отмечает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 478576 не содержит оригинальных графических элементов, а наличие графических различий, в том числе в связи с отличающимися в конечной части обозначений лишь звуками "-м" и "-д", не влечет качественно иного восприятия рядовым потребителем указанных товарных знаков в целом, ввиду сходства его словесных элементов по фонетическому признаку с противопоставленным товарным знаком.

В обоснование заявленных требований, заявитель ссылается на то, что им было представлено заключение специалиста (лингвиста Т.Ю. Виноградовой) от 09.06.2016, которая в своем заключении пришла к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

Однако названное заключение специалиста не является бесспорным доказательством, опровергающим указанные выводы Роспатента о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку, как указывалось ранее, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Однородность товаров 01-го и 02-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, является очевидной и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, следовательно, данное обстоятельство, в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32, подтверждает правомерность вывода Роспатента о том, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 01-го и 02-го классов МКТУ, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю, в связи с чем у коллегии судей не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству N 478576 соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного заявителем в суд заключения лаборатории социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук от 31.05.2017 N 152-2017, суд считает необходимым отметить, что названное заключение не опровергает вывода Роспатента о том, что оспариваемое обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку, как указывалось ранее, из материалов дела следует, что противопоставленный товарный знак имеет более раннюю дату приоритета, и зарегистрирован в отношении однородных товаров, а проведенным анализом имеющихся в материалах дела доказательств, было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку, являющемуся основным для определения сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

При этом, суд, соглашаясь с доводами Роспатента в представленном суду отзыве, а также с доводом общества "ККГ", изложенном в письменных пояснениях, считает необходимым отметить, что покупателями товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, являются не рядовые потребители, а специалисты в области нефтехимии, тогда как опрос, согласно названному заключению, проводился, в том числе, среди обычных потребителей, который между тем, в свою очередь показал, что 13% респондентов считают сравниваемые товарные знаки одинаковыми в целом, 9% респондентов не могут различить сравниваемые товарные знаки, а 17% респондентов полагают, что товары, маркируемые сравниваемыми товарными знаками, производятся одной компанией (том. 11, л.д. 34-36).

Таким образом, вышеуказанное заключение лишь подтверждает вывод Роспатента о сходстве сравниваемых товарных знаков, и в свою очередь, не отражает мнение специальных потребителей указанных товаров.

Тогда как, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в предоставление правовой охраны оспариваемого товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ было признано недействительным правомерно.

С учетом изложенного, основанный на вышеперечисленных нормах права, положениях Правил и Методических рекомендаций, а также представленных в материалы дела доказательств, вывод Роспатента о том, что спорное словесное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, является правильным, поскольку противопоставленный товарный знак в целом сходен с оспариваемым обозначением ввиду их фонетического тождества входящих в сравниваемые обозначения словесных элементов "[Р], [И], [К], [О]".

Относительно довода общества "НПЦ "Химтехно" о широкой известности, принадлежащего ему оспариваемого товарного знака, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что заявляя названный довод, общество ошибочно полагает о том, что для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным данный довод должен был учитываться Роспатентом, поскольку основанием для признания предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, послужило наличие сходного с ним до степени смешения противопоставленного товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров с более ранней датой приоритета.

Обстоятельством, имеющим правовое значение для признания неправомерности оспариваемого решения Роспатента, в данном случае, с учетом заявленных обществом "НПЦ "Химтехно" доводов может являться приобретенная оспариваемым товарным знаком различительная способность до даты его приоритета.

Вместе с тем, "приобретенная" различительная способность обозначения подлежит оценке в рамках применения не пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (как в настоящем споре), а пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (абзац седьмой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 и от 16.03.2017 по делу N СИП-540/2016.

При этом, как было отмечено ранее, в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 указано, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Вместе с тем, степень различительной способности товарного знака, его известность и узнаваемость среди средних российских потребителей конкретного товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана товарного знака, представляет собой обстоятельство, которое подлежит доказыванию, и которое должно подтверждаться материалами дела.

Между тем, коллегия судей, проведя анализ документов, на которые ссылается общество "НПЦ "Химтехно" в своем заявлении в подтверждение своего довода, отмечает, что содержащиеся в материалах административного дела документы не подтверждают того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак обладал различительной способностью на дату его приоритета.

Кроме того, указанный довод не опровергает вывода Роспатент о сходстве спорного обозначения с противопоставленным товарным знаком общества "ККГ".

Коллегия судей также полагает необходимым отметить, что вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарных знаков усиливается ввиду их длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров.

На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления также обращалось внимание в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Как указывалось ранее в пункте 37 Обзора, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Относительно ссылки общества "НПЦ "Химтехно" на нарушение Роспатентом пункта 6.3 Правил N 56 при вынесении оспариваемого решения, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В силу пункта 6.3 Правил N 56 решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

В случае неутверждения решения Палаты по патентным спорам руководитель федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет возражение или заявление на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам.

Согласно статье 4 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой этого Кодекса.

Исходя из изложенного Правила N 56, которыми установлена процедура рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарного знака, продолжают действовать в части, не противоречащей ГК РФ.

Правила N 56 в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой ГК РФ) применяются с учетом нормы пункта 4 статьи 1398 ГК РФ, в силу которой Роспатент не утверждает решение палаты по патентным спорам, как это предусмотрено пунктом 6.3 Правил ППС, а принимает собственное решение по рассматриваемому спору.

Как отмечено в решение Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2007 N ГКПИ07-1041, право утверждения решения Палаты по патентным спорам, предоставленное руководителю Роспатента статьей 43.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", является составной частью контроля в сфере правовой охраны патентов и товарных знаков, по итогам проведенного контроля руководитель может принять как положительное решение (утвердить решение Палаты), так и отрицательное (не утвердить решение Палаты), в последнем случае осуществляются действия, прописанные в абзаце втором пункта 6.3 Правил N 56, изданном в пределах предоставленных Роспатенту полномочий.

Согласно данным автоматизированной системы безопасности баз данных "Палата по патентным спорам" решение о направлении возражения на рассмотрение в ином составе коллегии Палаты по патентным спорам было принято 24.10.2016 руководителем Роспатента - Ивлиевым Г.П.

Учитывая то обстоятельство, что Правила N 56 не устанавливают требований к форме акта руководителя Роспатента о направлении возражений на рассмотрение в ином составе коллегии палаты по патентным спорам, принятие руководителем Роспатента такого решения в виде резолюции в электронной базе данных не может быть признано противоречащим закону или иному нормативному правовому акту, в том числе Правилам N 56.

В свою очередь, Совет по качеству созданный приказом Роспатента от 18.03.2016 N 38, согласно положению о Совете по качеству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в числе прочих, осуществляет консультативные совещательные функции, и какими-либо полномочиями по принятию решений не наделён, а следовательно, может принимать только решения, имеющее рекомендательный характер.

Таким образом, довод заявителя о том, что решение о направлении возражения на новое рассмотрение принято Советом по качеству, а не руководителем Роспатента, является необоснованным, и свидетельствует о неправильном понимании Правил N 56.

Судом отклоняется довод заявителя о том, что Роспатент нарушил пункт 6.3 Правил N 56, поскольку при первом и при новом рассмотрении дело рассматривалось в том же составе, поскольку был один и тот же председательствующий.

Как следует из протокола заседания коллегии Роспатента от 30.08.2016 (том. 9, л.д. 51-52), возражение общества "ККГ" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576 было рассмотрено коллегией Роспатента в составе: Заваркиной Г.П., Белова А.В., Глоба Г.А.

Тогда как повторное рассмотрение указанного возражения осуществлялось в ином составе коллегии Роспатента - Заваркиной Г.П., Ляпуновой Е.Ю., Музыченко И.В., (протокол от 06.12.2016 (том. 9, л.д. 144-145)).

Поскольку действующее законодательство не закрепляет императивного запрета на участие в повторном рассмотрении возражения того же должностного лица, тогда как состав коллегии при первоначальном и повторном рассмотрении возражений не совпадает, само по себе участие Заваркиной Г.П. в заседаниях при первоначальном и повторном рассмотрении возражений не свидетельствует о нарушении Роспатентом пункта 6.3 Правил N 56, поскольку повторное рассмотрение возражения общества "ККГ" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576 было проведено Роспатентом в ином составе коллегии.

Также общество "НПЦ "Химтехно" считает, что действия общества "ККГ" по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, по смыслу ГК РФ, являются злоупотреблением правом.

Однако Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанным выводом заявителя, поскольку из положений статьи 10.bis "Конвенции по охране промышленной собственности" (заключена в Париже 20.03.1883), корреспондирующей статье 10 ГК РФ, следует, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

При этом для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам не усматривает правовых оснований для квалификации как злоупотребления правом действий общества "ККГ", выразившемся в подаче возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 478576, поскольку указанное действие соответствует действующему законодательству (подпункт 2 пункта 2 статьи 1512, пункты 1 и 2 статьи 1513 ГК РФ) и сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом, тогда как доказательств того, что подача обществом "ККГ" возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака была осуществлена недобросовестно по отношению к обществу "НПЦ "Химтехно", и была нацелена на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной целью которого, было причинение вреда обществу "НПЦ "Химтехно", или например, с целью воспользоваться его репутацией, материалы дела не содержат.

Таким образом, названные доводы заявителя не опровергают вывод Роспатента о наличии имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного в отношении однородных товаров товарного знака общества "ККГ", сходного до степени смешения с оспариваемым обозначением.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации оспариваемого обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ была признана недействительной Роспатентом правомерно.

В связи с чем Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 21.12.2016 является законным и обоснованным.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

производство по делу в части требования о признании недействительным заключения Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 06.12.2016 прекратить.

Возвратить закрытому акционерному обществу "Научно-производственный центр "Химтехно" (ОГРН 1021603619124) из федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче заявления по платежному поручению от 25.04.2017 N 728.

Требование закрытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Химтехно" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.12.2016 оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина