Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2017 г. по делу N СИП-804/2016 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении определенного класса товаров, поскольку какие-либо доказательства надлежащего использования спорного товарного знака его правообладателем не представлены, а убедительные причины невозможности их представления не указаны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2017 г. по делу N СИП-804/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 12 октября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Pelican Products, Inc. (23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, United States of America) к Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Germany) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1074295 в отношении товаров 09-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Pelican Products, Inc - Баглай А.А. (по доверенности от 24.03.2017);

от Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG - Синицына А.Ю. (по доверенности от 01.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Pelican Products, Inc. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1074295 в отношении товаров 09-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "компьютеры; компьютерные системы; приборы и оборудование для обработки информации; компьютерные аппаратные средства; компьютерное вспомогательное оборудование; оптические и электромагнитные носители данных и информации; приборы для чтения; оптические компакт-диски; электронные публикации; цифровые печатающие устройства, фотокопиры; сканеры; X-Y графопостроители; принтеры; оборудование для воспроизведения; многофункциональные принтеры, которые могут быть использованы как копиры и факсовые аппараты; счетные машины; карманные калькуляторы; приборы и оборудование для обработки данных; приборы и оборудование для сохранения, получения и представления данных; телекоммуникационные приборы и оборудование; устройства считывания знаков (приборы для обработки данных); чехлы для мобильных телефонов, ноутбуков и органайзеров (не относящиеся к другим классам); органайзеры для носителей информации, в частности, короба, ящики, сумки, файлы, стойки, держатели; электронные, магнитные, оптические и электрооптические системы и средства сохранения и архивирования; научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения приборы и инструменты; магнитные носители информации, диски звукозаписи; аудиокассеты для аудиозаписей и аудиокассеты с записью; кассеты; хранилища для кассет в виде коробок; порожние емкости для чернил, в частности, картриджи для чернил и наборы для перезаправки чернил для пишущих машинок, принтеров и другой печатающей офисной техники; устройства для перезаправки чернил, наборы для перезаправки чернил, устройства для перезаправки тонера, наборы для перезаправки тонера, порожние и не относящиеся к другим классам; электрические чистящие устройства для пишущих и рисовальных инструментов; электронные стилусы, в частности, для использования с экраном; порожние картриджи для чернил, порожние наборы для чернил для принтеров и копиров; порожние составляющие всех вышеуказанных товаров; печатающие головки; емкости для хранения чернил; порожние картриджи для тонера; емкости для тонера; емкости для использованного тонера; наборы для тонера; прозрачная пленка для прямого нанесения надписей, прозрачная пленка для передачи для копиров, работающих на обычной бумаге, и прозрачная пленка для передачи для компьютерных устройств вывода данных, устройств для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений, в частности, телевизоров и мониторов, включая ЖК-мониторы; кинематографические и фотографические проекционные аппараты; презентационное оборудование (состоящее из электронного оборудования для воспроизведения звука и изображений), компьютерные аппаратные средства, не относящиеся к другим классам, а также презентационные доски с отрывными листами (канцелярские товары); проекционные пленки и настенные устройства, в частности, экраны, ЖК-устройства для проекции данных, лазерные устройства, для целей обучения, презентации и коммуникации, в частности, лазерные указки; видеопроекторы; проекционные устройства и приспособления к ним, в частности, кассеты с пленкой; оборудование для переноски кассет с пленкой; напольные короба" вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что Pelican Products, Inc. является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности, 19.03.2015 в Роспатент ей была направлена заявка N 2015707584 на регистрацию словесного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 28-го и услуг 39-го классов МКТУ.

Однако, согласно уведомлению Роспатента от 22.04.2016, словесное обозначение по заявке N 2015707584 имеет сходство до степени смешения с комбинированным товарным знаком ответчика, в связи с чем не может быть зарегистрировано для всех товаров 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 28-го и услуг 39-го классов МКТУ.

Истец также указывает, что он 19.03.2015 подал в Роспатент выделенную заявку N 2016738896 на регистрацию словесного обозначения в качестве товарного знака в отношении, в том числе, в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

Pelican Products, Inc. отмечает, что общество занимается коммерческой деятельностью, связанной с производством и вводом в гражданский оборот широкой гаммы таких товаров как, контейнеры, футляры, сумки, чехлы для защиты, хранения и транспортировки самого разного оборудования и аппаратуры, а также изготавливает такую продукцию по заказу (любого нужного заказчику размера, конфигурации и назначения).

По утверждению истца, производимая им продукция, однородна товарам 09-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Поскольку товарный знак по международной регистрации N 1074295, по мнению истца, в отношении товаров, перечисленных в исковом заявлении, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG не используется, а указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09-го класса МКТУ, истец просит досрочно прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в испрашиваемой части, в связи с его неиспользованием.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные им в отзыве, просил отказать в удовлетворении исковых требований.

В отзыве на исковое заявление Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1074295, считает доводы искового заявления необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG отмечает, что подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с неиспользованием, и полагает, что представленными истцом в материалы дела документами не подтверждается факт введения производимых им товаров в гражданский оборот. Кроме того, ответчик считает, что товары производимые истцом не являются однородными всем товарам 09-го класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG является правообладателем комбинированного товарного знака "" по международной регистрации N 1074295, зарегистрированного 10.09.2010 в отношении товаров 01, 02, 03, 09 и 16-го классов МКТУ.

Pelican Products, Inc., ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в части названных в иске товаров, и полагая, что товарный знак правообладателем которого является Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, явившегося в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в части.

В соответствии с пунктом (1) C статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность Pelican Products, Inc. в удовлетворении исковых требований, истцом представлены: распечатки из поисковой системы "GOOGLE"; каталоги продукции; информация из базы данных доменных имен и их владельцах об интернет-сайтах "peli.com" и "pelican.com", принадлежащих истцу; нотариально удостоверенный аффидевит финансового директора Pelican Products, Inc. от 11.07.2017; устав Pelican Products, Inc. от 29.01.2007; учредительный договор Pelican Products, Inc. от 22.01.2007.

Таким образом, судебная коллегия признает необоснованным довод Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG о том, что представленными Pelican Products, Inc. в материалы дела документами не подтверждается факт ввода производимых истцом товаров в гражданский оборот, поскольку принадлежащие истцу интернет-сайты "peli.com" и "pelican.com" являются публичными, а следовательно, любой пользователь имеет возможность ознакомиться с информацией, о производимых и реализуемых на них товарах, тогда как доказательств того, что названные сайты принадлежат какому либо иному лицу (не истцу), ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Вместе с тем, из указанных выше доказательств, усматривается, что истцом предлагаются к продаже различные виды кейсов, ящиков, чехлов, крупногабаритных контейнеров (разного размера, и для хранения различных видов инструментов, техники (аудио, видео, фото, сотовых телефонов), оружия и т.п.).

Тогда как, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG по делу о фальсификации представленных Pelican Products, Inc. доказательств в установленном законом порядке суду не заявлено.

Также в подтверждение своей заинтересованности в удовлетворении иска истцом были представлены заявки от 19.03.2015 N 2015707584 и от 19.03.2015 N 2016738896 о государственной регистрации словесного обозначения "" в качестве товарного знака, в том числе для товаров 09-го класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны испрашивается Pelican Products, Inc. в отношении следующих товаров.

По заявке N 2015707584 в отношении товаров 09-го "кейсы, футляры, чехлы специальные с мягкими и твердыми стенками для переноски и хранения фотографического и электронного оборудования и другого чувствительного оборудования, а именно фотоаппаратов, мобильных телефонов, смартфонов, персональных цифровых помощников, планшетных компьютеров, персональных компьютеров, переносных компьютеров, MP3-плееров, музыкальных плееров, небольших радиоприемников, проигрывателей для кассет и компакт-дисков, портативных систем глобального позиционирования, электронных книг, карт памяти формата SD, оперативных запоминающих устройств, карт флэш-памяти, наушников, аккумуляторных батарей для фотоаппаратов и портативных компьютеров, включенные в 09 класс; переносные контейнеры, футляры, кейсы и рюкзаки для бытовой электронной техники и принадлежностей, а именно фотоаппаратов, мобильных телефонов, смартфонов, персональных цифровых помощников, планшетных компьютеров, персональных компьютеров, переносных компьютеров, MP3-плееров, музыкальных плееров, небольших радиоприемников, проигрывателей для кассет и компакт-дисков, портативных систем глобального позиционирования, электронных книг, карт памяти формата SD, оперативных запоминающих устройств, карт флэш-памяти, наушников, аккумуляторных батарей для фотоаппаратов и портативных компьютеров, включенные в 09 класс; контейнеры, футляры, кейсы для переноски и хранения компьютеров, персональных, военных, поисковых и спасательных и промышленных специализированных электронных приборов, а именно электронных навигационных приборов, сейсмических датчиков, цифровых приборов для измерения глубины погружения и хронометрических приборов, систем и приборов громкой связи, электронных регуляторов для пожарных рукавов, комплектов переносных воздушных компрессоров, электронной аппаратуры наблюдения, электронной аппаратуры для полевых испытаний, микрочипов и печатных плат, электронных панелей, приборов зажигания, электронных индикаторных панелей, объективов микроскопов, прицелов, противопожарных коммуникационных приборов, систем аварийного освещения, систем спутниковой телефонной связи, комплектов оборудования для испытания мобильного химического оружия, мобильных химических систем пожарной сигнализации, включенные в 09 класс; футляры, сумки для переноски видеокамер, биноклей, картриджей для игр, компакт-дисков, принадлежностей для компьютеров, цифровых фотоаппаратов и принадлежностей для фотоаппаратов, включенные в 09 класс; футляры, кейсы контейнеры из легких структурных полимеров для хранения, защиты и переноски компьютеров и фотоаппаратов, включенные в 09 класс",

10-го "герметичные чемоданчики, контейнеры для чувствительных к температуре изделий медицинского назначения, включенные в 10 класс; контейнеры, ящики, чемоданчики, сумки (упаковочная тара), а именно контейнеры, ящики, чемоданчики, сумки (упаковочная тара) с регулируемой температурой, специально предназначенная для транспортировки фармацевтических препаратов, органов, крови и препаратов крови, биотехнологических и диагностических препаратов, включенные в 10 класс; хирургические и медицинские приборы и устройства; медицинские контейнеры с регулируемой температурой в виде чемоданчиков для переноски, упаковки, перевозки, транспортировки, защиты и хранения лекарственных препаратов, фармацевтических препаратов, органов, крови и препаратов крови, биотехнологических и диагностических препаратов, включенные в 10 класс",

11-го "переносное осветительное оборудование; переносные осветительные приспособления, а именно стойки, крепежные детали, станины, запасные и сменные детали и части, включенные в 11 класс; портативные осветительные устройства для подсобных помещений, включенные в 11 класс; электрические фонари для использования под водой; водонепроницаемые электрические фонари; водостойкие электрические фонари; управляемые от батареи электрические фонари; переносные электрические фонари; карманные фонари; водостойкие карманные фонари; водонепроницаемые карманные фонари; управляемые от батареи карманные фонари; переносные карманные фонари; лампочки шахтерские; кондиционеры, встроенные в пластмассовые контейнеры для промышленного, коммерческого и персонального использования, а именно для упаковки, перевозки, транспортировки, защиты содержимого и хранения; фары, прожекторы неавтомобильные, включенные в 11 класс",

13-го "футляры, чехлы пластмассовые, а именно футляры, чехлы для огнестрельного оружия; футляры, чехлы для ружей и винтовок",

16-го "коробки, футляры, контейнеры картонные; коробки, футляры, контейнеры для хранения и упаковочные коробки, футляры, контейнеры из бумаги или картона; герметичные упаковочные коробки, футляры, контейнеры для транспортировки замороженных продуктов, изготовленные из бумаги или картона; коробки, футляры, контейнеры для хранения или транспортировки, изготовленные из бумаги или картона; бумага, картон; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)",

18-го "кейсы, футляры и сумки с мягкими и твердыми стенками, в том числе спортивные сумки, рюкзаки, большие хозяйственные сумки, включенные в 18 класс; саквояжи; ранцы; чемоданы дорожные; мешки вещевые, большие спортивные сумки",

20-го "емкости, контейнеры, ящики и коробки, включенные в 20 класс; контейнеры для транспортировки неметаллические; контейнеры из легких структурных материалов, включенные в 20 класс; пластмассовые контейнеры, коробки, включенные в 20 класс; контейнеры из легких структурных материалов для хранения, защиты и переноски торгового и спортивного оборудования; непроницаемые для воздуха и воды ящики и контейнеры из легких структурных полимеров и принадлежности к ним, в том числе вставки, вкладыши и разделительные вставки, полоски, пластины опознавательные, замки, запоры и запасные части, детали, включенные в 20 класс; неметаллические герметичные контейнеры для транспортировки охлажденных и замороженных товаров и товаров, транспортируемых при комнатной температуре, включенные в 20 класс; столы письменные; запираемые металлические стойки для использования внутри пластмассовых контейнеров, ящиков для электронного оборудования, а именно компьютерного аппаратного обеспечения и коммуникационного оборудования, включенные в 20 класс; пластмассовые контейнеры, ящики, футляры, кейсы для промышленного, коммерческого, военного и/или персонального использования, а именно пластмассовые контейнеры, ящики, футляры, кейсы для упаковки, перевозки, транспортировки, защиты содержимого и для хранения, включенные в 20 класс; пластмассовые контейнеры, ящики, футляры, кейсы для использования в промышленных, коммерческих и военных целях, а именно пластмассовые контейнеры, ящики, футляры, кейсы для перевозки, транспортировки и хранения, которые могут быть трансформированы в письменные столы, полки, стулья и столы, включенные в 20 класс; пластмассовые контейнеры, ящики, футляры, кейсы для коммерческого использования, а именно для хранения и транспортировки сыпучих материалов, включенные в 20 класс; пластмассовые контейнеры, ящики, футляры, кейсы для транспортировки и хранения баллонов для дайвинга, кислородных баллонов и баллонов, содержащих другие газы, включенные в 20 класс; стойки для баллонов для дайвинга и сигнальных и аварийных буев, включенные в 20 класс",

21-го "ледники портативные неэлектрические; емкости (контейнеры) пластмассовые для бытовых или домашних целей, а именно для хранения и транспортировки сыпучих материалов; пластмассовые емкости (контейнеры) для персонального использования, а именно для упаковки, перевозки, транспортировки, защиты содержимого и хранения, включенные в 21 класс".

28-го "сборные контейнеры для хранения, защиты и переноски спортивного оборудования, включенные в 28 класс,

и услуг 39-го "аренда контейнеров с регулируемой температурой, включенная в 39 класс; прокат герметичных грузовых контейнеров для транспортировки терморегулируемых материалов, включенный в 39 класс" классов МКТУ.

По заявке N 2016738896 в отношении товаров 09-го "кейсы, футляры, чехлы специальные с мягкими и твердыми стенками для переноски и хранения фотографического и электронного оборудования и другого чувствительного оборудования, а именно фотоаппаратов, мобильных телефонов, смартфонов, персональных цифровых помощников, планшетных компьютеров, персональных компьютеров, переносных компьютеров, MP3-плееров, музыкальных плееров, небольших радиоприемников, проигрывателей для кассет и компакт-дисков, портативных систем глобального позиционирования, электронных книг, карт памяти формата sd, оперативных запоминающих устройств, карт флэш-памяти, наушников, аккумуляторных батарей для фотоаппаратов и портативных компьютеров, включенные в 09 класс; переносные контейнеры, футляры, кейсы и рюкзаки для бытовой электронной техники и принадлежностей, а именно фотоаппаратов, мобильных телефонов, смартфонов, персональных цифровых помощников, планшетных компьютеров, персональных компьютеров, переносных компьютеров, MP3-плееров, музыкальных плееров, небольших радиоприемников, проигрывателей для кассет и компакт-дисков, портативных систем глобального позиционирования, электронных книг, карт памяти формата sd, оперативных запоминающих устройств, карт флэш-памяти, наушников, аккумуляторных батарей для фотоаппаратов и портативных компьютеров, включенные в 09 класс; контейнеры, футляры, кейсы для переноски и хранения компьютеров, персональных, военных, поисковых и спасательных и промышленных специализированных электронных приборов, а именно электронных навигационных приборов, сейсмических датчиков, цифровых приборов для измерения глубины погружения и хронометрических приборов, систем и приборов громкой связи, электронных регуляторов для пожарных рукавов, комплектов переносных воздушных компрессоров, электронной аппаратуры наблюдения, электронной аппаратуры для полевых испытаний, микрочипов и печатных плат, электронных панелей, приборов зажигания, электронных индикаторных панелей, объективов микроскопов, прицелов, противопожарных коммуникационных приборов, систем аварийного освещения, систем спутниковой телефонной связи, комплектов оборудования для испытания мобильного химического оружия, мобильных химических систем пожарной сигнализации, включенные в 09 класс; футляры, сумки для переноски видеокамер, биноклей, картриджей для игр, компакт-дисков, принадлежностей для компьютеров, цифровых фотоаппаратов и принадлежностей для фотоаппаратов, включенные в 09 класс; футляры, кейсы контейнеры из легких структурных полимеров для хранения, защиты и переноски компьютеров и фотоаппаратов, включенные в 09 класс",

18-го "кейсы, футляры и сумки с мягкими и твердыми стенками, в том числе спортивные сумки, рюкзаки, большие хозяйственные сумки, включенные в 18 класс; саквояжи; ранцы; чемоданы дорожные; мешки вещевые, большие спортивные сумки",

21-го "ледники портативные неэлектрические; емкости (контейнеры) пластмассовые для бытовых или домашних целей, а именно для хранения и транспортировки сыпучих материалов; пластмассовые емкости (контейнеры) для персонального использования, а именно для упаковки, перевозки, транспортировки, защиты содержимого и хранения, включенные в 21 класс",

и услуг 39-го "аренда контейнеров с регулируемой температурой, включенная в 39 класс; прокат герметичных грузовых контейнеров для транспортировки терморегулируемых материалов, включенный в 39 класс".

Установив, что словесное обозначение "" по заявке N 2015707584 имеет сходство до степени смешения с комбинированным товарным знаком по международной регистрации N 1074295 в отношении однородных товаров, Роспатент вынес предварительный отказ в предоставлении правовой охраны со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ, а по заявке N 2016738896, по данным на 05.10.2017, Роспатентом также не было принято решение о государственной регистрации обозначения.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения по заявке N 2015707584 и комбинированного товарного знака по международной регистрации N 1074295, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, а также товаров, которым предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается.

Следовательно, противопоставляемый товарный знак препятствует регистрации заявленному истцом обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке товаров 09-го класса МКТУ.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать, что в соответствии с пунктом 40 Обзора подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положением статьи 1486 ГК РФ (аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам по делам N СИП-165/2016 от 19.02.2016 и N СИП-626/2015 от 09.09.2016).

Как указано в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Согласно пункту 3.1.1. Методических рекомендаций N 198, чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Например, однородными товарами являются следующие товары 25 класса МКТУ: "платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки", так как все эти товары относятся к одной родовой группе "одежда". Однако неоднородными товарами могут быть признаны товары 25 класса МКТУ "одежда" и товары 9 класса МКТУ "одежда для защиты от огня", также относящиеся к одной родовой группе, но имеющие разное назначение.

При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 3.1.2. Методических рекомендаций N 198).

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения (пункт 3.1.5. Методических рекомендаций N 198).

Суд приходит к выводу о том, что не все товары 09-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и товары, которые фактически производит истец, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, и у потребителя может возникнуть представление о принадлежности всех этих товаров одному производителю, в связи с чем соглашается с доводами ответчика в представленном суду отзыве в той части, в которой он указывает на то, что не все товары, на досрочное прекращение которых, в отношении оспариваемого товарного знака претендует Pelican Products Inc., являются однородными всем товарам ответчика по своей природе, так как имеют совершенно иной род, вид, природу и сущность, потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены.

Поскольку такие товары как картриджи и резервуары для печатных устройств, а также однородные им, относятся к печатной технике, и имеют узкоспециальное назначение, свои особенности производства и сбыта, а также совершенно иной круг потребителей.

Такие товары как носители информации (оптические и электромагнитные носители данных и информации, оптические компакт-диски, электронные, магнитные, оптические и электрооптические системы и средства сохранения и архивирования, магнитные носители информации, диски звукозаписи, кассеты магнитные для аудиозаписи и аудиокассеты с записью, кассеты, проекционные устройства и их принадлежности, в частности кассеты с пленкой), а также однородные им, предназначены для хранения информации в виде электронных данных, а следовательно, имеют иной способ изготовления, более того, из иных материалов, и разумеется, иные каналы реализации, а также круг потребителей.

Также Суд по интеллектуальным правам полагает, что иные товары в оспариваемом перечне регистрации, относящиеся к различным электронным приборам и устройствам, не являются однородным товарам, производимым Pelican Products, Inc., поскольку они имеют иной род, вид, природу и сущность, потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, имеют различные условия реализации, круг потребителей и преимущественный уклад их использования.

В связи с чем, коллегия судей, исходя из анализа представленных Pelican Products, Inc. в материалы дела доказательств в обоснование своей законной заинтересованности, приходит к выводу о том, что ей доказано осуществление деятельности по производству товаров, однородных товарам 09-го класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: "чехлы для мобильных телефонов, ноутбуков и органайзеров (не относящиеся к другим классам); органайзеры для носителей информации, в частности, короба, ящики, сумки, файлы, хранилища для кассет в виде коробок; оборудование для переноски кассет с пленкой; напольные короба".

Вместе с тем законная заинтересованность Pelican Products, Inc. в отношении остальной части товаров 09-го класса, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представленными истцом в материалы дела доказательствами не подтверждена.

В частности, из анализа представленных Pelican Products, Inc. в материалы дела доказательств не усматривается, что истец осуществляет деятельность по производству и реализации, либо совершает подготовительные действия для использования спорного обозначения в отношении товаров 09-го класса МКТУ "компьютеры; компьютерные системы; приборы и оборудование для обработки информации; компьютерные аппаратные средства; компьютерное вспомогательное оборудование; оптические и электромагнитные носители данных и информации; приборы для чтения; оптические компакт-диски; электронные публикации; цифровые печатающие устройства, фотокопиры; сканеры; X-Y графопостроители; принтеры; оборудование для воспроизведения; многофункциональные принтеры, которые могут быть использованы как копиры и факсовые аппараты; счетные машины; карманные калькуляторы; приборы и оборудование для обработки данных; приборы и оборудование для сохранения, получения и представления данных; телекоммуникационные приборы и оборудование; устройства считывания знаков (приборы для обработки данных); стойки, держатели; электронные, магнитные, оптические и электрооптические системы и средства сохранения и архивирования; научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения приборы и инструменты; магнитные носители информации, диски звукозаписи; аудиокассеты для аудиозаписей и аудиокассеты с записью; кассеты; порожние емкости для чернил, в частности, картриджи для чернил и наборы для перезаправки чернил для пишущих машинок, принтеров и другой печатающей офисной техники; устройства для перезаправки чернил, наборы для перезаправки чернил, устройства для перезаправки тонера, наборы для перезаправки тонера, порожние и не относящиеся к другим классам; электрические чистящие устройства для пишущих и рисовальных инструментов; электронные стилусы, в частности, для использования с экраном; порожние картриджи для чернил, порожние наборы для чернил для принтеров и копиров; порожние составляющие всех вышеуказанных товаров; печатающие головки; емкости для хранения чернил; порожние картриджи для тонера; емкости для тонера; емкости для использованного тонера; наборы для тонера; прозрачная пленка для прямого нанесения надписей, прозрачная пленка для передачи для копиров, работающих на обычной бумаге, и прозрачная пленка для передачи для компьютерных устройств вывода данных, устройств для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений, в частности, телевизоров и мониторов, включая ЖК-мониторы; кинематографические и фотографические проекционные аппараты; презентационное оборудование (состоящее из электронного оборудования для воспроизведения звука и изображений), компьютерные аппаратные средства, не относящиеся к другим классам, а также презентационные доски с отрывными листами (канцелярские товары); проекционные пленки и настенные устройства, в частности, экраны, ЖК-устройства для проекции данных, лазерные устройства, для целей обучения, презентации и коммуникации, в частности, лазерные указки; видеопроекторы; проекционные устройства и приспособления к ним, в частности, кассеты с пленкой" для которых зарегистрирован товарный знак по международной регистрации N 1074295.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Pelican Products, Inc. является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесные обозначения, сходные до степени смешения с комбинированным товарным знаком по международной регистрации N 1074295 в отношении товаров 09-го класса МКТУ "чехлы для мобильных телефонов, ноутбуков и органайзеров (не относящиеся к другим классам); органайзеры для носителей информации, в частности, короба, ящики, сумки, файлы, хранилища для кассет в виде коробок; оборудование для переноски кассет с пленкой; напольные короба" для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны в испрашиваемой части.

Тогда как иных надлежащих, достоверных, допустимых доказательств того, что Pelican Products, Inc., заявленное обозначение будет использоваться в отношении оставшейся части товаров 09-го класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны, истцом в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Поскольку Pelican Products, Inc. не подтверждено что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании истцом сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения в отношении вышеназванной части товаров 09-го класса, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что требования истца в досрочном прекращения правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1074295 в отношении вышеуказанной части товаров 09-го класса МКТУ, удовлетворению не подлежат.

Таким образом, довод истца о том, что он имеет законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в отношении всей указанной им в уточненном исковом заявлении части товаров 09-го класса МКТУ, кроме как "чехлы для мобильных телефонов, ноутбуков и органайзеров (не относящиеся к другим классам); органайзеры для носителей информации, в частности, короба, ящики, сумки, файлы, хранилища для кассет в виде коробок; оборудование для переноски кассет с пленкой; напольные короба", не соответствует требованиям статьи 1486 ГК РФ.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в указанной части является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования (позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенная в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10).

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи искового заявления Pelican Products, Inc. о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака (27.12.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 27.12.2013 по 26.12.2016 включительно.

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что какие-либо доказательства надлежащего использования спорного товарного знака его правообладателем в материалы дела не приобщены, а убедительные причины невозможности их представления на обозрение суда в судебном заседании не указаны.

Таким образом, доказательств, подтверждающих использование оспариваемого товарного знака в отношении всего перечня товаров 09-го класса МКТУ, ответчиком не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, суд не является лицом, участвующим в деле, и не имеет процессуальных прав по сбору доказательств по делу, а также заявлению процессуальных ходатайств и доказыванию обстоятельств по делу.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG распорядилось своими процессуальными правами добровольно, доказательств использования товарного знака в отношении товаров 09-го класса МКТУ "чехлы для мобильных телефонов, ноутбуков и органайзеров (не относящиеся к другим классам); органайзеры для носителей информации, в частности, короба, ящики, сумки, файлы, хранилища для кассет в виде коробок; оборудование для переноски кассет с пленкой; напольные короба" суду не представлено, в то время как Pelican Products, Inc. подтвердила свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в данной части.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования Pelican Products, Inc. удовлетворить частично.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 1074295 в отношении товаров 09-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "чехлы для мобильных телефонов, ноутбуков и органайзеров (не относящиеся к другим классам); органайзеры для носителей информации, в частности, короба, ящики, сумки, файлы, хранилища для кассет в виде коробок; оборудование для переноски кассет с пленкой; напольные короба".

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Germany) в пользу Pelican Products, Inc. (23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, United States of America) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина