Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2017 г. N С01-1015/2015 по делу N А41-64966/2014 Суд частично удовлетворил требование о защите исключительного права на промышленный образец, поскольку доказан факт использования в реализованном ответчиком изделии всех существенных признаков принадлежащего истцу промышленного образца (отменено)

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2017 г. N С01-1015/2015 по делу N А41-64966/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Тарасова Н.Н., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" (Хлебозаводская ул., д. 4, г. Мытищи, Московская обл., ОГРН 1065029129747) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 по делу N А41-64966/2014 (судьи Боровикова С.В., Бархатов В.Ю., Коновалов С.А.) по иску общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" (ул. Верейская, д. 29А, стр. 1, Москва, ОГРН 1077764064938) к обществу с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" о защите исключительных прав на промышленные образцы.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Колесов Е.В. и Робинов А.А. (по доверенности от 01.06.2016),

от ответчика - Уренцова Н.В. (по доверенности от 09.01.2017 N 17-01).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" (далее - общество "ПРИЗМА") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" (далее - общество "Альт-Пак") со следующими требованиями:

- прекратить нарушения исключительных прав на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 88938 и 88940;

- в течение 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу снять с публикации и демонстрации на своем интернет-сайте продукцию, защищенную указанными патентами;

- запретить изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот коробки, в которых использованы все признаки промышленных образцов по указанным патентам;

- обязать общество "Альт-Пак" изъять из гражданского оборота и уничтожить за свой счет коробки, защищенные указанными патентами, материальные носители, оборудование, используемое и предназначенное для совершения нарушения исключительных прав истца;

- взыскать 600 000 рублей в возмещение убытков.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.06.2015, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2015 указанные решение и постановление отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела общество "ПРИЗМА" в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило исковые требования: просило обязать общество "Альт-Пак" прекратить нарушение исключительных прав истца на указанные промышленные образцы путем запрета обществу "Альт-Пак" изготовлять, предлагать к продаже, продавать (в том числе в сети "Интернет") и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделия (коробки), в которых использовались промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940; взыскать с общества "Альт-Пак" по 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на указанные промышленные образцы.

Решением Арбитражного суда Московской области от 25.03.2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016 решение Арбитражного суда Московской области от 25.03.2016 отменено, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2016 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016 отменено, дело направленно на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 решение Арбитражного суда Московской области от 25.03.2016 отменено, исковые требования общества "ПРИЗМА" удовлетворены полностью.

Не согласившись с указанным постановлением апелляционного суда общество "Альт-Пак" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит постановление апелляционного суда отменить как принятое при неправильном применении норм материального права и несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оставив в силе решение суда первой инстанции от 25.03.2016.

В обоснование кассационной жалобы общество "Альт-Пак" указывает, что суд апелляционной инстанции при отсутствии новых доказательств немотивированно принял противоположное постановление, чем при первоначальном рассмотрении спора, а также, нежели чем суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела.

По мнению общества "Альт-Пак", апелляционным судом неправильно применена норма пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Так, с точки зрения заявителя кассационной жалобы, вывод о нарушении исключительных прав на промышленные образцы мог быть сделан апелляционным судом только в том случае, если в спорных изделиях ответчика были бы использованы все существенные признаки запатентованных промышленных образцов истца.

При этом, как указывает общество "Альт-Пак", у суда апелляционной инстанции не имелось оснований для вывода о наличии в спорном случае признаков альтернативной диспозиции указанной правовой нормы, в соответствии с которым промышленный образец признается использованным в изделии, если совокупность признаков, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение. По мнению заявителя кассационной жалобы, мнение привлеченных к участию в деле в качестве судебных экспертов специалистов в области патентного права (патентных поверенных) не могут быть восприняты в качестве мнения информированных потребителей. Как указывает заявитель кассационной жалобы, эксперт не является потребителем спорных товаров, его оценка не может быть признана объективной. Более того, по мнению общества "Альт-Пак", один из двух экспертов - Иванова Л.А. отчасти заинтересована в признании сходства между спорными изделиями ответчика и промышленными образцами истца.

Также общество "Альт-Пак" указывает, что апелляционный суд необоснованно не принял во внимание, что при наличии выявленных экспертами различий в спорных изделиях и промышленных образцах, носящих, по мнению ответчика, существенный характер, художественно-конструкторские решения, реализованные в спорных изделиях ответчика, носят самостоятельный характер.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы, изложенные в ней.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ПРИЗМА" и его представители в ходе судебного заседания доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, полагая, что они направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных апелляционным судом обстоятельств дела; просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать, оставив обжалуемое постановление апелляционного суда в силе.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, обществу "ПРИЗМА" принадлежат исключительные права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 88940 "Упаковка (2 варианта)" (приоритет от 15.03.2013, дата государственной регистрации 16.06.2014) и промышленный образец по патенту Российской Федерации N 88938 "Коробка новогодняя" (приоритет от 28.02.2013, дата государственной регистрации 16.06.2014).

Обращаясь в арбитражный суд с иском по настоящему делу, общество "ПРИЗМА" ссылалось на то обстоятельство, что общество "Альт-Пак" рекламирует и предлагает к продаже на своем интернет-сайте http://www.fiestamarket.ru/giftwrap/kartonnaya.html?raz=pu следующую продукцию: "Коробка новогодняя "Олень", "Коробка новогодняя "Кто там?", "Коробка новогодняя "Лунапарк", "Коробка новогодняя "Полет", "Коробка новогодняя "Терем" и "Коробка новогодняя "Полярный мишка", в которых использованы все существенные признаки вышеуказанных промышленных образцов, права на которые принадлежат истцу. В подтверждение данного факта обществом "ПРИЗМА" был представлен нотариально заверенный протокол осмотра указанного сайта в сети Интернет от 03.10.2014.

Общество "Альт-Пак", оспаривая довод общества "ПРИЗМА" о нарушении ответчиком в результате введения в гражданский оборот спорных изделий исключительных прав истца на вышеуказанные промышленные образцы, представило в материалы дела заключения патентного поверенного Васильца А.К., в соответствии с которыми упаковка, показанная на приложенном к заключению скриншоте (коробка новогодняя "Олень") не нарушает патент Российской Федерации N 88938, а коробка "Терем" не нарушает патент Российской Федерации N 88940.

В рамках рассмотрения указанного иска судом были назначены две судебные патентно-технические экспертизы на предмет выявления в изделиях ответчика "Терем" и "Олень" существенных признаков вышеуказанных промышленных образцов, проведение которых было поручено экспертам Бякиной Наталии Юрьевне, патентному поверенному, и Ивановой Людмиле Алексеевне, государственному эксперту по интеллектуальной собственности отдела промышленных образцов федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности".

Согласно заключениям судебной патентно-технической экспертизы, выполненному 10-16.02.2015 экспертом Бякиной Н.Ю., изделие (коробка) ответчика "Терем" и изделие по патенту Российской Федерации N 88940 "Упаковка (2 вариант) второй вариант" имеют сходное назначение; в изделии "Терем" не использована совокупность признаков промышленного образца Российской Федерации N 88940 "Упаковка (2 вариант) второй вариант", производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец; изделие (коробка) ответчика "Олень" и изделие по патенту Российской Федерации N 88938 "Коробка новогодняя" имеют сходное назначение; в изделии "Олень" использована совокупность признаков промышленного образца Российской Федерации N 88938, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

В свою очередь, в заключении повторной судебной патентно-технической экспертизы, выполненном Ивановой Л.А. и поступившем в суд первой инстанции 19.05.2015, сделаны следующие выводы: в представленном на исследование изделии (коробка) ответчика "Терем" использована совокупность признаков промышленного образца Российской Федерации N 88940 "Упаковка (2 варианта)" второй вариант, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение; в представленном на исследование изделии (коробка) ответчика "Олень" не содержатся все существенные признаки промышленного образца "Коробка новогодняя" по патенту Российской Федерации N 88938, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца - не использована часть третьего признака, а именно "выполнение верхней части лицевой и задней плоскостей имеющими полукруглую форму"; в представленном на исследование изделии (коробка) ответчика "Олень" использована совокупность признаков промышленного образца Российской Федерации N 88938 "Коробка новогодняя", производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, основывался на выводах, содержащихся в заключениях судебных экспертиз, подготовленных и назначенных по ходатайству истца при первоначальном рассмотрении дела. При этом суд пришел к выводу об отсутствии совпадений художественно-конструкторских решений, которым представлена правовая охрана согласно патентам на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940, и изделий, приобщенных в качестве вещественных доказательств.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования, основываясь на выводах, содержащихся в заключениях судебных экспертиз, проведенных при первоначальном рассмотрении дела, вместе с тем пришел к прямо противоположным выводам, нежели чем суд первой инстанции.

При этом, реагируя на указания суда кассационной инстанции, приведенные в постановлениях от 10.12.2015 и от 30.11.2016, апелляционный суд, ссылаясь на выводы повторной судебной экспертизы, указал, что сравнительный анализ промышленного образца по патенту Российской Федерации N 88940 и коробки "Терем" показывает, что практически все характеристики их внешнего вида совпадают. Внешний вид коробки не содержит лишь часть пятого признака, описывающего выполнение крышки, а именно "и треугольные выступы с дугообразно вогнутыми и выпуклыми сторонами, ниже идут выступы с волнообразными кромками, с двумя небольшими и одним большим округлым выступами, дугообразно выпуклой нижней кромкой". Однако характер выполнения части края крышки не доминирует при общем восприятии всей упаковки в целом и не определяет общий вид коробки, являясь незначительным элементом зрительного образа. Таким образом, в коробке "Терем" содержится совокупность признаков, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при том, что изделия имеют сходное значение.

Сравнительный анализ коробки новогодней по патенту Российской Федерации N 88938 и коробки "Олень" показывает, что практически все характеристики их внешнего вида совпадают. В представленном на исследование изделии не содержаться все существенные признаки промышленного образца "Коробка новогодняя" по патенту Российской Федерации N 88938, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца - не использована часть третьего признака, а именно: "выполнение верхней части лицевой и задней плоскостей, имеющими полукруглую форму". Однако коробка "Олень" содержит совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец "Коробка новогодняя", при том, что изделия имеют сходное значение.

Апелляционный суд также указал, что предлагал сторонам назначить повторную экспертизу в соответствии с указаниями Суда по интеллектуальным правам, однако от проведения повторной экспертизы истец и ответчик отказались.

При определении размера компенсации апелляционный суд указал, что подлежат учету характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а равно принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Доводы ответчика, изложенные в кассационной жалобе, сводятся к отрицанию нарушения исключительных прав истца в результате введения ответчиком в гражданский оборот спорных изделий (подарочных упаковок), ввиду отсутствия в них всех признаков вышеуказанных промышленных образцов истца и необоснованности выводов о наличии в изделиях "Олень" и "Терем" совокупности признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленные образцы истца.

При этом принадлежность истцу исключительных прав, в защиту которых был заявлен иск, факты введения ответчиком в гражданский оборот спорных изделий, а также сходное назначение этих изделий и промышленных образцов ответчиком не оспаривается. Кассационная жалоба также не содержит доводов относительно размера взысканной судом апелляционной инстанции с ответчика компенсации. Как следствие, в соответствующих частях постановление апелляционного суда коллегией судей кассационной инстанции не проверялась.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению, а обжалуемое постановление апелляционного суда - изменению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

Согласно положениям статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

С учетом изложенного и в соответствии с предметом и основаниями заявленных исковых требований (с учетом произведенного истцом уточнения предмета требований, принятых определением Арбитражного суда Московской области от 16.02.2016) в предмет доказывания по данному делу с учетом обстоятельств, не оспариваемых ответчиком, входило установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленные образцы.

Как указывалось выше, апелляционный суд с учетом результатов судебных патентно-технических экспертиз пришел к выводу о том, что не все существенные признаки двух промышленных образцов упаковки, исключительные права на которые принадлежат истцу, использованы в двух изделиях ответчика - подарочных упаковках "Терем" и "Олень". Вместе с тем, как установил апелляционный суд, совокупность признаков указанных изделий ответчика производят на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленные образцы истца, при том, что изделия имеют сходное назначение.

Соответствующие выводы суд апелляционной инстанции должным образом мотивировал (пункт 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доводы общества "Альт-Пак", приведенные в кассационной жалобе, о неправильном применении апелляционным судом вышеприведенной правовой нормы абзаца четвертого пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, а также о несоответствии вывода указанного суда о наличии в данном случае признаков, входящих в альтернативную диспозицию указанной правовой нормы, фактически сводятся к его мнению о том, что совокупность признаков спорных изделий производят (должны производить) на информированного потребителя впечатление, отличное от общего впечатления от промышленных образцов истца.

Однако данный довод составлял существо правовой позиции ответчика, которую он отстаивал в судах первой и апелляционной инстанций, и он был предметом оценки суда апелляционной инстанции.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Кроме того, относительно довода заявителя кассационной жалобы о том, что мнение судебного эксперта, заключение которого было положено апелляционным судом в основу вывода о нарушении ответчиком исключительных прав истца, не является мнением информированного потребителя, суд кассационной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 N 5256/11, по делам, рассматриваемым в порядке искового производства, обязанность по собиранию доказательств на суд не возложена. Доказательства собирают стороны. Суд же оказывает участвующему в деле лицу по его ходатайству содействие в получении тех доказательств, которые им не могут быть представлены самостоятельно, и вправе предложить сторонам представить иные дополнительные доказательства, имеющие отношение к предмету спора".

Из материалов дела не усматривается, что ответчик ходатайствовал перед судом о приобщении к материалам дела документов, отражающих мнение лиц, которых сам ответчик считает информированными потребителями, а также о назначении, например, социологической судебной экспертизы по данному делу в целях выявления обобщенного мнения таких потребителей. Напротив, из материалов дела следует, что ответчик в обоснование своей позиции представлял заключение патентного поверенного (Васильца А.К.); кандидатура патентного поверенного (Бякиной Н.Ю.) в качестве эксперта при назначении судебной экспертизы была предложена именно ответчиком; ответчик также ходатайствовал о назначении комплексной судебной экспертизы, проведение которой просил поручить патентному поверенному (Поляковой Н.В.).

При изложенных обстоятельствах довод заявителя кассационной жалобы о том, что мнение специалистов в области патентного права не могло быть воспринято апелляционным судом в качестве мнения информированного потребителя носит противоречивый характер.

Риск соответствующего процессуального поведения лежит на лице, участвующем в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем суд кассационной инстанции соглашается с доводом ответчика о недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на вышеуказанные промышленные образцы в результате введения в гражданский оборот всех (шести) перечисленных в исковом заявлении изделий (подарочных упаковок).

Так, как следует из текста искового заявления, истец вменял в вину ответчику незаконное использование исключительных прав на промышленные образцы в результате введения в гражданский оборот изделий "Коробка новогодняя "Олень", "Коробка новогодняя "Кто там?", "Коробка новогодняя "Лунапарк", "Коробка новогодняя "Полет", "Коробка новогодняя "Терем", "Коробка новогодняя "Полярный мишка" (абзац четвертый страницы 4 искового заявления; том 1, лист дела 5).

В ходе производства по делу истец уточнил предмет исковых требований, но не их основания (том 4, лист дела 127), что, в том числе подтвердили представители истца в заседании суда кассационной инстанции.

На необходимость дать надлежащую правовую оценку всем представленным истцом в обоснование своей правовой позиции доказательствам, исходя из оснований заявленного требования, указывал суд кассационной инстанции в постановлении от 10.12.2015 по данному делу.

В частности, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 10.12.2015 указывал, что в предмет доказывания по рассматриваемому спору входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, нашедших отражение на образцах изделий ("Коробка новогодняя "Олень", "Коробка новогодняя "Кто там?", "Коробка новогодняя "Лунапарк", "Коробка новогодняя "Полет", "Коробка новогодняя "Терем", "Коробка новогодняя "Полярный мишка"), представленных в материалы дела, и приведенных в перечне существенных признаков промышленных образцов по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940. Между тем обстоятельства использования в производимых обществом "Альт-Пак" изделиях "Коробка новогодняя "Кто там?", "Коробка новогодняя "Лунапарк", "Коробка новогодняя "Полет", "Коробка новогодняя "Полярный мишка" всех существенных признаков или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление промышленных образцов по указанным патентам не устанавливались и в судебном акте такой оценки не отражено, хотя в исковом заявлении истец ссылается на указанные изделия ответчика и нарушения ими исключительных прав истца. Судом были установлены обстоятельства и назначены экспертизы в отношении только двух изделий ответчика - "Терем" и "Олень", не исследованы все представленные в материалы дела доказательства, а соответственно не установлены все фактические обстоятельств дела, что является нарушением статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (абзац первый страницы 8 - абзац первый страницы 9 постановления от 10.12.2015).

Аналогичные указания содержались и в постановлении суда кассационной инстанции от 30.11.2016 по настоящему делу.

Вопреки указаниям суда кассационной инстанции (часть 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), апелляционный суд, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, в том числе устанавливая в отношении ответчика запрет изготовлять, предлагать к продаже, продавать (в том числе в сети "Интернет") и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделия (коробки), в которых использовались промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940, без конкретизации названий таких коробок, тем самым фактически подтвердил неправомерность введения ответчиком в гражданский оборот не только изделий "Терем" и "Олень", но и изделий (подарочных упаковок) "Кто там?", "Лунапарк", "Полет" и "Полярный мишка", что входило в предмет доказывания по данному делу.

При этом из обжалуемого постановления не следует, что апелляционный суд установил факт нарушения исключительных прав истца в результате введения ответчиком в гражданский оборот подарочных упаковок "Кто там?", "Лунапарк", "Полет" и "Полярный мишка". Вопреки указаниям суда кассационной инстанции, наличие всех существенных признаков промышленных образцов истца либо совокупности признаков производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и охраняемые законом художественно-конструкторские решения истца, судом апелляционной инстанции не устанавливалось, не исследовалось.

При данных обстоятельствах обжалуемое постановление апелляционного суда в соответствующей части нельзя признать соответствующим требованиям пунктов 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следствие, в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации состоявшийся судебный акт подлежит отмене (изменению) в соответствующей части.

Учитывая, что те же обстоятельства дважды являлись основаниями для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций по настоящему делу и направлению дела на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

Как усматривается из материалов дела, факт наличия всех существенных признаков промышленных образцов истца либо совокупности признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и охраняемые законом художественно-конструкторские решения истца, в вводимых ответчиком в гражданский оборот подарочных упаковках "Кто там?", "Лунапарк", "Полет" и "Полярный мишка", истцом не подтвержден, несмотря на то, что данное обстоятельство, как указывалось выше, входило в бремя его доказывания.

При этом коллегия судей принимает во внимание, что судебная патентно-техническая экспертиза по данному делу была назначена судом по ходатайству истца, который на разрешение экспертизы предлагал вынести вопросы только в отношении изделий "Терем" и "Олень" (том 1, листы дела 177-179).

Истец не обосновал документально и нормативно возможность распространения выводов судебной экспертизы относительно изделий "Терем" и "Олень" также и на иные спорные изделия ответчика ("Кто там?", "Лунапарк", "Полет" и "Полярный мишка"), что не оспаривалось представителями истца в судебном заседании кассационной инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, требования истца в части запрета обществу "Альт-Пак" изготовлять, предлагать к продаже, продавать (в том числе в сети "Интернет") и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации иные подарочные коробки, помимо "Олень" и "Терем", подлежат оставлению без удовлетворения.

В остальной части обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба общества "Альт-Пак" - без удовлетворения.

Безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрению) кассационной жалобы подлежат отнесению на истца, не в пользу которого вынесено настоящее постановление.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 по делу N А41-64966/2014 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции:

"решение Арбитражного суда Московской области от 25.03.2016 по делу N А41-64966/2014 отменить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" прекратить нарушение исключительных прав общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 88938 и N 88940 путем запрета обществу с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" изготовлять, предлагать к продаже, продавать (в том числе в сети "Интернет") и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации коробок новогодних "Олень" и "Терем", в которых использованы промышленные образцы по указанным патентам.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" компенсацию за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 88938 в размере 300 000 (Трехсот тысяч) руб. и за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 88940 в размере 300 000 (Трехсот тысяч) руб.

В остальной части иска отказать".

В остальной части постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 по делу N А41-64966/2014 оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Альт-Пак" 3 000 (Три тысячи) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрение) кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Н.Н. Тарасов

В.А. Химичев