Протокол Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 ноября 2015 г. N 13 О применении пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ

Протокол Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 ноября 2015 г. N 13

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее - Совет) состоявшемся 27 ноября 2015 года обсуждался ряд вопросов, возникающих при применении пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (случаи, когда регистрация товарного знака не допускается по мотиву отсутствия различительной способности, введения потребителей в заблуждение, противоречия общественным интересам и т.п).

Заседание проводилось в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, выступившие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна - ведущая заседания, председатель Совета, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам;

2. Ариевич Евгений Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса;

3. Иванова Диана Владимировна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, член Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI);

4. Ивлиев Григорий Петрович - руководитель Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатента);

5. Калятин Виталий Олегович - кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО;

6. Корнеев Владимир Александрович - кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права;

7. Кирий Любовь Леонидовна - заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, член НТС ФГУ ФИПС и научно-технической секции "Правовая охрана и экспертиза объектов промышленной собственности" ФГУ ФИПС, член Консультативного Совета при Роспатенте, член Апелляционной комиссии Роспатента по аттестации патентных поверенных;

8. Линник Лев Николаевич - доктор гражданского права (Doctor der Zivilrecht. Bundesrepublik Deutschland), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик, действительный член Российской академии естественных наук, инженер-физик, патентный поверенный, вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных (также предоставил письменный отзыв);

9. Орлова Валентина Владимировна - доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности в РГАИС, руководитель практики по интеллектуальной практике в "Пепеляев групп" (также представила письменный отзыв);

10. Павлова Елена Александровна - кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права;

11. Руйе Николя - (Швейцария) - доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош

12. Штефан Русслис - адвокат Коллегии адвокатов Гамбурга, член INTA, AIPPI.

В заседании также участвовали судьи Суда по интеллектуальным правам и работники аппарата суда.

Письменные отзывы представили члены Совета:

1. Гульбин Юрий Терентьевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

2. Медведев Валерий Николаевич - член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LESI), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Ассоциации российских патентных поверенных, Евразийский патентный поверенный;

3. Старженецкий Владислав Валерьевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного публичного и частного права НИУ Высшей школы экономики, государственный советник юстиции 2 класса.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова. В своём вступительном слове поприветствовала руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, выразив мнение, что правовые проблемы, обсуждаемые на заседаниях Совета, являются во многом общими для судебных и административных органов и совместное осмысление этих проблем должно благоприятно сказаться на их решении, а также по возможности гармонизировать практику Роспатента и судов.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался классификации оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, перечисленных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

В указанном пункте говорится, что "не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров".

Согласно первому подходу, такое основание отказа для регистрации товарного знака, как отсутствие различительной способности, является самостоятельным, независимым от других оснований, перечисленных в нумерованных подпунктах 1 - 4 данного пункта. Согласно второму подходу, в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено единственное основание для отказа в регистрации товарного знака - отсутствие различительной способности обозначения. В этом случае нумерованные подпункты 1 - 4 становятся лишь частными случаями или примерами отсутствия различительной способности.

Выбор между этими двумя подходами важен при рассмотрении Роспатентом возражений против регистрации товарного знака со ссылкой на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ. При первом подходе возражения рассматриваются в контексте конкретного основания для отказа в регистрации товарного знака, применение которого обосновывается заявителем. При втором подходе возражения рассматриваются в контексте пункта 1 статьи 1483 ГК в целом. Пример: возражение подано со ссылкой на то, что обозначение является общепринятым термином. Роспатент, рассмотрев возражение, видит, что заявитель не доказал, что обозначение является общепринятым термином, однако из предоставленных им материалов следует, что обозначение вошло во всеобщее употребление для товаров определённого вида. При первом подходе в удовлетворении заявления следует отказать (при этом заявитель может впоследствии подать новое заявление, заменив основание), при втором подходе заявление следует удовлетворить.

Л.А. Новоселова пояснила, что обсуждаемый вопрос имеет ввиду в основном ситуации, когда фактически различительная способность отсутствует, заявитель это понимает, но пытается "подогнать" свои рассуждения под конкретные подпункты пункта 1 статьи 1483 (в пункте есть подпункты, заявитель считает, что должен указать конкретное правовое основание, то есть конкретный подпункт), в результате чего и получает отказ.

Как было выявлено в ходе дискуссии, вопрос можно разделить на два вопроса: о точном смысле пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и о пределах рассмотрения возражений о регистрации товарного знака в Роспатенте и в суде. Второй из этих вопросов, как указал В.А. Корнеев, по существу является вопросом правовой квалификации: если заявитель привёл доказательства, но при этом сослался не на тот подпункт или абзац пункта 1 статьи 1483, то должны ли Роспатент или суд выполнить "переквалификацию" возражений, сославшись на применимые нормы, или же они должны отказать заявителю?

В отношении точного смысла пункта 1 статьи 1483 мнения участников дискуссии разделились. Большая часть выступавших склонялась к тому, что в этом пункте имеются в виду два разных основания или группы оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Так, Г.П. Ивлиев в своем выступлении отметил: мы не можем не учитывать, что в тексте пункта 1 статьи 1483 ГК РФ заложен союз "или", который сам по себе предполагает "раздельное существование" такого основания, как отсутствие различительной способности, и других, перечисленных в нумерованных подпунктах, оснований. Безусловно, параллели между разными основаниями проведены быть могут, но сама норма предполагает раздельное рассмотрение данных оснований. Этот подход был ясно виден из Правил, утверждённых приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, где в пункте 2.3 все эти основания рассматривались как независимые. Сейчас он нуждается в определённом уточнении в связи со вступлением в силу Правил, утверждённых приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила 2015 года), где в пункте 34, указано, например, следующее: "В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью... К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся... сведения... характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар", то есть по существу смешиваются основания абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 (отсутствие различительной способности) и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 (элементы, характеризующие товары). Однако правильность нового подхода вызывает сомнения, и в целом отказываться от подхода, предполагающего различие между отсутствием различительной способности и прочими основаниями, нельзя.

В.В. Орлова, ссылаясь на текущую практику (пункт 34 Правил 2015 года), на предшествующее законодательное регулирование в России (в частности на оригинальную редакцию статьи 6 закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров") и на европейский опыт (директива 89/104/EEC о товарных знаках) делает аргументированный вывод о наличии в пункте 1 статьи 1483 двух групп оснований: "Первая группа относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью. Вторая группа относится к обозначениям, состоящим исключительно... из обозначений, которые перечислены в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ".

По мнению Е.А. Ариевича, отсутствие различительной способности и основания, перечисленные в нумерованных подпунктах, есть качественно разные основания. Отсутствие различительной способности у обозначения попросту означает, что данный знак не способен выполнить индивидуализацию товаров, то есть находится в сфере отношений "потребитель - товарный знак". Остальные же основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483, раньше назывались "описательными"; запрет на регистрацию таковых связан с тем, что соответствующие обозначения должны находиться в свободном обращении, поскольку предоставление исключительного права на таковые кому-либо из участников оборота нарушит права других участников.

Вместе с тем эта позиция не была полностью единодушной.

Так, Л.Л. Кирий отметила, что, по её мнению, в широком смысле можно считать, что такое свойство, как "различительная способность", есть общая характеристика для всех оснований, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. Это особенно ясно видно из пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, где предусматривается, что если обозначение состоит только из элементов, определённых в нумерованных подпунктах пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но сочетание этих элементов приобретает различительную способность, то такое обозначение охраноспособно.

В.В. Старженецкий в письменном отзыве указал, что "сравнительно-правовой анализ показывает, что отсутствие различительной способности (distinctive character) является единственным основанием для отказа в регистрации товарного знака по законодательству абсолютного большинства государств, остальные же предполагаемые основания... обычно рассматриваются именно как примеры отсутствия различительной способности". Именно данный подход является предпочтительным; соответственно, пункт 1 статьи 1483 ГК РФ следует толковать в том смысле, что эта статья предусматривает единое основание для отказа, а перечисленные в нумерованных подпунктах этого пункта случаи представляют собой примеры-презумпции, которые потенциально (в силу пункта 1.1) можно опровергнуть, как то в своё время имело место в отношении конфет Rafaello. Обратный подход, как указывает В.В. Старженецкий, может быть обоснован ссылкой на формулировки статьи 6-quinquies Парижской конвенции, однако является менее предпочтительным.

В некотором смысле синтезирует оба подхода В.Н. Медведев. В его письменном отзыве указано, что если говорить об едином основании для отказа в регистрации товарного знака из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, то это основание можно сформулировать как неспособность обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товара (услуги), что требуется от любого товарного знака в силу статьи 1477. Однако данная ситуация может возникать как в силу "отсутствия различительной способности (абзац 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; в Парижской конвенции это обозначения, которые "лишены отличительных признаков"), так и в силу того, что отличительные признаки образованы такими элементами, которые должны быть свободны для использования любыми лицами (нумерованные подпункты пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). Если же это единое основание для отказа в регистрации из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ называют "отсутствием различительной способности" (как это делают В.В. Старженецкий и отчасти Л.А. Новоселова), фактически имеют в виду именно неспособность выполнять индивидуализирующую функцию. Мнение, аналогичное изложенному В.Н. Медведевым, высказала Н.А. Радченко.

Весьма сходную позицию изложил Ю.Т. Гульбин в своём письменном отзыве. В качестве примера он рассмотрел элементы обозначения, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и указал, что их "никак нельзя отнести к не обладающим различительной способностью, поскольку они содержат явно идентифицирующие и, как следствие, различительные признаки заявляемого на регистрацию обозначения". В данном случае "различительная способность" может восприниматься как абстрактная, принципиальная возможность сравнить два объекта по какому-либо признаку и сделать вывод об их отличии (независимо от того, является этот признак "полноценным" товарным знаком или просто весом или общей геометрической формой объекта).

Л.Н. Линник (письменный отзыв) по данному вопросу занял близкую позицию, указав следующее: в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ разделены два вида обозначений: (1) обозначения, вовсе не обладающие различительной способностью; (2) отдельные виды элементов обозначений, которые могут как обладать различительной способностью, так и не обладать ей, но в предоставлении которым исключительного права на использование общество в любом случае не заинтересовано. Первый вид обозначений соответствует абзацу 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; второй - нумерованным подпунктам того же пункта, где "перечислены элементы, в отношении которых установлено дополнительное требование в виде... неохраняемости в составе знака".

Участники дискуссии были в основном едины в том, что независимо от того, как мы понимаем соотношение между абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и нумерованными подпунктами пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, рассмотрение возражений и в административном, и в судебном порядке должно держаться тех оснований, в том числе правовых, которые указаны в возражениях.

Как подчеркнул Г.П. Ивлиев, процедура рассмотрения в Роспатенте предусматривает, что возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку и это обоснование должно быть явным. Роспатент связан мотивами, указанными в возражении, и не может оценивать соответствие товарного знака тем условиям охраноспособности, на несоответствие которым в возражении не указано. Следовательно, сделал вывод выступавший, "обратный подход, в соответствии с которым при наличии в возражениях хотя бы одного мотива, по которому у товарного знака отсутствует различительная способность, Роспатент и суд обязаны проверить и иные мотивы, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, по которым товарный знак может не обладать различительной способностью, представляется неправильным".

К данному мнению присоединилась Л.Л. Кирий, которая заметила: "Нельзя считать, что при рассмотрении спора мы должны путать и объединять все основания". При рассмотрении вопроса о первоначальном предоставлении правовой охраны обозначению Роспатент, действительно, должен изучить все основания, по которым в правовой охране знака может быть отказано. Однако - отмечает Л.Л. Кирий - если оспаривается уже прошедшая регистрация товарного знака, Роспатент должен проверять только те доводы и мотивы, которые указаны в возражении, а в случае обжалования решения Роспатента в суд последний не должен выходить за пределы тех мотивов, которые были указаны в исходном возражении, иначе Роспатент оказывается в неравном положении и теряется смысл судебной процедуры как проверки конкретного решения административного органа.

Изложенную позицию поддержал Е.А. Ариевич, который отметил, что "рассмотрение должно проводиться в рамках тех оснований, которые приводятся, поскольку заявитель (лицо, подавшее возражение) не лишён возможности многократно обращаться в Роспатент", указывая разные основания. Совершенно аналогичную позицию заняла Г.В. Разумова: "Очень важно, чтобы не Роспатент не выходил за пределы мотивов обоснования возражений, а суд затем рассматривал решение Роспатента, не выходя за эти же пределы"; при необходимости же заявитель может подавать возражения многократно, уточняя основания.

Мнение Г.В. Разумовой о том, что Роспатент и особенно суд не должны выходить за пределы правовой квалификации, предложенной в исходном возражении, подверг сомнению Д.Г. Гаврилов: "Если податель возражения сослался не на тот абзац статьи 1483 ГК РФ, но, при этом представил доказательства, и Роспатент видит, что здесь действительно нет различительной способности, в том числе по другому нормативно-правовому основанию, почему в рамках живого процесса не дать ему возможность пояснить доводы? Почему ему нужно формально подавать дополнительную жалобу? Потому что он, якобы, ошибся, хотя доказательства представил надлежащие?" В ответ на эту реплику Г.П. Ивлиев заметил, что если анализировать соотношение между административной и судебной процедурами, то именно их неоднородность, невозможность в суде даже первой инстанции рассмотреть спор столь же детально, как в Роспатенте, и предполагает осторожное отношение суда к правовой переквалификации и, соответственно, исследованию доводов, которые Роспатентом не рассматривались. В целом же Г.П. Ивлиев призвал к возможной гармонизации судебных и административных процедур.

Дискуссионным является вопрос о необходимости ссылки на конкретный абзац пункта 1 статьи 1483. Большинство выступавших этот вопрос специально не рассматривало. Однако В.Н. Медведев в своём письменном отзыве указал на отсутствие необходимости ссылаться непременно на конкретный абзац пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; по его мнению, достаточной является ссылка на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ в целом. Аналогичным образом Л.Н. Линник в письменном отзыве указывает, что "целесообразно в качестве основания для оспаривания рассматривать не отдельные виды обозначений, а обозначения, описываемые целиком пунктом 1 статьи 1483... в противном случае каждый из подпунктов 1 - 4 также можно было бы рассматривать в качестве самостоятельного основания, как и отдельные перечисленные элементы, например, назначение, ценность, вид, количество, качество и т.п.". Однако отсутствие ссылки на конкретный абзац из текста закона, как нетрудно заметить, не означает, что заявитель не должен указывать своими словами, в чём конкретно состоит нарушение.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался применения абзаца 9 (последнего) пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Этот абзац гласит, что положения подпунктов 1 - 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ "применяются с учётом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения". Данная норма направлена в первую очередь на недопущение признания недействительной правовой охраны товарного знака, когда знак хотя и не отвечал условиям охраноспособности на момент регистрации, но приобрёл её впоследствии. Возникает вопрос о том, как следует поступать в обратной ситуации, когда на момент регистрации товарный знак был охраноспособен, но затем перестал быть таковым.

В ходе дискуссии было поддержано предложение, согласно которому правовая охрана товарного знака в обсуждаемой ситуации не может быть прекращена на прошлое время (например, с даты регистрации товарного знака), а должна прекращаться на будущее, но при этом некоторые отметили трудности при последовательном нормативном обосновании такой позиции.

Так, Л.А. Новоселова указала, что если бы имелась возможность аннулировать регистрацию товарного знака "задним числом" по мотиву утраты им охраноспособности, то вся система регистрации товарных знаков стала бы абсолютно бессмысленной. Ю.Т. Гульбин отметил в письменном отзыве, что "прекращение правовой охраны на будущее более отвечает хозяйственным реалиям рынка, нежели признание недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку применение в указанный временной период было правомерным и нельзя допустить, чтобы период правомерного использования не стал периодом недействительной регистрации, а возможно, и неправомерного использования товарного знака", однако реализация данной идеи затрудняется нынешним текстом статьи 1512.

Л.Л. Кирий отметила, что в ГК РФ содержится достаточно норм, позволяющих прекратить регистрацию товарного знака на будущее время, например в случае неиспользования товарного знака или утраты различительной способности (статьи 1486, 1514) и в использовании абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 в ситуациях, когда знак обладал охраноспособностью, но утратил её, нет никакой необходимости.

Н. Руйе указал, что в праве Швейцарии аннулировать товарный знак, если он уже зарегистрирован, может только суд. При этом ущерб, вызванный утратой товарным знаком своей функции, может быть возмещён лишь до момента, когда он эту функцию имел. В свою очередь, Д.В. Иванова, описывая опыт Беларуси, отметила, что в белорусском законодательстве нет аналога статьи 1512 ГК РФ, а просто указывается, что "в результате решения административного органа, патентного ведомства или суда регистрация аннулируется".

Л.Н. Линник указал в выступлении и в письменном отзыве, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на основании вывода об охраноспособности, который делается на момент предоставления товарного знака. Но вывод об охраноспособности на дату предоставления охраны, естественно, не может быть изменён последующими обстоятельствами, такими как утрата охраноспособности и, соответственно, нет никаких оснований для аннулирования регистрации задним числом. "В частности, в случае утраты обозначением различительной способности проводится повторная оценка охраноспособности... возникает новый юридический факт - вывод об утрате различительной способности... и должен применяться подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака", - говорит он. К близким выводам приходит в письменном отзыве В.В. Орлова: "При регистрации товарного знака не могло быть обстоятельств, связанных с его последующим использованием. Такие обстоятельства могут сложиться только после регистрации товарного знака". В.Н. Медведев пишет в отзыве: "...при охраноспособности товарного знака на дату подачи заявки... отсутствуют основания для признания регистрации недействительной с даты подачи заявки" и, в частности, в такой ситуации не может быть применён подпункт 1 пункта 2 статьи 1512. При этом В.Н. Медведев указывает, что в ГК РФ не рассмотрена общая ситуация утраты знаком охраноспособности (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 охватывает далеко не все возможные ситуации, в частности он не охватывает ситуацию, когда товарный знак утратил способность выполнять свою индивидуализирующую функцию вследствие несанкционированного использования третьими лицами), однако эта ситуация разрешается в судебной практике (определение ВАС РФ от 01.10.2013 N ВАС-13062/13).

В.В. Старженецкий (письменный отзыв), замечая, что в целом в описанной ситуации имеет место пробел в законе, который не может быть полностью закрыт использованием подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 (поскольку данный подпункт имеет в виду лишь очень узкий круг ситуаций, в то время как реальных ситуаций, когда правовая охрана прекращается в связи с утратой охраноспособности), вместе с тем констатирует: "Возможность ретроспективной отмены охраны товарного знака, который на момент регистрации удовлетворял всем необходимым условиям... не соотносится с фундаментальными правовыми принципами. Конституционный суд Российской Федерации неоднократно указывал, что... возможность ретроспективного толкования допускается только в особых случаях и только при наличии специальных указаний (см., например, определения от 29.11.2012 N 2348-О и от 04.06.2013 года N 966-О). Несмотря на то, что в нашем случае речь идёт не совсем об обратной силе закона, логика аргументации в данном случае совпадает. Возможность лишения правовой охраны товарного знака в ретроспективном порядке... существенно снижает уровень правовой определённости и может серьёзно дестабилизировать гражданский оборот, нарушая права его добросовестных участников".

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, Л.А. Новоселова поддержала общую позицию, но при этом отметила, что за рамками данного обсуждения остаётся вопрос о порядке возмещения убытков, которые возникают в связи с отменой регистрации товарного знака, который был охраноспособен на момент регистрации, но впоследствии охраноспособность утратил.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, заключался в том, совокупность каких именно обстоятельств должна быть основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ ( "Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя"), если соответствующее обозначение ранее использовалось иным производителем.

На обсуждение, со ссылкой на пункт 37 Правил 2015 года, а также подпункт 1 пункта 3 Рекомендаций, утверждённых приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, выносится позиция, согласно которой сам по себе факт использования обозначения новым производителем до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Для того, чтобы сделать вывод о том, что введение потребителя в заблуждение возможно, требуется наличие доказательств, во-первых, введения товаров со сходным обозначением новым производителем в гражданский оборот, и, во-вторых, и это главное, возникновения и сохранения у потребителей стройкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим знаком, и предшествующим производителем.

Второй из изложенных критериев (наличие ассоциативной связи между товаром и старым производителем) был поддержан единодушно всеми выступающими, а также в некоторых письменных отзывах (Ю.Т. Гульбин, Л.Н. Линник, В.В. Орлова).

В отношении же обязательности выполнения первого критерия (введение новым производителем соответствующих товаров в оборот) ряд выступавших высказали сомнения. Так, В.О. Калятин заметил: "Наличие использования... и обязательность установления этого факта не являются важными потому что введение в заблуждение может быть связано с разными обстоятельствами, а не только с тем, что мы будем ассоциировать с данными товарами после предыдущего производителя. Поэтому указывать [данный критерий] как обязательный, мне кажется, совершенно неправильно". В.В. Старженецкий в своём письменном отзыве также констатировал, что существенными в данной ситуации являются наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и старым производителем и ложный характер данной связи, который возник бы в случае использования знака новым производителем; доказывание же прочих фактов не является обязательным. С другой стороны, Л.Н. Линник и Ю.Т. Гульбин в своих письменных отзывах предпочитают рассматривать введение товара в оборот новым производителем как обязательное условие. А В.В. Орлова в своём письменном отзыве развила систему критериев, которые могут учитываться по таким делам, куда вошли, наряду с наличием ассоциативной связи, также сходство сравниваемых обозначений, однородность товаров, разработчик обозначения, информации в общедоступных источниках об обозначении, товаре и его первоначальном и текущем производителе.

Выступающие также отметили, что в критерии наличия ассоциативной связи между товаром и старым производителем ключевые слова - это именно ассоциативная связь. Один лишь факт того, что ранее другой производитель выпускал товар под аналогичным знаком, ещё ничего не значит, а иное означало бы, что в России был бы введён режим правовой охраны товарных знаков независимо от их регистрации (В.О. Калятин; близкую мысль высказала Е.А. Павлова), что нельзя признать правильным. Сейчас это может проверяться в отдельных случаях, в основном по мотивам недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, на что указали в своих выступлениях Р. Штефан, Л.Л. Кирий и Э.П. Гаврилов; последний, в частности, напомнил собравшимся о прецеденте: болгарская компания, длительное время присутствовавшая в нашей стране ушла с рынка, её товарный знак был прекращён; российская компания решила "занять" товарный знак и подала заявку на его регистрацию, одновременно начав производство товаров, маркированным данным знаком; в итоге Роспатент отказал в регистрации товарного знака со ссылкой на недобросовестную конкуренцию, поскольку болгарская компания была на рынке очень длительное время и регистрация знака за другой компанией вводила бы потребителя в заблуждение.

Выступавшая по данному вопросу предпоследней судья Суда по интеллектуальным правам Н.Л. Рассомагина отметила, что один из источников затруднений - неопределённость в точном сроке, по истечению которого после прекращения регистрации товарного знака можно гарантированно его "занять", не опасаясь предъявлений претензий бывшими правообладателями, отказа в регистрации товарного знака и т.п. (срок, который будет "достаточен в среднестатистической ситуации для того, чтобы потребитель как бы забыл [о товарном знаке]"). В некоторых правовых системах, но не у нас, такие сроки определены, с сожалением отмечает Н.Л. Рассомагина.

Подводя итоги, В.А. Корнеев выразил мнение, что процедура, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ может быть применена только в тех случаях, когда "у потребителя на момент регистрации товарного знака имеется какая-то особая ассоциативная связь с производителем, которая на тот момент сохранена". Такая связь на самом деле - редкость: в подавляющем большинстве случаев потребитель не имеет никаких представлений о предшествующем производителей. При этом бремя доказывания обстоятельств, предусмотренных указанным подпунктом, должно лежать на Роспатенте.

Четвёртый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации обозначений как ложных или способных ввести в заблуждение потребителей по мотиву правдоподобности обозначений.

В подпункте 2 пункта 3 вышеупомянутых Рекомендаций Роспатента указано, что в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно отвечать на вопросы: описывает ли элемент товары ложно? может ли элемент вызвать ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести в заблуждение? Если на какой-либо из этих вопросов потенциально может быть дан утвердительный ответ, целесообразно проверить, являются ли соответствующие описания или ассоциативные представления правдоподобными, то есть "поверит" ли им потребитель. Если элемент неправдоподобен, то его квалификация как ложного или способного ввести в заблуждение нецелесообразна. См., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу N СИП-837/2014.

Пример: обозначению "Сок" для минеральной воды правовую охрану предоставлять нецелесообразно, так как слово "сок" является правдоподобным и невнимательный потребитель может принять сок за минеральную воду. Однако обозначению "Нектар жизни" для той же минеральной воды правовую охрану предоставить можно, так как, хотя минеральная вода и не является нектаром (сладким соком, выделяемым цветками медоносных растений), на практике это обозначение будет восприниматься потребителями как фантазийное, неправдоподобное.

По данному вопросу выступавшие, в основном поддержав предложенную позицию, отметили сложность отделения "ложных" элементов от элементов, "вводящих в заблуждение". "На практике очень сложно разграничить ложность и способность ввести в заблуждение", - пояснила Л.Л. Кирий. В.О. Калятин заметил, что при необходимости ложность можно определить как объективное несоответствие, а введение в заблуждение - как несоответствие субъективное, однако в ходе дальнейшего обсуждения (Е.А. Павлова, Л.А. Новоселова) была показана уязвимость такого подхода (торговый центр "Лондонский молл", а находится в Москве - утверждение ложное? возможно, но как быть, если у владельца торгового центра филиал в Лондоне? где точная граница?)

При этом выявилось определённое расхождение позиций в отношении элементов, ложных при буквальном прочтении (вроде вышеупомянутого "Нектара жизни"), но являющихся неправдоподобными. Так, по мнению, Л.Н. Линника (письменный отзыв) неправдоподобные, фантазийные элементы в принципе не могут быть отнесены к ложным или вводящим в заблуждение независимо от того, являются ли они "буквально" ложными. С другой стороны, Ю.Т. Гульбин в письменном отзыве предостерегает: "Понимая позитивное значение шутки в бытовой жизни, к сожалению, приходится констатировать, что с правом не шутят. Регистрация обозначений, хотя бы и в шутку несущих в себе потенциал заблуждения, может стать плохим примером для подражания"; в частности, в приведённом примере "даже такое шутливо-фантазийное обозначение, как "Нектар жизни "в отношении минеральной воды вряд ли может быть зарегистрировано... При употреблении слова "нектар "происходит ассоциация с фруктовым напитком или другим напитком подобного рода".

В свою очередь, в письменном отзыве В.Н. Медведева, обсуждаемый вопрос рассматривается преимущественно в контексте товарных знаков с географическими указаниями и отмечается противоречивость современной практики: традиционно требуется либо строгое соблюдение географической мотивированности (производство или сбыт соответствующих товаров должны осуществляться в месте, которое соответствует данному указанию), либо явная фантазийность, нереальность географической связи (товарный знак "Арктика" для мороженого и т.п.), однако "на сегодняшний день складывается практика регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих в качестве доминирующего элемента "немотивированное "географическое указание... без указания... на исключение таких элементов из охраны, например....Токуо Table - для услуг кафе, на имя правообладателя, находящегося в Москве".

Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации обозначений как ложных или способных ввести в заблуждение потребителей в зависимости от групп товаров (услуг). Предлагается подход, согласно которому данная квалификация должна проводиться строго по отношению к тем товарам (услугам), в отношении которых испрашивается правовая охрана. Это связано с тем, что одно и то же обозначение может для одних товаров быть чисто описательным, для других - ложным, для третьих - фантазийным. См. решение Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2015 по делу N СИП-1025/2014.

Изложенная позиция была поддержана выступавшими, а также в письменных отзывах (Л.Н. Линник, В.В. Орлова, В.Н. Медведев), где было отмечено, что оценка соответствия заявленного обозначения требования требованиям пунктов 1 - 3 статьи 1483 ГК РФ всегда проводится относительного того перечня товаров и услуг, для которых предполагается регистрация, что и влечёт правильность изложенного подхода.

Закрывая заседание Совета, Л.А. Новосёлова поблагодарила всех участников дискуссии за активное участие.