Приложение

Приложение

К заседанию Совета были подготовлены дополнительные вопросы, которые не были предметом устного обсуждения непосредственно в заседании, но по которым был представлен ряд письменных заключений. Ниже приводятся эти вопросы с позициями к обсуждению, сформулированной на основе практики Суда по интеллектуальным правам, и мнениями, изложенными в письменных отзывах.

1. Вопросы по пункту 1 статьи 1483 ГК РФ

1.1. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара - конечным адресатом соответствующих товаров.

Например, в отношении товара "коктейли" адресную группу потребителей составляют конечные покупатели - лица, которые приобретают коктейли. Поэтому доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих у барменов - лиц, продающих коктейли, ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут.

См. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014.

Необходимость учёта ассоциативных связей именно средних потребителей - и в отношении именно тех товаров, на которые знак регистрируется - специально подчеркнул Л.Н. Линник.

1.2. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Поэтому при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, подлежат учёту имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

См. постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу N СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу N СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу N СИП-140/2015.

В.Н. Медведев указал, что отсутствие различительной способности обозначения устанавливается независимо от товаров и услуг, для которых его предполагается использовать, поскольку если обозначение труднопроизносимо, сложно для восприятия и т.п., соответствующий вывод не зависит от того, для каких товаров или услуг его использование планируется.

Л.Н. Линник обратил внимание, что исследование вопроса о различительной способности должно производиться отдельно для каждой категории товаров, ля которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

1.3. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

В силу пункта 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. Следовательно, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки. С учётом этого именно на дату приоритета товарного знака подлежат учёту имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении спорного обозначения.

См. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу N СИП-161/2013, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 27.07.2015 по делу N СИП-31/2015.

В.В. Старженецкий отмечает, что изложенная позиция сформулирована без учёта положений абзаца 9 пункта 2 статьи 1512, который допускает иной подход (на этот момент также обращает внимание В.В. Орлова). Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ может производится и с учётом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513), так как со временем восприятие потребителем тех или иных обозначений может измениться. На аналогичные моменты указывает Л.Н. Линник.

1.4. Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Положения части IV ГК РФ, вообще говоря, не исключают возможности правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак не в точном соответствии с тем обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана, ср. статью 1486. Однако правовая охрана предоставляется именно обозначению, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, а не фактически используемому обозначению.

Поэтому при оценке обозначения, зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в свидетельстве или заявке на товарный знак.

См. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

Данная позиция была поддержана Л.Н. Линником.

1.5. Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся в частности обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации (пункт 34 Правил 2015 года).

Вместе с тем сам по себе факт использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак не достаточен для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в отношении этого обозначения, и соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциативных связей в отношении конкретного обозначения.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдалённостью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак.

См. постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу N СИП-537/2014, от 09.02.2015 по делу N СИП-687/2014.

В.Н. Медведев выражает согласие с тем, что "длительность использования конкретного обозначения.... не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности"; по его мнению, скорее, наоборот, именно "оригинальность обозначения способствует его использованию разными производителями".

Ю.Т. Гульбин уточняет, что "интенсивность использования можно разделить на хозяйственно-производственную (например, объем выпускаемой продукции) и рекламно-информационную (упоминание в рекламе, СМИ)".

1.6. При оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану.

Различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя с этим обозначением. Обстоятельства, относящиеся к субъекту, испрашивающему охрану, не могут свидетельствовать об ассоциативных связях потребителей в отношении обозначения.

См. постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу N СИП-322/2013.

Л.Н. Линник указывает, что "при оценке аспектов, относящихся к различительной способности обозначений, предусмотренных пунктом 1, целесообразен учёт обстоятельств, связанных с личностью заявителя, только в том случае, если эти обстоятельства не нарушают и не могут стать причиной нарушения прав третьих лиц на регистрацию аналогичного знака, фактически используемого ими в обороте".

В.Н. Медведев уточняет, что обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего охрану товарного знака, всё же должны учитываться в тех случаях, когда потребитель научился выделять соответствующую продукцию среди однородной и ассоциировать её с конкретным лицом.

В.В. Старженецкий отмечает, что товарный знак призван индивидуализировать конкретные товары и, соответственно, на его способность осуществлять свою основную функцию по общему правилу не должна влиять личность правообладателя. Однако в некоторых случаях личность лица все же может учитываться наряду с иными обстоятельствами, например, когда речь идёт о злоупотреблении правом, проявлениях недобросовестной конкуренции (см., например, подход определение ВС РФ N 310-ЭС15-2555 по спору о товарном знаке "Афродита").

В.В. Орлова указала, что хотя тезис о том, что "различительная способность представляет собой свойство обозначения", бесспорен, различительная способность проявляется не сама по себе, а именно вследствие деятельности заявителя, в частности в результате выпуска им соответствующих товаров, то есть отрицать существование любых связей с личностью заявителя в данном случае нельзя.

Вместе с тем Ю.Т. Гульбин выразил полное согласие с изложенным подходом, отметив, что делать вывод о наличии или отсутствии различительной способности товарного знака, основываясь хотя в части на оценке личности субъекта, испрашивающего правовую охрану, ошибочно.

1.7. Малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом из подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно упомянутому подпункту не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на место производства товара, что исключает регистрацию в качестве товарных знаков географических наименований, если они могут восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя.

Однако нужно учитывать, что потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определённой степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением могут быть условно разделены на две группы:

- известные географические названия, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;

- малоизвестные названия, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

В частности, если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название - такое, что источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, - ему может быть предоставлена правовая охрана. Дело в том, что при недоступности соответствующей информации для рядового потребителя такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение.

См. постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу N СИП-161/2013.

Ю.Т. Гульбин выразил несогласие с изложенной позицией: по его мнению, "любое географическое название должно охватываться запретом для регистрации товарного знака", поскольку даже малоизвестные географические названия в большинстве случаев легко определяются потребителями как географические по морфологической структуре и заставляют потребителей предполагать связь товарного знака с соответствующим географическим объектом.

Л.Н. Линник в целом согласился с изложенной позицией, однако внёс ряд уточнений. Так, вопрос определения малоизвестности географического названия требует определения круга источников, которые следует учитывать, и, возможно, при этом следует ограничиться массовыми школьными учебными пособиями, а также информацией из СМИ (с учётом тиражей). Также Л.Н. Линник обратил внимание, что в эпоху Интернета полная неизвестность географического названия (его полная недоступность потребителю) практически невозможна, речь идёт именно об относительной доступности и массовости распространения соответствующих знаний.

1.8. Какие обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение указывает на назначение товара?

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В судебной практике возник вопрос о том, какие обозначения можно считать указывающими на назначение товаров. Под назначением товара обычно понимают способность этого товара удовлетворять потребности в чем-либо.

Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара, определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующего товара. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

- понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

- воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Достаточным для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначение товара будет установить, что:

- обозначение указывает на то, что товары адресованы определённой группе потребителей, или

- обозначение указывает на то, что товар адресован, в том числе определённой группе потребителей, или

- обозначение указывает на определённый результат, получаемый потребителями товаров, или

- товар предназначен в первую очередь для удовлетворения потребностей, не связанных с обозначением, но может использоваться и по назначению, на которое указывает обозначение.

См., например, дело N СИП-116/2015.

В.Н. Медведев указывает, что элементы вроде "текстиль для дома" и т.п. являются неохраняемыми в силу указания на вид товара и его назначение.

Ю.Т. Гульбин отмечает, что предложенные выше критерии, "достаточные для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначение товара" являются неисчерпывающими, например, можно добавить такой критерий: "обозначение указывает на профессиональную, социальную или иную сферу использования".

Л.Н. Линник выразил уверенность в том, что при признании обозначения описательным, то есть отсутствия у обозначения различительной способности по причине необходимости обеспечения возможности использования такого описания всеми участниками рынка, следует учитывать, в какой форме осуществляется такое указание с точки зрения защиты интересов участников гражданского оборота. Если форма является новой и оригинальной для рынка указанных товаров, а также формирует у потребителей дополнительные ассоциации, то обозначению может быть предоставлена охрана и в случае, если при этом указывается на адресацию товаров определённой группе потребителей и на определённый результат.

2. Вопросы по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ

2.1. Определяет ли однородность товаров возможность введения потребителей в заблуждение относительно их изготовителя?

Роль однородности товаров различается в зависимости от вида товаров. Так, в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения (пункт 3.1.5 Методических рекомендаций, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198). В отношении товаров широкого потребления при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, поскольку во втором случае вероятность смешения меньше (товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли).

Далее, при 4и однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают. При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (автомобили, компьютеры, ювелирные изделия и др.) покупатели более внимательны и вероятность смешения невелика; наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования, в частности продуктов питания, степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. См. пункт 3.1.6 упомянутых Методических рекомендаций.

В целом же можно сделать вывод о том, что возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

См. решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-9/2013.

В.Н. Медведев отметил что последнее утверждение (о возможности введения в заблуждение в случае формально неоднородных товаров) из действующего законодательства напрямую не вытекает. При необходимости его обосновать наиболее естественный способ - ссылка на недобросовестную конкуренцию. Однако этот подход затруднителен для применения Роспатентом, поскольку выявление акта недобросовестной конкуренции вне компетенции последнего.

Л.Н. Линник избрал другой подход и указал, что, по его мнению, изложенные выше критерии (частота использования товаров, целевая аудитория, цена), по существу, и определяют "формальную однородность" товаров, в связи с чем последнее утверждение становится тавтологичным.

2.2. Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ должно учитываться восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из смыслового значения обозначения, с учётом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений ("скандальных знаков") не является исчерпывающим и носит обобщающий характер.

Например, в пункте 37 Правил 2015 года отмечено, что при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично применённая национальная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, непристойные слова и изображения, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии. Ясно, что данный перечень не является исчерпывающим, а сама оценка связана в том числе с национальными традициями и культурой.

Например, обозначение "В кругу семьи", зарегистрированное в отношении алкогольных напитков, будет противоречить общественным интересам, поскольку посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам.

См. судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делам N СИП-509/2014, СИП-592/2014, СИП-604/2014, СИП-16/2013.

Ю.Т. Гульбин отмечает, что "в свете недавних политических событий" в редакции подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ можно было бы использовать более развёрнутую формулировку вида "...противоречащие общественным интересам, принципам религиозной веротерпимости, гуманности, морали и нравственности".

Л.Н. Линник сделал маленькое замечание: положение, касающееся противоречия обозначения общественным интересам слов с нарушениями правил орфографии, следует применять только если обозначение способно вызвать негативные ассоциации. В противном случае под действие этого пункта подпадали бы все фантазийные, не имеющие семантического значения обозначения.

2.3. Сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещённым на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения выводов о противоречии государственной регистрации общественным интересам. Вместе с тем установление факта недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака является основанием для признания его противоречащим публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

Так, регистрация спорного обозначения, разработанного ранее и активного используемого многими предприятиями, на имя заявителя, не имеющего отношения к разработке и продвижению этого товарного знака и не являющегося производителем соответствующих товаров, противоречит требованиям статьи 10-bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах и, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия. В этом смысле регистрация товарного знака противоречит публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества (см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-322/2014).

Вместе с тем наличие признаков недобросовестной конкуренции не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение (см. судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-141/2014).

В.Н. Медведев отмечает противоречие между последним выводом пункта 2.3 приложения и выводами в пункте 2.1 приложения: по пункту 2.3 приложения выходит, что наличие признаков недобросовестной конкуренции в отношении идентичных товаров "не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение", а по пункту 2.1 наличие признаков недобросовестной конкуренции в отношении неоднородных товаров может свидетельствовать об этом.

Л.Н. Линник обратил внимание на то, что в описанной пункте 2.3 ситуации обычно требуется учитывать и авторские и смежные права разработчиков товарного знака.