Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2018 г. по делу N СИП-536/2017
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 24 января 2018 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Снегура А.А.,
судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сарсенбаевой Д.А.,
рассмотрел в судебном заседании исковое заявление компании The Net-A-Porter Group Limited (1 the Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, Great Britain, UK)
к обществу с ограниченной ответственностью "Портер" (8-ая линия Васильевского острова, д. 29, Санкт-Петербург, 199004, ОГРН 1027800560523)
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 259258 в отношении части товаров 16-го и услуг 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков в связи с его неиспользованием.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, Москва, ОГРН 1047730015200).
В судебном заседании принял участие представитель компании The Net-A-Porter Group Limited Плоткина М.А. (по доверенности от 22.06.2017).
Суд по интеллектуальным правам установил:
иностранная компания The Net-A-Porter Group Limited (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Портер" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 259258 в отношении товаров 16-го и услуг 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием.
На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
В обоснование заявленных требований компания указывает на то, что является производителем различного рода печатной продукции (журналов, брошюр), а также материалов для упаковки и расфасовки продукции.
Компания ссылается на то, что ею осуществлены подготовительные действия к использованию на территории Российской Федерации обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров 16-го и услуг 41-го классов МКТУ, путем подачи в Роспатент соответствующей заявки N 2017725645. Также компания отмечает, что в ее фирменном наименовании использован словесный элемент "PORTER".
Кроме того, истец обращает внимание, что при проведении информационного поиска в сети Интернет им не были обнаружены сведения об использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров и услуг, относительно которых имеется заинтересованность истца в досрочном прекращении этого товарного знака.
В ходатайстве о приобщении дополнительных доказательств, поступившем в суд 20.12.2017, компания отмечает, что она осуществляет реализацию журналов "PORTER" в печатном виде, а также в цифровых версиях (путем продажи через печатные киоски либо подписки на журнал в сети Интернет). Ссылаясь на справку об объемах продаж, компания утверждает, что в период с 2015 по 2017 годы было реализовано более одного миллиона экземпляров издаваемого ею журнала "PORTER" по всему миру.
Общество отзыв на исковое заявление не представило.
Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.
До начала судебного заседания от компании поступило ходатайство об уточнении предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым компания просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 259258 в отношении товаров 16-го "альбомы; атласы; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; вывески бумажные или картонные; издания печатные; продукция печатная; проспекты; календари; картинки; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы канцелярские для запечатывания; принадлежности конторские [за исключением мебели]; фотогравюры; фотографии" и услуг 41-го "публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; служба новостей".
Представитель истца в судебном заседании поддержал названное ходатайство, просил принять уточнение предмета исковых требований.
Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточнение предмета исковых требований в редакции, изложенной в ходатайстве от 19.01.2018.
В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме (с учетом уточнения предмета исковых требований).
Ответчик и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенные надлежащим образом, в том числе путем своевременного размещения информации о времени и месте проведения судебного заседания в сети Интернет, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.
С учетом изложенного суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.
Как следует из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака "![]()
" по свидетельству Российской Федерации N 259258, зарегистрированного 24.11.2003 с приоритетом от 05.03.2002 в отношении товаров 16-го "авторучки; альбомы; аппараты для ламинирования документов; атласы; афиши; белье столовое бумажное; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; вывески бумажные или картонные; издания печатные; продукция печатная; проспекты; изделия картонные; календари; картинки; картон; карты; клеи канцелярские или бытовые; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовые; наклейки самоклеящиеся; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; принадлежности конторские [за исключением мебели]; товары писчебумажные; устройства для запечатывания конторские; флаги [бумажные]; фотогравюры; фотографии; чернила; штампы с адресами; штемпеля; щиты для афиш бумажные или картонные", услуг 35-го "агентства по коммерческой информации; аудит; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; реклама; рекламные агентства; реклама интерактивная в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; фотокопирование"; 39-го "авиаперевозки; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат вагонов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги транспортные; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; экспедирование грузов"; 41-го "видеосъемка; информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация лотерей; дискотеки; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; служба новостей" и 43-го "аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; мотели; пансионаты; услуги кемпингов" классов МКТУ.
Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении части товаров 16-го и услуг 41-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, направил 20.07.2017 в адрес ответчика претензию от 19.07.2017 с требованием о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак.
Не получив от ответчика ответ на претензию от 19.07.2017, истец по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.
Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Компанией соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленной в материалы дела претензией в адрес общества от 19.07.2017 (т. 1 л.д. 44-49), в которой изложено требование о добровольном отказе общества от исключительного права на спорный товарный знак, а также соблюден двухмесячный срок с момент направления этой претензии (20.07.2017, что следует из описи вложения в ценную бандероль; т. 1 л.д. 50) в адрес общества на подачу настоящего искового заявления, что обществом и Роспатентом не оспаривается.
В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.
Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".
Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.
Как следует из представленной в материалы дела информации о компании, к основному виду ее экономической деятельности относится розничная торговля через заказы по почте или через сеть Интернет.
В подтверждении заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компанией в материалы дела представлены следующий документы: фотоизображения продукции, изготавливаемой компанией (бумажный (картонный) пакет, упаковочные материалы (пузырчатый пакет)), маркированные обозначением "PORTER"; распечатка с Интернет сайта https://buro247.ru, содержащая сведения о журнале "PORTER"; сведения о заявках на предоставление правовой охраны товарных знаков со словесным элементом "PORTER" по международным регистрациям на территории Российской Федерации; справка об объемах продаж в мире журнала "PORTER" за период с 2015 по 2017 годы; сведения об участии компании в конкурсах в области средств массовой информации, посвященной моде; сведения о принадлежности компании доменного имени http://www.comlaude.com; копии заказов на поставку компанией различной продукции (рекламных образцов сумок, сумок ластовиц, пузырьковых сумок), маркированной обозначением "PORTER"; образец рекламной продукции; копии страниц журнала "PORTER" за периоды с 2015 по 2017 годы.
Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные компанией доказательства, приходит к выводу о том, что компания осуществляет издательскую деятельность путем изготовления и реализации как в печатном виде, так и в цифровом (в сети Интернет) журнала "PORTER", а также изготовление и реализацию иных сопутствующих товаров (сумок с символикой журнала) и печатных изданий.
Кроме того, компанией осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлены следующие документы: временный отказ Роспатента в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку со словесным элементом "PORTER" по международной регистрации N 1207739; заявка N 2017725645 на государственную регистрацию обозначения со словесным элементом "PORTER" в отношении товаров 9-го и 16-го классов МКТУ.
При этом сходство обозначения "![]()
" по заявке N 2017725645 со спорным товарным знаком "![]()
" обусловлено фонетическим и семантическом тождеством их доминирующих словесных элементов "PORTER". При этом, факт включения в спорный товарный знак словесного элемента "ПОРТЕР", представляющего собой транслитерацию словесного элемента "PORTER", и включение в состав обозначения по заявке N 2017725645 словесных элементов "powered by NET-A-PORTER", равно как и использование различных шрифтов при их исполнении, не влечет качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений, поскольку их доминирующие элементы выполнены крупнее остальных элементов, занимают центральное положение, а следовательно, акцентирует основное внимание при их восприятии.
Дополнительно сходство сравниваемых обозначений подтверждается отказом Роспатента в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку со словесным элементом "PORTER" по международной регистрации N 1207739.
В отношении однородности производимых и реализуемых истцом товаров (журнал, картонные и пузырчатые пакеты) и оказываемых услуг по изданию журнала с товарами 16-го и услугами 41-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.
Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).
Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.
Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).
Судебная коллегия полагает, что журнал "PORTER", реализуемый истцом, однороден таким товарам 16-го класса МКТУ, как "альбомы; атласы; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; вывески бумажные или картонные; издания печатные; продукция печатная; проспекты; календари; картинки; материалы графические печатные; материалы канцелярские для запечатывания; принадлежности конторские [за исключением мебели]; фотогравюры; фотографии, поскольку данные товары относятся к одной родовой группе (печатная продукция), а соответственно имеют один круг потребителей, условия и места реализации (киоск по продаже печатной продукции, букинистический магазин), в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику
