Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2018 г. по делу N СИП-12/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение о государственной регистрации товарного знака и обязал Роспатент повторно рассмотреть поданное возражение, поскольку при принятии оспариваемого решения не был проведен детальный анализ заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного ему товарного знака на предмет установления их сходства до степени смешения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2018 г. по делу N СИП-12/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 23 января 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-218/2018 по делу N СИП-12/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Кручининой Н.А.,

судей - Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИЛЬЁРЕ" (ул. Мытная, д. 28, стр. 3, помещение 2, комната 5, Москва, 119049, ОГРН 1167746516651) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2016 N 214718789 об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789 и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2014718789 в качестве товарного знака.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ИТААЛЛА" (ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, Москва, 127055, ОГРН 1147746527213) и иностранная компания FASHION TRADE S.R.L. (Via Crescenzio, 80, Roma, Italy).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИЛЬЁРЕ" - Золотых Н.И. и Курапова А.Г. (по доверенности от 20.12.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности 19.06.2017 N 01/32-503/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЛАМИЛЬЁРЕ" (далее - общество "ЛАМИЛЬЁРЕ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2016 N 214718789 об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Роспатента от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789 и обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по заявке N 2014718789 в качестве товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ИТААЛЛА" и иностранная компания FASHION TRADE S.R.L. (далее - компания).

В обоснование заявленных требований общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" ссылается на то, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку обозначение по заявке N 2014718789 и товарный знак по международной регистрации N 571589, по мнению общества "ЛАМИЛЬЁРЕ", не являются сходными до степени смешения.

Как считает заявитель, Роспатент, сделав вывод о несоответствии заявленного обозначения названной норме, переоценил вывод экспертизы о соответствии этого обозначения пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ (относительно товарного знака по международной регистрации N 3915390) в отношении обозначения "Fellini", которое, как следует из решения о регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не имеет ассоциативной связи с обозначением "Fellini".

Общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" полагает, что Роспатентом не принято во внимание то, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, при этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

При этом общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" считает, что в заявленном на регистрацию обозначении доминирующее положение занимает элемент, представляющий собой стилизованную букву "О", выполненную в оригинальной графической манере, при которой используется спрямленный шрифт, а высокая степень стилизации буквенных элементов заявленного обозначения, их оригинальная художественная проработка обусловливают вывод о том, что данный словесный элемент теряет в заявленном обозначении свой словесный характер и воспринимается только как одна из неотъемлемых частей единой (неделимой) оригинальной изобразительной композиции. К тому же общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" обращает внимание на то, что заявленное обозначение состоит из комбинации стилизованных букв в латинице и кириллице и может восприниматься потребителями как "OFELLIПI".

Заявитель отмечает отсутствие сходства до степени смешения словесных элементов сравниваемых обозначений ввиду использования разного шрифта, алфавита, цветовой гаммы, отсутствия семантического значения у заявленного на регистрацию обозначения и представление противопоставленным товарным знаком фамилии итальянского происхождения, а также наличия в заявленном обозначении букв "О" и "П", придающих иное фонетическое звучание, что свидетельствует об отсутствии графического, семантического и фонетического сходства сравниваемых словесных элементов.

Анализируя изобразительные элементы сравниваемых обозначений, общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" обращает внимание на их различную внешнюю форму (прямоугольник и круг), различные смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в нем, просил в его удовлетворении отказать.

Заинтересованное лицо отмечает, что сравниваемые обозначения включают семантически и фонетически тождественный словесный элемент "FELLINI", что обусловливает сходство этих обозначений по семантическому и фонетическому критерию.

При этом, по мнению заинтересованного лица, элемент заявленного обозначения, который, по утверждению заявителя, воспринимается как буква "О", образован двумя "Г-образными" фигурами, имеет графическую проработку и два аналогичных элемента меньшего размера, расположенных в нижней части заявленного обозначения, в связи с чем не вызывает ассоциации с буквой "О" и воспринимается как отдельный изобразительный элемент, не влияющий на фонетику словесного элемента.

Также возражая против доводов общества "ЛАМИЛЬЁРЕ", Роспатент ссылается на то, что заявленное на регистрацию обозначение выполнено буквами латинского алфавита прямоугольным шрифтом, и предпоследняя буква словесного элемента воспринимается как строчная буква "п" латинского алфавита, выполненная прямоугольным шрифтом в единой графической манере с остальными буквами слова, в связи с чем словесный элемент читается как слово "FELLINI".

О таком прочтении словесного элемента заявленного на регистрацию обозначения, по мнению Роспатента, свидетельствует и размещение его обществом "ЛАМИЛЬЁРЕ" на сайте http://www.fellini.ru/fellini.company.html., согласно информации с которого "FELLINI" позиционирует себя как сугубо итальянский бренд, продукция которого выпускается на одноименной фабрике в Италии.

Роспатент, соглашаясь с тем, что сравниваемые обозначения имеют графические отличия, вместе с тем обращает внимание на то, что словесный элемент "FELLINI" легко читается, запоминается, занимает большую часть в заявленном обозначении и является существенным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении, на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения. Данные обстоятельства, по мнению Роспатента, могут привести к восприятию потребителями сравниваемых обозначений, как принадлежащих одному лицу.

Кроме того, заинтересованное лицо отмечает, что установленное им отсутствие ассоциативной связи между заявленным обозначением и итальянской компанией "Fellini" не свидетельствует об отсутствии ассоциативной связи между заявленным обозначении и противопоставленным товарным знаком.

К тому же, Роспатент отмечает однородность товаров 18 и 25-го классов МКТУ, что не оспаривается обществом "ЛАМИЛЬЁРЕ".

В судебном заседании представители общества "ЛАМИЛЬЁРЕ" выступили по доводам, изложенным в заявлении, просили его удовлетворить.

Представитель Роспатента выступил по доводам, изложенным в отзыве на заявление, просил в его удовлетворении отказать.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 05.06.2014 общество "ИТААЛЛА" подало в Роспатент заявку N 2014718789 на регистрацию комбинированного товарного знака в отношении товаров 18 ("альпенштоки; бумажники; визитницы [картодержатели]; вожжи; гарнитуры сбруйные; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; ящики из фибры; сундуки из фибры; кошельки из металлических колечек; кошельки; портмоне; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; одежда для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки для нот; перевязи для ношения ребенка; беби-слинги; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала [меха]; попоны для лошадей; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хлысты; хомуты для лошадей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; конская сбруя и шорные изделия; шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи аксессуары]"), 25 ("апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; головные уборы; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты") и услуг 35-го классов МКТУ.

Роспатентом 21.03.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ; в отношении товаров 18, 25-го и части услуг 35-го класса МКТУ в государственной регистрации заявленного обозначения отказано ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

От общества "ЛАМИЛЬЁРЕ" и общества "ИТААЛЛА" в Роспатент 20.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента от 21.03.2016 в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 18 и 25-го классов МКТУ, мотивированное доводами, аналогичными доводам, изложенным в заявлении, поданном в суд.

Также в обоснование права на подачу возражения общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" указало на то обстоятельство, что 11.07.2016 в Роспатент подано заявление от общества "ИТААЛЛА" о совершении юридически значимого действия - передаче прав по заявке N 2014718789 на имя общества "ЛАМИЛЬЁРЕ".

По результатам рассмотрения указанного возражения 11.10.2016 Роспатентом принято решение об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе решения Роспатента от 21.03.2016, в связи с несоответствием заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "ЛАМИЛЬЁРЕ", полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248, 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака в административном порядке, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановления от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2014718789 (05.06.2014) и даты подачи обществом "ЛАМИЛЬЁРЕ" и обществом "ИТААЛЛА" возражения (20.07.2016), суд установил, что правовая база для оценки охраноспособности этого обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197) и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован тем, что Роспатент, применив методику сравнения обозначений, изложенную в пунктах 14.4.2, 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил N 32, пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения, заявленного на регистрацию, и противопоставленного товарного знака, зарегистрированного для однородных товаров 18 и 25-го классов МКТУ.

При этом Роспатент отметил, что словесный элемент в заявленном обозначении выполнен легко прочитываемым шрифтом буквами латинского алфавита, в связи с чем заявленное обозначение не может быть отнесено к категории изобразительных обозначений. Предпоследняя буква слова воспринимается как строчная буква "n" латинского алфавита, выполненная прямоугольным шрифтом в единой графической манере с остальными буквами слова, в связи с чем словесный элемент будет восприниматься потребителями как известная итальянская фамилия "Fellini" (Феллини).

Также, с учетом пункта 6.3.2 Методических рекомендаций N 197, Роспатент указал, что словесные элементы "Fellini" заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации N 571589 являются фонетически тождественными, поскольку полностью совпадают состав букв / звуков и их расположение по отношению друг к другу. Кроме того, обозначения порождают одинаковые смысловые ассоциации, связанные с распространенной итальянской фамилией Феллини.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и, учитывая, что словесный элемент "Fellini" занимает значительную площадь заявленного обозначения (в сравнении с изобразительным элементом), Роспатент признал, что словесный элемент "Fellini" является существенным индивидуализирующим элементом в заявленном обозначении.

В то же время, соглашаясь с доводами возражения о визуальном различии обозначений, Роспатент посчитал, что данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество их сильных словесных элементов.

Коллегия судей не может согласиться с решением Роспатента по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06 по делу N А40-10573/04-5-92, в целях установления угрозы смешения необходимо учесть, что она зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг; в частности, на усиление различительной способности влияет длительность использования товарного знака на территории России; как правило, потребитель при идентификации товаров руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Аналогичная правовая позиция была отражена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011.

Обозначение по заявке N 2014718789 является комбинированным, включает прямоугольник черного цвета, на фоне которого размещено словесное обозначение "FELLINI", выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от слова размещен изобразительный элемент в виде стилизованного квадрата, образованного двумя "Г-образными" фигурами. Высота квадрата равна высоте букв словесного элемента. Два аналогичных по форме, но значительно меньших по размеру изобразительных элемента размещены под квадратом и словесным элементом. Композиция выполнена в черно-серой цветовой гамме.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации N 571589 является комбинированным, выполнен в виде геральдической композиции, включающей стилизованные изображения льва, единорога и короны. Между изображениями льва и единорога на фоне овала белого цвета выполнена буква "F". Под буквой "F" на фоне изогнутой ленты размещен словесный элемент "FELLINI", выполненный буквами латинского алфавита.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил N 32, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В частности графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил N 32 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 6.3 Методических рекомендаций N 197 предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 6.3.1 указанных Методических рекомендаций N 197 отмечено, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности (пункт 6.3.3 Методических рекомендаций N 197).

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций N 197 при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций N 197).

При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных) (пункт 5.3 Методических рекомендаций N 197).

Как следует из оспариваемого решения Роспатента, вывод Роспатента о сходстве названных обозначений до степени смешения сделан на основе анализа словесных элементов, входящих в состав этих обозначений, определяющих, по мнению Роспатента, запоминание обозначений благодаря известности итальянской фамилии "Феллини", а также на доминирующим положении словесного элемента перед изобразительным в обозначении по заявке N 2014718789.

При этом Роспатент, согласившись с наличием визуальных различий в сравниваемых обозначениях признал, что данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество их сильных словесных элементов.

Вместе с тем Роспатентом в ходе сопоставления сравниваемых обозначений с точки зрения их визуального сходства не принято во внимание основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Кроме того, из оспариваемого решения Роспатента не усматривается на основании каких положений и признаков Роспатент оценивал визуальные отличия сравниваемых обозначений и к каким выводам пришел в результате анализа изобразительных элементов этих обозначений, как не усматривается и анализ противопоставленного товарного знака, в результате которого Роспатент пришел к выводу о том, что именно его словесный элемент является сильным, доминирующим.

Таким образом, Роспатент при установлении сходства до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака сосредоточился на сравнении отдельного словесного элемента "Fellini", тогда как, прежде всего, должен был исходить из восприятия обозначений в целом (общего впечатления) рядовым потребителем.

Суд учитывает, что первоначально Роспатентом вменялось несоответствие испрашиваемого обозначения по заявке N 2014718789 подпункту 2 пункту 9 статьи 1483 ГК РФ, а именно использование в обозначении фамилии известного итальянского кинорежиссера - Ftderico Fellini, а также пункту 3 статьи 1483 ГК РФ - использование обозначение "Fellini" известной итальянской компании, являющейся производителем обуви, сумок и аксессуаров.

Однако впоследствии эти возражения Роспатента согласно решению о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 21.03.2016 были сняты.

При этом суд полагает необходимым отметить, что Роспатент, сделав вывод о том, что словесный элемент "Fellini" определяет запоминание сравниваемых обозначений благодаря известности итальянской фамилии Феллини, не сослался на доказательства, на основании которых он пришел к выводу об известности и легкой запоминаемости данной фамилии рядовому потребителю.

Кроме того, относительно различительной способности противопоставленного товарного знака коллегия судей обращает внимание на то, что в результате предпринятых судом попыток известить третье лицо - компанию (правообладателя противопоставленного товарного знака) о настоящем судебном процессе, судом на основании ответа компетентного органа страны места регистрации компании установлено, что компания "закрыта давно". Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что противопоставленный товарный знак не используется его правообладателем, что может влиять на различительную способность этого товарного знака, поскольку на усиление различительной способности, а, следовательно, на повышение вероятности смешения обозначений, влияет длительность использования товарного знака на территории России.

Как разъяснено в пункте 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Судебная коллегия полагает, что решение Роспатента, принятое с допущенными Роспатентом нарушениями (без анализа сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака на основе восприятия не отдельных элементов, а обозначений в целом (общего впечатления)), в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 18 и 25-го классов МКТУ затрагивает права заявителя, поскольку без достаточных к тому оснований делает невозможным предоставление правовой охраны заявленному на регистрацию обозначению.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о необоснованности оспариваемого ненормативного правового акта и о несоответствии его пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение в названной части принято уполномоченным органом, в нарушение требований действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем, требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным, подлежит удовлетворению в соответствующей части.

Пунктом 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом не был проведен детальный анализ заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет установления их сходства до степени смешения с учетом восприятия не отдельных элементов, а обозначений в целом (общего впечатления), в том числе формируемого изобразительным элементом, суд полагает необходимым направить возражение заявителя на новое рассмотрение в Роспатент.

Поскольку возражение заявителя направляется на новое рассмотрение в Роспатент, требование об обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по заявке N 2014718789 в качестве товарного знака удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИЛЬЁРЕ" удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.10.2016 N 214718789 об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789 как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В удовлетворении требования об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2014718789 в качестве товарного знака отказать.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 20.07.2016.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИЛЬЁРЕ" 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев