Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2018 г. N С01-1101/2017 по делу N СИП-119/2017 Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции и признал недействительным решение Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения на его решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатентом нарушена процедура рассмотрения данного возражения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2018 г. N С01-1101/2017 по делу N СИП-119/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 5 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 марта 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранной компании - Global Marketing and Distribution AG (Dammstrasse, 19, Zug, Switzerland, 6301) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2017 по делу N СИП-119/2017 (судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н.)

по заявлению Global Marketing and Distribution AG о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.11.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.04.2016 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку со словесными элементами "Marco Polo" и "Little Cigars Cherry" по международной регистрации N 1218457.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (DzhL PDT D-r Dzhastin Sihombing 43, Siantar Timur, Kota Pematang SianDzhar, Sumatra, Indonesia).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Global Marketing and Distribution AG - Проничева Е.Ю., Невзоров И.В. (по доверенности от 12.02.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41);

от N.V. Sumatra Tobacco Trading Company - Мельников А.В. (по доверенности от 07.08.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - Global Marketing and Distribution AG (далее - компания Global Marketing and Distribution AG) - обратилась в Суд по интеллектуальным правам к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) и федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 29.11.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 19.04.2016 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку со словесными элементами "Marco Polo" и "Little Cigars Cherry" по международной регистрации N 1218457.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (далее - компания N.V. Sumatra Tobacco Trading Company), являвшаяся правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213.

Протокольным определением от 17.10.2017 Судом по интеллектуальным правам приняты отказ компании Global Marketing and Distribution AG от требований к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" и уточнение требований.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2017 производство по делу в части требований, предъявленных к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности", прекращено; заявление компании Global Marketing and Distribution AG оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Global Marketing and Distribution AG, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит указанный судебный акт отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента от 29.11.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 19.04.2016 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку со словесными элементами "Marco Polo" и "Little Cigars Cherry" по международной регистрации N 1218457.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, компания Global Marketing and Distribution AG ссылается на ошибочность вывода суда первой инстанции о том, что Роспатент правомерно отклонил ходатайство данной компании о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с рассмотрением Судом по интеллектуальным правам искового заявления компании Global Marketing and Distribution AG о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, согласно положениям абзаца пятого пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) право Роспатента на перенос заседания коллегии является его обязанностью и, следовательно, не может осуществляться Роспатентом произвольно.

По мнению компании Global Marketing and Distribution AG, такое толкование следует из правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 по делу N ГКПИ10-1228, а также в решениях Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2016 по делу N СИП-265/2016 и от 16.10.2014 по делу N СИП-46/2013.

Таким образом, заявитель кассационной жалобы считает, что Роспатент, вопреки требованиям Правил N 56, не обеспечил условий для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, нарушив процедуру рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Компания Global Marketing and Distribution AG в кассационной жалобе обращает внимание на то обстоятельство, что президиум Суда по интеллектуальным правам, отклоняя аналогичный довод, заявленный в рамках дела N СИП-16/2017, исходил из того, что в материалах административного дела отсутствовало письменное ходатайство лица о переносе заседания коллегии палаты по патентным спором и отсутствовало упоминание об указанном ходатайстве в протоколе заседания коллегии.

Вместе с тем, как отмечает компания Global Marketing and Distribution AG, в материалах настоящего дела содержится письменное ходатайство о переносе заседания коллегии на более позднюю дату, которое рассмотрено и отклонено коллегией.

Компания полагает, что при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции допущено нарушение норм материального права.

Так, по мнению компании Global Marketing and Distribution AG, делая вывод о том, что Роспатент правомерно не принял во внимание документы, подтверждающие известность спорного обозначения (справку об объемах продаж сигарилл "Marco Polo" и таможенную декларацию), поскольку данные документы не были представлены при подаче возражения в Роспатент, и основывая этот вывод на пункте 2.5 Правил N 56, суд первой инстанции не учел, что положения названного пункта не распространяются на возражения, "поданные на решения экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака", предусмотренные пунктом 1.6 Правил N 56, так как в пункте 2.5 прямо указано, что он применяется к возражениям, поданным только в соответствии с пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 Правил N 56.

Как отмечает компания Global Marketing and Distribution AG в кассационной жалобе, согласно пункту 4.7 Правил N 56 основные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, отсутствующие в первоначально представленных материалах возражения или заявления, должны быть приведены в протоколе заседания коллегии палаты по патентным спорам и в соответствии с пунктом 4.8 Правил N 56 учтены при вынесении решения.

Таким образом, по мнению компании Global Marketing and Distribution AG, поданные ею дополнительные материалы должны были быть учтены при рассмотрении возражения.

Также компания Global Marketing and Distribution AG считает, что соответствующий довод Роспатента в решении от 29.11.2016 отсутствовал, а указанные материалы были включены в число представленных данной компанией и рассмотренных Роспатентом. Роспатент заявил указанный довод только в отзыве на заявление о признании решения недействительным, что, по мнению компании Global Marketing and Distribution AG, недопустимо.

Роспатентом представлены письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых он просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Роспатент указывает на то, что коллегия обоснованно отказала в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания по рассмотрению возражения, поскольку "затягивание административного производства по данному возражению в отсутствие ясных перспектив по судебному делу N СИП-156/2016, которое на дату заседания коллегии (03.10.2016) длилось уже более полугода (с марта 2016 года), являлось необоснованным".

В судебном заседании представители компании Global Marketing and Distribution AG выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Представители компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company и Роспатента в судебном заседании возражали против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просили обжалуемое решение оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, регистрация объемного товарного знака компании Global Marketing and Distribution AG с конвенционным приоритетом от 21.07.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.07.2014 за N 1218457 в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "cigarillos, cigares, allumettes, tabac (pour cigarettes a rouler et pipes)" / "сигариллы, сигары, спички, табак (для самоскруток и курительных трубок)".

Данной компанией в Роспатент была подана заявка на предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1218457 на территории Российской Федерации в отношении товаров 34-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 19.04.2016 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1218457 отказано, поскольку он не соответствует подпунктам 3 и 4 пункта 1, подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В частности, спорному товарному знаку был противопоставлен комбинированный товарный знак , зарегистрированный на имя компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company по свидетельству Российской Федерации N 104213 с приоритетом от 24.12.1990 в отношении товара "сигареты" 34-го класса МКТУ.

Компанией Global Marketing and Distribution AG в Роспатент 19.08.2016 было подано возражение на решение Роспатента от 19.04.2016, в котором она просила отменить это решение и предоставить правовую охрану спорному товарному знаку.

Решением Роспатента от 29.11.2016 в удовлетворении возражения отказано, решение от 19.04.2016 оставлено в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 29.11.2016, компания Global Marketing and Distribution AG обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствия оспариваемого акта требованиям законодательства.

Судом первой инстанции из контекстного и системного анализа текста поданного компанией Global Marketing and Distribution AG в Роспатент возражения установлено, что содержащийся в нем аргумент об отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя спорных товаров был заявлен применительно не к подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а к подпункту 2 пункта 6 указанной статьи, а именно в обоснование довода об отсутствии смешения сравниваемых обозначений, размещаемых на табачной продукции компании Global Marketing and Distribution AG (заявителя) и компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (третьего лица).

Отказывая в удовлетворении заявления компании Global Marketing and Distribution AG, суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о том, что спорный товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 104213 содержат тождественные по фонетическому критерию доминирующие словесные элементы "Магсо Polo" / "MARCOPOLO".

Суд первой инстанции, соглашаясь с выводом Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, принадлежащим компании N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, руководствовался следующим.

При определении сходства сравниваемых знаков Роспатент исходил из визуального и смыслового доминирования словесных элементов "Marco Polo" / "MARCOPOLO", которые характеризуются тождественным звучанием. Семантическое сходство констатировано Роспатентом ввиду того, что указанные словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако соотносятся с именем и фамилией известного средневекового итальянского купца и мореплавателя Марко Поло (Marco Polo), что предопределило вывод об одинаковых смысловых ассоциациях, возникающих при восприятии этих словесных элементов.

Также Роспатентом принято во внимание, что исполнение сравниваемых индивидуализирующих словесных элементов буквами одного и того же алфавита (латинского) усиливает их сходство друг с другом по визуальному критерию сходства.

При этом Роспатентом установлена однородность товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, поскольку они относятся к одному роду товаров (табачная продукция), изготовлены из одного материала, имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации, круг потребителей. Однородность сравниваемых товаров 34-го класса МКТУ компанией Global Marketing and Distribution AG не оспаривалась.

Таким образом, установив наличие сходства до степени смешения между товарным знаком по международной регистрации N 1218457 и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 104213, имеющим более ранний приоритет, Роспатент отказал в регистрации спорного товарного знака на территории Российской Федерации.

Суд первой инстанции с данным выводом согласился, в связи с чем признал оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Проведенный судом сравнительный анализ спорного и противопоставленного товарных знаков показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы "Marco Polo" / "MARCOPOLO", которые в сравниваемых товарных знаках являются доминирующими элементами. Указанные словесные элементы выполняют в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации)). Более того, указанные словесные элементы расположены в центральных частях обозначений. Остальные словесные элементы сравниваемых товарных знаков являются неохраняемыми, что компанией Global Marketing and Distribution AG не оспаривалось.

Поскольку при сравнении комбинированных обозначений установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения являются сходными до степени смешения (пункт 6.3.2 Рекомендаций).

Судом первой инстанции указано, что вследствие фонетического тождества доминирующих словесных элементов "Магсо Polo" / "MARCOPOLO" сравниваемые товарные знаки в соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные графические отличия. Более того, сравниваемые товарные знаки не содержат каких-либо изобразительных элементов, которые могли бы повлиять на общий вывод об их сходстве.

Довод компании Global Marketing and Distribution AG о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака был отклонен Роспатентом, поскольку соответствующее решение Судом по интеллектуальным правам, к полномочиям которого законом отнесено разрешение таких требований, по делу N СИП-156/2016 на момент рассмотрения возражения не было принято. При этом Роспатентом было отклонено ходатайство о переносе заседания коллегии, поскольку оценивалась правомерность оспариваемого решения экспертизы Роспатента с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. В такой ситуации наступление в последующем благоприятных для заявителя обстоятельств в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака не могло повлиять на решение Роспатента.

Названные выводы Роспатента также признаны судом первой инстанции обоснованными.

Судом первой инстанции обращено внимание на то обстоятельство, что правовая охрана противопоставленного товарного знака ни на дату подачи возражения (19.08.2016), ни на дату заседания коллегии по патентным спорам Роспатента (03.10.2016), ни на дату принятия оспариваемого решения Роспатента (29.11.2016) не была прекращена, в связи с чем у Роспатента не имелось оснований не учитывать данный товарный знак при проведении анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования правовая охрана прекращается лишь на будущее время. Таким образом, как указано судом первой инстанции, противопоставленный товарный знак на дату принятия оспариваемого решения Роспатента являлся действующим, следовательно, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака после принятия Роспатентом оспариваемого решения не может являться основанием для признания этого решения недействительным.

Указанный подход суда первой инстанции отражен в практике Суда по интеллектуальным правам, в частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 по делу N СИП-212/2015, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2016 по делу N СИП-497/2016, от 10.04.2017 по делу N СИП-2/2017.

С учетом вышеназванных обстоятельств судом первой инстанции также отклонен довод компании Global Marketing and Distribution AG о том, что Роспатент неправомерно при рассмотрении возражения данной компании отказал в переносе заседания на более поздний срок в связи с рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам дела N СИП-156/2016 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

Принимая во внимание довод компании Global Marketing and Distribution AG со ссылками на судебную практику и позицию коллегиального совещательного органа Роспатента о том, что реализация права подателя возражения на перенос заседания коллегии палаты по патентным спорам является обязанностью последнего и не может осуществляться произвольно, суд первой инстанции, однако, отметил, что в отсутствие на дату заседания коллегии (03.10.2016) ясных перспектив разрешения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-156/2016, отклонение Роспатентом указанного ходатайства компании Global Marketing and Distribution AG являлось правомерным.

Кроме того, судом первой инстанции отмечено, что представленный в материалах дела контракт на поставку сигар и сигарилл между компанией Global Marketing and Distribution AG и обществом с ограниченной ответственностью "Ван Трейд" и справка об объемах продаж в России не подтверждают довод этой компании о том, что ее продукция хорошо известна российскому потребителю.

Как отмечено в обжалуемом судебном акте, упомянутая справка является декларативной, исходит от самой компании Global Marketing and Distribution AG и не подтверждена документально. Кроме того, данная справка, так же как и таможенная декларация, были представлены названной компанией после подачи возражения в Роспатент, в связи с чем не могли быть учтены при рассмотрении указанного возражения на основании пункта 2.5 Правил N 56.

При таких обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 29.11.2016 признано судом первой инстанции законным и обоснованным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве. Кроме того, решение суда первой инстанции не оспаривается и в части прекращения производства по делу в части требований, предъявленных к федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В отношении довода компании Global Marketing and Distribution AG о неправомерности отказа Роспатента в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания по рассмотрению возражения, вследствие чего Роспатентом не были обеспечены условия для полного и объективного рассмотрения возражения, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Хронология административного дела такова:

19.04.2016 Роспатентом вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации правовой охраны спорному товарному знаку со словесными элементами "Marco Polo" и "Little Cigars Cherry" по международной регистрации N 1218457 в том числе в связи с наличием противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213, правообладателем которого являлась компания N.V. Sumatra Tobacco Trading Company;

19.08.2016 компанией Global Marketing and Distribution AG подано возражение на указанное решение Роспатента (т. 1, л. д. 100-104), в котором, в частности, отмечено, что ею в Суд по интеллектуальным правам подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака. К возражению приложены копия соответствующего искового заявления и определения о принятии его к производству (т. 2, л. д. 30-36);

03.10.2016 состоялось заседание коллегии, на котором рассматривалось возражение (протокол заседания от 03.10.2016 - т. 2, л. д. 53). На этом заседании компанией Global Marketing and Distribution AG подано ходатайство об отложении рассмотрения возражения в связи с тем, что рассмотрение дела о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования еще не завершено. В протоколе заседания от 03.10.2016 отражен отказ в удовлетворении указанного ходатайства без приведения мотивов такого отказа. В протоколе заседания от 03.10.2016 также отражена резолютивная часть заключения коллегии - об отказе в удовлетворении возражения;

29.11.2016 вынесено оспариваемое решение Роспатента, приложением к которому является заключение коллегии (т. 2 л. д. 90-101). В этом заключении отражены мотивы отказа в удовлетворении ходатайства об отложении рассмотрения возражения: "рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность оспариваемого решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака... административным порядком не предусмотрено" (с. 4 заключения, т. 2, л. д. 94). Вместе с тем в этом же заключении указано: "относительно довода заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака... коллегия считает необходимым отметить, что соответствующее решение Судом по интеллектуальным правам по делу N СИП-156/2016 не принято. Таким образом, в настоящее время правовая охрана указанного противопоставленного товарного знака... является действующей" (с. 10 заключения, т. 2, л. д. 100).

Хронология судебного спора о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака такова:

21.03.2016 в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 104213 в отношении товара 34-го класса МКТУ "сигареты" вследствие его неиспользования (т. 2, л. д. 30-32), делу присвоен N СИП-156/2016;

определением Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2016 по делу N СИП-156/2016 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 19.09.2016 с учетом необходимости соблюдения требований о надлежащем уведомлении ответчика - иностранной компании;

определением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2016 по делу N СИП-156/2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент, предварительное судебное заседание отложено на 31.10.2016, учитывая, что на момент проведения предварительного судебного заседания суд не располагал сведениями об исполнении компетентным органом Республики Индонезия запроса Суда по интеллектуальным правам о вручении копии определения от 24.03.2016;

в предварительном судебном заседании 31.10.2016 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 07.11.2016;

определением Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2016 по делу N СИП-156/2016 подготовка дела N СИП-156/2016 к судебному разбирательству признана завершенной, судебное разбирательство назначено на 17.01.2017;

17.01.2017 состоялось судебное разбирательство;

решением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу N СИП-156/2016 исковые требования удовлетворены.

При обращении в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента от 29.11.2016 (т. 2, л. д. 90-101) компания Global Marketing and Distribution AG указывала на неправомерность отказа в удовлетворении ходатайства об отложении рассмотрения возражения в связи с противоречием такого отказа абзацу пятому пункта 4.3 Правил N 56.

Роспатентом при этом в отзыве на поданное у суд заявление указывалось на то, что "затягивание административного производства по возражению компании Global Marketing and Distribution AG в отсутствие ясных перспектив по судебному делу N СИП-156/2016, которое на дату заседания коллегии (03.10.2016) длилось уже более полугода (с марта 2016 года), являлось необоснованным" (т. 3, л. д. 20).

С этим согласился и суд первой инстанции.

Вместе с тем Роспатентом и судом первой инстанции не учтено следующее.

В силу пункта 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 этого Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ).

Таким образом, целью внесудебного (административного) порядка рассмотрения спора является защита прав лиц, участвующих в соответствующем административном производстве.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 N 448-О, установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав - в силу конституционной презумпции добросовестности законодателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.06.2012 N 13-П и др.) - предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом положений части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации деятельность Роспатента в том числе и на стадии рассмотрения возражений должна быть направлена на защиту добросовестных правообладателей или лиц, обращающихся за предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, на сохранение правовой охраны результатов или средств, отвечающих условиям охраноспособности (в том числе для товарных знаков в случае, если изначально они условиям охраноспособности не соответствовали), на предоставление правовой охраны результатам или средствам, отвечающим условиям охраноспособности.

На реализацию этой цели направлен и пункт 4.3 Правил N 56, согласно которому дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 Правил N 56, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Сам факт обращения лица, подавшего возражение, с просьбой о переносе даты заседания по рассмотрению возражения не порождает обязанности административного органа ее удовлетворить, однако обязывает данный орган оценить приведенные доводы и представленные доказательства на предмет обоснованности переноса даты заседания, исходя из цели, определенной пунктом 4.3 Правил N 56, а именно из необходимости обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Перенос заседания коллегии является правом, а не обязанностью Роспатента. Вместе с тем реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, с учетом правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 "Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими абзаца первого пункта 4.9 и абзаца четвертого пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56", является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2017 по делу N СИП-16/2017.

Роспатентом и судом первой инстанции правомерно отмечено, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время. Если противопоставленный товарный знак существовал как на дату приоритета спорного товарного знака, так и на дату подачи возражения, он мог быть положен Роспатентом в основу оспариваемого решения.

Вместе с тем в случае, если правовая охрана противопоставленного товарного знака была бы прекращена досрочно вследствие его неиспользования после подачи возражения, но до даты вынесения оспариваемого решения, такое досрочное прекращение подлежало учету Роспатентом.

На это было обращено внимание в том числе и представителем Роспатента в ходе заседания президиума Суда по интеллектуальным правам в ответ на уточняющий вопрос суда.

При этом, с одной стороны, как выше отмечалось, одна из целей административной процедуры рассмотрения возражения - в обеспечении возможности предоставления правовой охраны товарным знакам, для которых отсутствуют препятствия, определенные статьей 1483 ГК РФ.

С другой стороны, нельзя не учитывать тот факт, что в поданном возражении указывалось на отсутствие сходства до степени смешения товарного знака по международной регистрации N 1218457 и противопоставленного знака, в отношении которого судом и рассматривалось дело о досрочном прекращении правовой охраны в смысле пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в том числе со ссылкой на неиспользование противопоставленного товарного знака.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016 и от 19.01.2018 по делу N СИП-256/2017.

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

В связи с этим неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей), а следовательно, данное обстоятельство является существенным для настоящего дела.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Таким образом, несмотря на то, что правовым последствием досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием будет прекращение исключительного права на этот товарный знак на будущее, неиспользование товарного знака способно повлиять на выводы относительно вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016.

Отложение заседания коллегии с учетом пункта 4.3 Правил N 56 производится в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: эта норма означает, что заседание должно быть отложено в том числе при одновременном соблюдении следующих условий:

ходатайство об отложении мотивировано причинами, способными повлиять на результат рассмотрения возражения;

действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения;

отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

Как отмечено выше, неиспользование противопоставленного товарного знака в случае его установления судом способно повлиять на выводы о наличии или отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, ходатайство мотивировано надлежащим образом. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования подано в суд не только до даты подачи возражения, но и до даты вынесения Роспатентом решения, которое в возражении оспаривалось.

Длительность же судебной процедуры вызвана не какими-либо действиями лиц, участвующих в деле, а необходимостью извещения иностранного лица, что ясно следовало из копии определения о принятии искового заявления к производству, представленной в Роспатент вместе с возражением.

Таким образом, действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения.

Разумность сроков в каждом конкретном случае с учетом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 N 448-О оценивается с учетом следующих обстоятельств:

наличие или отсутствие необоснованных ограничений чьих-либо конституционных прав и свобод;

реально имеющиеся у государственного органа административные ресурсы по досудебному рассмотрению соответствующих обращений с учетом его загруженности и иных объективных обстоятельств.

Кроме того, с учетом принципа правового равенства между субъектами экономической деятельности в отсутствие нормативно определенного срока рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в качестве ориентира разумного срока возможно использовать срок, установленный в аналогичных правоотношениях пунктом 21 Правил рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.10.2007 N 559, - шесть месяцев со дня подачи заявления при отсутствии необходимости в проведении дополнительных испытаний.

При этом Роспатентом может быть доказана разумность и превышения такого срока.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2016 по делу N СИП-242/2015.

В рассматриваемом случае ходатайство об отложении рассмотрения возражения было подано 03.10.2016, то есть спустя полтора месяца после подачи возражения (19.08.2016).

Таким образом, отложение не препятствовало соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

Роспатент в ходе заседания президиума Суда по интеллектуальным правам указал, что назначение заседания коллегии через полтора месяца после даты подачи возражения - следствие усилий, предпринимаемых для сокращения сроков рассмотрения возражений во исполнение определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 N 448-О.

Вместе с тем сокращение сроков рассмотрения возражений не может быть самоцелью.

Как выше отмечено, с учетом пункта 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 N 448-О установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что доводы Роспатента о причинах отказа в отложении рассмотрении возражения поддержаны быть не могут, а поданное ходатайство должно было быть удовлетворено на основании абзаца пятого пункта 4.3 Правил N 56 - в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Следует отметить, что в материалы дела представлен также протокол заседания Совета по качеству Роспатента от 28.04.2017 N СК-6 (т. 3, л. д. 144-145), в пункте II которого указано на необходимость переноса заседаний коллегии "в случае ходатайства заявителя о необходимости времени для устранения препятствия к регистрации в виде противопоставленного товарного знака в пределах предельных сроков рассмотрения возражений".

Таким образом, сам Роспатент исходит из того, что в подобных случаях рассмотрение возражения нужно откладывать.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Аналогичный подход подлежит применению и при оценке соблюдения Роспатентом процедуры государственной регистрации товарных знаков.

В данном случае допущенное Роспатентом нарушение носит существенный характер, поскольку не дало возможности полно и всесторонне рассмотреть поданное возражение и оценить вероятность смешения товарных знаков с учетом пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 названной статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение повторно с учетом решения суда.

Принимая во внимание вышеизложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым признать решение Роспатента от 29.11.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение от 19.04.2016 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку со словесными элементами "Marco Polo" и "Little Cigars Cherry" по международной регистрации N 1218457, недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 ГК РФ и пункту 4.3 Правил N 56 и полагает возможным обязать Роспатент повторно рассмотреть данное возражение с учетом настоящего постановления.

При наличии существенных нарушений процедуры иные выводы по существу принятого решения дополнительной проверке не подлежат.

При названных обстоятельствах, принимая во внимание, что судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, но неправильно применены нормы материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает наличие предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта и вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта об удовлетворении заявления компании Global Marketing and Distribution AG.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы по государственной пошлине за подачу (рассмотрение) заявления и кассационной жалобы в суд относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2017 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2016, и оставлении в силе решения от 19.04.2016 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 19.08.2016 возражение компании Global Marketing and Distribution AG с учетом настоящего постановления.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании Global Marketing and Distribution AG 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев