Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2018 г. по делу N СИП-363/2017 Суд прекратил производство по делу в части требования к Роспатенту об обязании аннулировать регистрацию товарного знака, поскольку истцом не был соблюден административный порядок урегулирования спора, а в остальной части требования истца удовлетворил частично, признав действия ответчика по регистрации товарного знака злоупотреблением правом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2018 г. по делу N СИП-363/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи И.В. Лапшиной,

судей Д.А. Булгакова, Н.Л. Рассомагиной,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бекетовой О.С., рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Карламанский сахар" (ул. Ленина, д. 1, с. Прибельский, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан, 453012, ОГРН 1080272003338) к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Карламан" (ул. Строителей, д. 5, д. Улукулево, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан, 453010, ОГРН 1130280032761); Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права, обязании аннулировать регистрацию товарного знака.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Федеральная антимонопольная служба (ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Москва, 125993, ОГРН 1047796269663), общество ограниченной ответственностью "Карламанский продукт" (ул. Ленина, д. 1, с. Прибельский, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан, 453012, ОГРН 1140280020528), Кронвальд В.А.

В судебном заседании приняли участие представители:

заявителя - Ягафарова А.Р. (по доверенности от 09.10.2017);

общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Карламан" - Грудина А.О. (по доверенности 27.07.2017);

Роспатента - Королева Е.С. (по доверенности N 01/32-494/41 от 19.06.2017);

общества с ограниченной ответственностью "Карламанский продукт" - Суфиянова Е.С. (по доверенности N 14/17 от 08.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Карламанский сахар" (далее - общество "Карламанский сахар") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Карламан" (далее - общество "Торговый дом "Карламан"), Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании действий общества "Торговый дом "Карламан" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, а также с требованием об обязании Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328.

К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Федеральная антимонопольная служба, общество ограниченной ответственностью "Карламанский продукт" (далее - общество "Карламанский продукт"), Кронвальд В.А.

В обоснование искового заявления общество "Карламанский сахар" указывало, что с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица, а именно с 26.09.2008, оно занималось, в том числе производством и реализацией сгущенных молочных продуктов. При этом общество для идентификации производимой им молочно-консервной продукции использовало на территории Российской Федерации этикетку 245*70 мм. со словесным элементом "Молоко цельное сгущенное с сахаром", на которой изображены прозрачный кувшин и стакан, наполненные молоком, и белые цветы .

Между тем, 24.05.2013 в качестве юридического лица было зарегистрировано общество "Торговый дом "Карламан", которым 09.09.2013 в Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака, а 15.09.2015 на имя общества "Торговый дом "Карламан" произведена регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328, состоящего из графических элементов в виде прозрачного кувшина и стакана, наполненных молоком, и белых цветов, а также неохраняемых словесных элементов "Карламанское молоко цельное сгущенное с сахаром" для товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "молоко сгущенное" и услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц".

Как следует из искового заявления, общество "Карламанский сахар", ссылаясь на положения части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), указало, что, по его мнению, действия общество "Торговый дом "Карламан", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 552328 в отношении товара "молоко сгущенное" 29-го класса МКТУ, образуют акт недобросовестной конкуренции.

Так, общество "Карламанский сахар" полагает, что названные действия общества "Торговый дом "Карламан" направлены на получение им преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, что свидетельствует о недобросовестной цели приобретения исключительных прав на спорный товарный знак.

При этом общество "Карламанский сахар" указывает на то обстоятельство, что задолго до даты приоритета спорного товарного знака его этикетка, сходная с товарным знаком ответчика, получила широкую известность среди потребителей продукции - сгущенного молока.

Исходя из изложенного, истец полагает, что общество "Торговый дом "Карламан", зарегистрировав спорный товарный знак, решило воспользоваться широкой известностью этикетки истца в отношении товара - сгущенного молока.

Также общество "Карламанский сахар" отметило, что общество "Торговый дом "Карламан" на момент осуществления действий по приобретению исключительных прав на спорный товарный знак не могло не знать о широком использовании спорного обозначения в отношении сгущенного молока, поскольку ответчик до даты приоритета спорного товарного знака являлся дистрибьютором истца и закупал у него соответствующую продукцию.

Регистрация же обществом "Торговый дом "Карламан" спорного товарного знака очевидно влечет за собой причинение убытков конкурентам.

При таких обстоятельствах, истец просит признать действия ответчика по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, а также обязать Роспатент аннулировать регистрацию данного товарного знака.

В отзыве на исковое заявление общество "Торговый дом "Карламан" просит отказать в удовлетворении заявленных требований исходя из следующего.

В обоснование своих доводов ответчик указывает, что при подаче искового заявления истцом пропущен срок исковой давности, который исчисляется с даты приоритета спорного товарного знака. Между тем истец обратился в суд только 26.07.2017, при этом об использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, истцу было известно более чем за три года до обращения в суд.

Также ответчик указывает, что для выяснения действительных намерений лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, установлению подлежит наличие конкурентных отношений.

Вместе с тем ответчик обращает внимание суда на то, что истец на протяжении длительного времени находится в стадии ликвидации, что подтверждается наличием в отношении него дела о банкротстве, а также многочисленных судебных дел по взысканию с него задолженности. Более того, до настоящего времени дело о банкротстве общества "Карламанский сахар" не завершено, деятельность на протяжении трех лет обществом не ведется, в связи с чем усматривается отсутствие конкурентных отношений между обществом "Карламанский сахар" и обществом "Торговый дом "Карламан".

В своем отзыве ответчик не соглашается с доводом истца о недобросовестных действиях ответчика по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328, направленных на причинение вреда обществу "Карламанский сахар".

При этом ответчик указывает, что общество "Торговый дом "Карламан" с момента подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака непрерывно использовало данное обозначение в своей предпринимательской деятельности. Более того, ответчик не обращался к истцу ни с заявлениями о запрете использования товарного знака, ни с претензиями.

Роспатент также представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что требования истца о признании действий общества "Торговый дом "Карламан" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом не относится к компетенции Роспатента, в связи с чем Роспатент оставляет его на усмотрение суда. Между тем, Роспатент отметил, что он не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку в настоящем деле не оспариваются какие-либо решения, действия (бездействие) Роспатента.

Однако, в отношении требования истца об обязании Роспатента аннулировать регистрацию спорного товарного знака, последний указал, что в нарушение требований подпункта 6 пункта 2 статьи 1515, пункта 1 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), истец не обращался с возражением на решение о предоставлении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328, в связи с чем административный порядок не соблюден, что не позволяет истцу обратиться в суд с указанным требованием к Роспатенту по настоящему делу.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункта 6 пункта 2 статьи 1515" имеется в виду "подпункта 6 пункта 2 статьи 1512"

Кроме того, Роспатент пояснил, что в случае, если действия общества "Торговый дом "Карламан" судом будут признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, то общество "Карламанский сахар" вправе обратиться в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Общество "Карламанский продукт", привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, также представило отзыв на исковое заявление, в котором согласилось с изложенными в нем доводами, просило заявленные требования удовлетворить.

Третье лицо также указало на недобросовестное поведение ответчика при обращении с заявкой в Роспатент, поскольку было информировано о том, что третьи лица, в частности общество "Карламанский сахар", на момент подачи заявки законно более трех лет использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей.

Кроме того, общество "Карламанский продукт" полагает, что недобросовестное поведение ответчика после регистрации товарного знака заключается в вытеснении конкурентов, в частности третьего лица, путем запрета ему использовать спорное обозначение.

Кронвальд В.А. с доводом истца о недобросовестных действиях ответчика по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328, направленных на причинение вреда обществу "Карламанский сахар", не соглашается, просит в их удовлетворении отказать.

Федеральная антимонопольная служба России отзыв на исковое заявление не представила.

В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал, просил его удовлетворить.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, по основаниям, изложенным в отзыве и письменных пояснениях, приобщенных к материалам дела.

Представитель Роспатента просил прекратить производство по делу в отношении заявленных к нему требований.

Представитель общества "Карламанский продукт" поддержал исковые требования, считает их подлежащими удовлетворению.

Федеральная антимонопольная служба и Кронвальд В.А., извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе посредством размещения соответствующей информации в сети "Интернет" (http://arbitr.ru), явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием к рассмотрению спора по существу в их отсутствие.

В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что обществом "Карламанский сахар" было подано заявление в УФАС по Республике Башкортостан о проверке на предмет соответствия Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), в частности, части 1 статьи 14.4 названного Закона, действий общества "Торговый дом "Карламан", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 552328.

Как указано в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 30), в случае, если в ходе судебного разбирательства установлено, что лицо за защитой своих нарушенных прав обратилось одновременно и в антимонопольный орган, и в арбитражный суд, судам рекомендуется на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложить судебное разбирательство до принятия решения антимонопольным органом.

Между тем в материалы дела представлено определение УФАС по Республике Башкортостан от 06.04.2017 N 613362 о приостановлении рассмотрения дела N А-17/14.4-17 о нарушении антимонопольного законодательства до рассмотрения дела N А07-17076/2016 (том 5, л.д. 8789). Рассмотрение дела N А07-17076/2016 приостановлено определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.08.2017 до рассмотрения настоящего дела.

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии оснований для перехода к рассмотрению настоящего спора по существу.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.09.2015 за N 552328 была произведена регистрация на имя общества "Торговый дом "Карламан" комбинированного товарного знака по заявке N 2013730884 с датой приоритета от 09.15.2013.

Правовая охрана названному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29-го класса МКТУ "молоко сгущенное" и услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров для третьих лиц".

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 552328 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из неохраняемых словесных элементов "Карламанское, молоко цельное сгущённое с сахаром", а также изобразительного элемента в виде стилизованного кувшина со стаканом, наполненных молоком, и ветки с цветами и листьями. Изображение выполнено в белом, голубом, зеленом, черном, желтом, бежевом, сером, синем цветовых сочетаниях.

Из материалов дела следует, что общество "Карламанский сахар" с сентября 2008 года, т.е. до даты приоритета товарного знака, осуществляло производство молочно-консервной продукции на территории Российской Федерации, при этом для идентификации своей продукции использовало этикетку 246*70 мм. со словесным элементом "Молоко цельное сгущенное", содержащую элементы, сходные до степени смешения с элементами, входящими в товарный знак ответчика, а именно в виде стилизованного кувшина со стаканом, наполненных молоком, и ветки с цветами. Изображение выполнено в белом, голубом, синем цветовых сочетаниях.

Общество "Карламанский сахар", полагая, что действия общества "Торговый дом "Карламан" по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 552328, содержат признаки недобросовестной конкуренции и являются злоупотреблением правом, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 Постановления N 30, право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения.

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Таким образом, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

В обоснование своей заинтересованности в подаче иска общество "Карламанский сахар" указывает на следующие обстоятельства:

- общество "Карламанский сахар" известно на территории Республики Башкортостан и в других регионах Российской Федерации, как предприятие, занимающееся производством, в т.ч. сгущенного молока с сахаром, что подтверждается многочисленными публикациями в средствах массовой информации, газетными статьями, статьями в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и т.п.;

- в 2011 году по заказу общества "Карламанский сахар" на основании договора от 07.02.2011 N 09/1 на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, заключенного между истцом и Государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан "Издательство "Белая река" была разработана этикетка "Молоко цельное сгущенное с сахаром", содержащая графические элементы в виде кувшина и стакана, наполненных молоком, и цветов;

- в период с 2011 по 2015 годы продукция, маркированная указанной этикеткой, в значительных объемах вводилась в гражданский оборот на территории Республики Башкортостан и других регионах Российской Федерации, получила широкую известность;

- между истцом и обществом "Торговый дом "Башкирский продукт" был заключен дилерский договор на поставку молочной продукции от 28.04.2012, в результате чего потребителям была реализована молочная продукция истца, в том числе сгущенное молоко, маркированное этикеткой, права на которую принадлежат истцу.

Вместе с тем, обществом "Торговый дом "Карламанский продукт" в сентябре 2013 года была подана заявка на регистрацию спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328, который сходен с этикеткой истца.

В подтверждение заявленных доводов обществом "Карламанский сахар" представлены: договор на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции от 07.11.2011 N 09/1; оригинал-макет этикетки сгущенного молока от 18.02.2011, заказ на изготовление этикетки от 29.08.2011 N 1088; договор на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции от 02.02.2012 N 14/ом34; заказ на изготовление этикетки от 09.11.2012 N 1352; договоры поставки и товарные накладные, подтверждающие приобретение продукции маркированные этикеткой истца.

Кроме того, истцом в подтверждение широкой известности его продукции (с использованием спорной этикетки) было указано, что общество "Карламанский сахар" принимало участие на фестивале "Молочная страна-2013" 31.08.2013, на котором потребители дегустировали продукцию истца, при этом заявителем представлены фотографии, на которых изображена банка сгущенного молока маркированная этикеткой истца, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта от 23.12.2017.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между обществом "Карламнский сахар" и обществом "Карламанский продукт" совершены сделки по отчуждению исключительных прав на дизайн этикетки "Молоко цельное сгущенное с сахаром", что подтверждается договорами об отчуждении исключительных прав на объект авторского права N 46/1-15 от 15.04.2015 и N 46/2-15 от 17.04.2015. Вместе с тем, определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 13.02.2018 по делу N А07-15786/2014 указанные сделки признаны недействительными. При этом суд указал, что поскольку материалами дела подтверждается, что договоры об отчуждении исключительных прав на объект авторского права N 46/1-15 от 15.04.2015 и N 46/2-15 от 17.04.2015, со стороны общества "Карламанский продукт не были исполнены, вознаграждение в рамках договоров в адрес общества "Карламанский сахар" выплачено не было, после подписания сторонами договора отчуждаемые права продолжали использоваться обществом "Карламанский сахар", о чем свидетельствуют приобщенные к материалам дела доказательства, то у суда не имеется оснований для применения последствий недействительности сделки.

Таким образом, принимая во внимания данные обстоятельства, судебная коллегия приходит к выводу, что права на спорную этикетку принадлежат обществу "Карламанский сахар", и оно вправе распоряжаться данным объектом авторских прав.

Кроме того, коллегия судей принимает во внимание, что в настоящее время общество "Карламанский сахар" находится в процедуре банкротства (решением суда от 24.08.2015 открыто конкурсное производство). Однако, членами комитета кредиторов общества рассмотрен вопрос о возобновлении производственной деятельности общества "Карламанский сахар" в целях восстановления его платежеспособности (протокол заседания комитета кредиторов общества "Карламанский сахар" от 25.12.2017).

Также обществом "Карламанский сахар" в Роспатент подана заявка N 2017754912 на регистрацию комбинированного товарного знака, состоящего из изобразительного элемента в виде кувшина и стакана, наполненных молоком и ветки с цветами и листьями и текстовой части, состоящей из слова "Карламанское".

При изложенных обстоятельствах, судебная коллегия полагает, что общество "Карламанский сахар" является заинтересованным лицом в подаче настоящего иска о признании действий общества "Торговый Дом "Карламан", связанных с приобретением и использованием спорного товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Таким образом, в настоящем деле подлежат проверке доводы общества "Карламанский сахар", касающиеся наличия в действиях общества "Торговый Дом "Карламан" признаков недобросовестной конкуренции, а также злоупотреблением правом.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 названного закона под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом суд обращает внимание на то, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестным.

С учетом вышеизложенного для выяснения действительных намерений лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, установлению подлежит наличие конкурентных отношений (наличие конкурентов) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

При этом в рамках искового производства суд не осуществляет регулирование отношений на рынке определенного товара в общественных интересах (что входит в полномочия антимонопольного органа), а рассматривает гражданско-правовой спор между двумя хозяйствующими субъектами, устанавливая все элементы состава применительно к отношениям спорящих сторон.

Принимая во внимание, что обществом "Карламанский сахар" избран судебный порядок защиты своих нарушенных прав, в настоящем деле установлению подлежит именно наличие конкурентных отношений между лицом, обращающимся в иском в защиту своих прав, и лицом, к которому обращен иск (обществу "Торговый дом "Карламан"). В связи с этим наличие иных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на том же товарном рынке и не заявивших самостоятельных требований относительно предмета спора, правового значения применительно к настоящему спору не имеет.

Из материалов дела следует, что общество "Карламанский сахар" зарегистрировано в качестве юридического лица 26.09.2008, одним из его основных видов деятельности является производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов.

Общество "Торговый дом "Карламан" зарегистрировано в качестве юридического лица 24.05.2013.

Для маркировки своей продукции обществом "Карламанский сахар" был заключен договор от 07.02.2011 на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции, в соответствии с условиями которого была разработана этикетка, содержащая словесные элементы - "Молоко цельное сгущенное с сахаром" и графические элементы - кувшин и стакан, наполненные молоком, и цветы.

Исключительные права на указанную этикетку переданы истцу в полном объеме, и оплачены на основании п/п. 3.1, п. 3 указанного Договора.

Графические элементы этикетки в виде кувшина и стакана, наполненных молоком, и цветы схожи с графическими элементами спорного товарного знака, что лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Продукция истца, маркированная указанной этикеткой, реализовывалась обществом "Карламанский сахар" третьим лицам, для их последующей реализации потребителям.

Данный факт подтверждается представленными в материалы дела: договором поставки от 04.04.2011 N 462, заключенным с индивидуальным предпринимателем Касумавым Я., договором поставки от 01.06.2011 N 561, заключенным с обществом "Реалпродукт"; договором поставки от 18.07.2011, N 613/1, заключенным с обществом Торговая компания "Продмаркет"; договором поставки от 12.08.2011 N 637, заключенным с обществом "Башкирская сахарная компания", и товарными накладными к указанным договорам.

Кроме того, ввод обществом "Карламанский сахар" в гражданский оборот продукции с указанной выше этикеткой также подтверждается представленными в материалы копиями газетных статей от 16.11.2011 N 219 "Нашей сгущенкой можно гордиться по-прежнему" с фотоизображением сгущенного молока, маркированного указанной этикеткой.

Также, как следует из материалов дела, между обществом "Карламанский сахар" (продавец) и обществом "Торговый дом "Карламан" (покупатель) были заключены договоры поставки от 19.06.2013 N 75-13, от 26.12.2013 N 146-13, по условиям которых продавец передает покупателю молочную продукцию, в количестве и ассортименте, в соответствии с прилагаемой спецификацией.

Факт поставки сгущенного молока ответчику, маркированного этикеткой истца, подтвержден товарными накладными к приведенным договорам: N 0000004200 от 04.07.2013; N 0000004201 от 04.07.2013; N 0000000061 от 10.01.2014, N 00000000213 от 21.01.2014; N 0000000289 от 28.01.2014, N 0000000411 от 07.02.2014, N 0000000490 от 12.02.2014, N 0000000369 от 25.02.2014 N 0000000832 от 14.03.2014 N 0000000881 от 18.03.2014 N 0000004361 от 22.10.2014, надлежащим образом подписанные со стороны истца и ответчика.

Совокупность указанных доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что факт использования этикетки, содержащей элементы спорного товарного знака, обществом "Карламанский сахар" и его известность ответчику до даты подачи последним заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, подтверждены.

Более того, материалами дела подтверждается широкая известность этикетки истца среди потребителей молочного продукта, а также активность ее использования.

Вместе с тем, суд не усматривает, что в материалах дела имеются достаточные доказательства, подтверждающие наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, конкурентных отношений между ответчиком и истцом.

Так, в частности, представленные в материалы дела договоры поставки молочной продукции, в частности сгущенного молока, заключенные между истцом и ответчиком, для последующей реализации продукции конечным потребителям, не могут подтверждать наличие конкурентных отношений, поскольку, как усматривается из материалов дела, приведенные выше договоры поставки от 19.06.2013 N 75-13, от 26.12.2013 N 146-13, заключенные между истцом и ответчиком свидетельствуют о продвижения продукции истца посредством их реализации ответчиком конечным потребителям.

Кроме того, как указал сам истец, общество "Торговый дом "Карламан" являлось агентом общества "Карламанский сахар" на основании агентского договора от 20.01.2014 N 16/1-14, по условиям которого общество "Торговый дом "Карламан" обязалось предоставлять чистый технически исправный застрахованный транспорт; доставить вверенный обществом "Карламанский сахар" груз в пункт назначения, указанный в товарно-распорядительной накладной; обеспечить сдачу груза в пункте назначения.

Исходя из положения статьи 1005 ГК РФ, по условиям агентского договора одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

При таких обстоятельствах, суд не может согласиться с доводом истца о том, что в действиях истца и ответчика по осуществлению торговли с использованием агентского договора имеются конкурентные отношения, поскольку в данном случае действия сторон были согласованы и направлены на повышение эффективности реализации продукции истца.

Между тем, коллегия судей отмечает, что наличие конкурентных отношений, которые являются объектом правонарушения, выражающегося в недобросовестной конкуренции, служит необходимым элементом состава данного правонарушения. Отсутствие же конкурентных отношений на момент совершения действий субъектом свидетельствует об отсутствии состава правонарушения, что в свою очередь не позволяет признать сам факт совершения правонарушения.

Отсутствие состава правонарушения свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением исключительных прав на спорный товарный знак.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что совокупность обстоятельств, свидетельствующая о недобросовестной конкуренции между истцом и ответчиком в полном объеме не доказана, в связи с чем у суда отсутствуют основания для признания действий общества "Торговый дом "Карламан" по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 552328, актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, судебная коллегия принимает во внимание, что при обращении в суд с настоящим заявлением общество "Карламанский сахар" также заявило о злоупотреблении правом при регистрации спорного товарного знака.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в случае, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

В обоснование рассматриваемого довода общество "Карламанский сахар" указало, что регистрация спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328 ответчиком нарушает права и законные интересы истца в сфере предпринимательской деятельности, поскольку спорный товарный знак является сходным до степени смешения с этикеткой, используемой истцом.

Также заявитель обращает внимание на то, что широкая известность, сложившаяся репутация в отношении товаров, выпускаемых с этикеткой со словесным элементом "Карламанское молоко цельное сгущённое с сахаром", а также изобразительным элементом в виде стилизованного кувшина со стаканом и ветки с цветами и листьями, выполненное в белом, голубом, зеленом, синем цветовых сочетаниях, повышает вероятность ошибочного восприятия спорного товарного знака как связанного с товарами, производимыми истцом и являющихся однородными товарами.

При этом заявитель указывает, что сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, поскольку имеют идентичные элементы, определяющие первое зрительное впечатление, а именно аналогичное композиционное построение, включающее в себя изображение кувшина и стакана, наполненных молоком, цветов, фон и словесное изображение.

По мнению заявителя, появление на рынке продукции со сходным внешним видом этикетки способствовало получению ответчиком коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции истца.

Также общество "Карламанский сахар" указало, что общество "Торговый дом "Карламан" до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака имело информацию о широкой известности продукции, выпускаемой обществом "Карламанский сахар" с использованием комбинированного изображения, с элементами кувшина и стакана, наполненных молоком, и цветов.

Как следует из материалов дела, этикетка для продукции истца, содержащая изобразительный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству N 552328 была разработана ГУП РБ "Издательство "Белая река" по заказу истца на основании договора от 07.02.2011 N 09/1. Исполнение данного договора, а также изготовление этикеток подтверждено товарными накладными и платежным поручениями об оплате.

Суд установил, что реализация сгущенного молока с использованием указанной этикетки производилась обществом "Карламанский сахар" с 2011 года, что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Данное обстоятельство подтверждаются представленными в материалы дела рекламными буклетами, фотоматериалами, дипломами, газетными статьями, журналами.

Кроме того, самим ответчиком в качестве вещественного доказательства в материалы дела представлена банка сгущенного молока с этикеткой с изобразительным элементом в виде стилизованного кувшина со стаканом, наполненных молоком, и ветки с цветами и листьями, выполненное в белом, голубом, зеленом, синем цветовых сочетаниях, датированная 16.11.08, где присутствует информация о производителе - ОАО "Карламанский сахар".

Таким образом, представленными в материалы дела доказательствами, подтверждается, что общество "Торговый дом "Карламан" знало или должно было знать, что с 2008 года активно производится продукция - сгущенное молоко под спорным обозначением различными производителями.

Кроме того, материалами дела подтверждается, что одним из соучредителей общества "Торговый дом "Карламан", а также генеральным директором общества "Торговый дом "Башкирский продукт", которые являлись дистрибьюторами общества "Карламанский сахар", был Кронвальд В.А.

Из материалов дела усматривается, что до подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака между истцом и обществом "Торговый дом "Башкирский продукт" были заключен дилерский договор от 28.04.2012 N 111/1-12, по условиям которого последний, как дилер, осуществляет сбыт на территории Российской Федерации молочной продукции (в том числе сгущенного молока) в ассортименте, производимом обществом "Карламанский сахар". Исполнение указанного договора подтверждено имеющимися в материалах дела товарными накладными.

Кроме того, Кронвальд В.А. был одним из соучредителей общества "Торговый дом "Карламан", что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, представленной в материалы дела. Более того, впоследствии между обществом "Карламанский сахар" и обществом "Торговый дом "Карламан" заключен агентский договор от 20.01.2014, согласно которому ответчик закупал у истца продукцию, маркируемой вышеуказанной этикеткой, для дальнейшей его реализации потребителям.

Таким образом, представленными в материалы дела доказательствами, подтверждается, что общество "Торговый дом "Карламан" знало или должно было знать, что с 2008 года активно производится и реализуется продукция (сгущенное молоко) под спорным обозначением другими участниками рынка.

При этом зная о данных обстоятельствах общество "Торговый дом "Карламан" обратилось в Роспатент 09.09.2013 с заявкой на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328 в отношении сгущенного молока.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что после регистрации спорного товарного знака общество "Торговый дом "Карламан" обратилось в суд к обществу "Карламанский продукт" с требованиями о запрете незаконно использовать спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 552328, представляющий собой изображение кувшина и стакана, наполненных молоком, и веткой с цветами, на этикетках продукции сгущённого молока, выпускаемой обществом "Карламанский продукт".

Учитывая имеющиеся в материалах дела доказательства, а также принимая во внимание последующее (после регистрации) поведение общества "Торговый дом "Карламан", суд приходит к выводу, что общество "Торговый дом "Карламан" регистрируя спорное обозначение в качестве товарного знака, которое ранее использовалось другими производителями фактически закрепило за собой преимущества в хозяйственной деятельности, которые были созданы в результате многолетней производственной работы других коммерческих предприятий.

Таким образом, предоставление исключительного права на спорное обозначение, которое длительное время использовалось в гражданском обороте другими производителями сгущенного молока, обществу "Торговый дом "Карламан" ущемляет права остальных производителей однородных товаров, наделяя необоснованными преимуществами общество "Торговый дом "Карламан", что противоречит интересам не только участников рынка указанных товаров, но и их потребителей.

Судебная коллегия полагает, что названные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях ответчика по регистрации спорного товарного знака злоупотреблением правом.

При этом суд считает не обоснованным заявление ответчика о применении к предъявленным исковым требованиям исковой давности. При этом суд исходит из следующего.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Согласно частям 1 и 2 статьи 199 названного Кодекса, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Ответчик полагает, что поскольку заявленные требования касаются предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, то срок исковой давности должен исчисляться с даты приоритета товарного знака.

Судебная коллегия не соглашается с данным доводом ответчика исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Спорный товарный знак (дата приоритета 09.09.2013) зарегистрирован 15.09.2015, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Таким образом, истец мог узнать о том, что спорное обозначение получило правовую охрану лишь после публикации соответствующей записи в публичном реестре. При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что исковое заявление (27.06.2017) подано в суд в пределах срока исковой давности.

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости прекращения производства по делу N СИП-363/2017 в части требований к Федеральной службе по интеллектуальной собственности об обязании аннулировать регистрацию товарного знака в силу следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 ГК РФ, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, которым является Роспатент.

Исходя из содержания пункта 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях предусмотренных ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в том числе, с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам осуществляется в административном порядке Роспатентом.

Таким образом, ГК РФ предусмотрен административный порядок рассмотрения возражения.

Судебная коллегия в ходе рассмотрения настоящего дела установила, что общество "Карламанский сахар" в Роспатент по вопросу оспаривания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку (в административном порядке) по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 ГК РФ не обращалось.

Данное обстоятельство не оспаривается обществом "Карламанский сахар".

В соответствии с частью 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Учитывая, что обществом "Карламанский сахар" не был соблюден административный порядок оспаривания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, предусмотренный действующим законодательством, на основании части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу N СИП-363/2017 в части требований общества "Карламанский сахар" к Роспатенту подлежит прекращению.

Между тем, принимая во внимание, что требование общества "Карламанский сахар" в части признания действий общества "Торговый дом "Карламанский продукт" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328 злоупотреблением правом, судом удовлетворено, у общества "Карламанский сахар" имеется возможность для обращения именно в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку, расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Исходя из того, что исковое требование общества "Карламанский сахар", судом удовлетворено частично, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на общество "Торговый дом "Карламан".

Принимая во внимание, что при подаче искового заявления обществу "Карламанский Сахар" определением от 27.06.2017 была предоставлена отсрочка оплаты государственной пошлины, 6000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины взыскивается с общества "Торговый дом "Карламан" в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176, 180, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

производство по делу, в части требования к Федеральной службе по интеллектуальной собственности по делу N СИП-363/2017 об обязании аннулировать регистрацию товарного знака, прекратить.

В остальной части требования общества с ограниченной ответственностью "Карламанский сахар" удовлетворить частично.

Признать действия общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Карламан" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552328 злоупотреблением правом.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Карламан" в доход федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина