Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 апреля 2018 г. N С01-171/2018 по делу N А29-8044/2016 Суд оставил без изменения вынесенное ранее постановление суда апелляционной инстанции о частичном взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку размер компенсации назначен судом с учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя и вероятных убытков правообладателя

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 апреля 2018 г. N С01-171/2018 по делу N А29-8044/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2018 года.

Мотивированный судебный акт изготовлен 2 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Снегура А.А., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АНГЛЕТИКА" (ул. Мира, д. 54, г. Краснодар, 350063, ОГРН 1102310004720) на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 23.11.2017 по делу N А29-8044/2016 (судьи Малых Е.Г., Савельев А.Б., Тетервак А.В.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "АНГЛЕТИКА" к обществу с ограниченной ответственностью "Инновационный Центр Развития" (ул. Петрозаводская, д. 27, пом. 112, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН 1111101005157) и индивидуальному предпринимателю Бендюжик Анне Валерьевне (Республика Коми, ОГРНИП 313110124200012) о взыскании солидарно 5 729 150 рублей упущенной выгоды и 8 057 550 рублей 53 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

При участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "АНГЛЕТИКА" - генеральный директор Суханов С.С. (по решению единственного учредителя от 16.08.2016), Захаревич Е.Н. (по доверенности от 25.08.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Инновационный Центр Развития" - ликвидатор Бендюжик А.В. (по решению единственного участника от 20.06.2016);

предприниматель Бендюжик Анна Валерьевна (лично).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АНГЛЕТИКА" (далее - общество "АНГЛЕТИКА") обратилось с иском в Арбитражный суд Республики Коми к обществу с ограниченной ответственностью "Инновационный Центр Развития" (далее - общество "Инновационный Центр Развития") и индивидуальному предпринимателю Бендюжик Анне Валерьевне (далее - предприниматель) о солидарном взыскании (с учетом принятых судом изменений) 5 729 150 рублей упущенной выгоды и 8 057 550 рублей 53 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 19.05.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 23.11.2017 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования общества "АНГЛЕТИКА" удовлетворены частично: с общества "Инновационный Центр Развития" и предпринимателя солидарно в пользу общества "АНГЛЕТИКА" взыскано 300 000 рублей компенсации, а также 2 065 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Общество "АНГЛЕТИКА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на указанное постановление суда апелляционной инстанции, в которой, указывая на неправильное применение судом норм материального права, просит изменить судебный акт в части размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и, не передавая дело на новое рассмотрение, вынести новый судебный акт об удовлетворении требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в заявленном размере (8 057 550 рублей 53 копеек).

По мнению заявителя кассационной жалобы исковые требования подлежали удовлетворению полностью, поскольку обществом "Инновационный Центр Развития" и предпринимателем заявленная ко взысканию сумма компенсации не оспаривалась.

Также заявитель кассационной жалобы указывает, что для определения размера компенсации апелляционным судом за основу был взят договор от 17.06.2011 N A-S/047, согласно которому при вступлении в договорные отношения с обществом "Инновационный Центр Развития" общество "АНГЛЕТИКА" допускало использование собственного фирменного наименования, включающего обозначение "англетика", для осуществления деятельности с применением методик и технологий последнего, с уплатой за весь период исполнения договора денежных средств в сумме 300 000 рублей. Между тем, по мнению общества "АНГЛЕТИКА", апелляционным судом не учтено, что на момент заключения вышеназванного договора оно не являлось правообладателем товарного знака и не могло допускать его использование на каких-либо условиях.

При этом общество "АНГЛЕТИКА" отметило, что при заключении вышеназванного договора рассчитывало на ежегодной доход в сумме 300 000 рублей от совместной деятельности с контрагентами, намерений предоставлять право на средства индивидуализации на неограниченный срок двум субъектам предпринимательской деятельности за указанную цену заявитель кассационной жалобы не имел.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "АНГЛЕТИКА" поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили кассационную жалобу удовлетворить.

Представитель общества "Инновационный Центр Развития", он же второй ответчик по настоящему делу (предприниматель) возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по мотивам, изложенным в консолидированном отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между обществом "АНГЛЕТИКА" (исполнитель) и обществом "Инновационный Центр Развития" (заказчик) в лице генерального директора Бендюжик А.В. 17.06.2011 был заключен договор о возмездном оказании услуг N A-S/047 (далее - договор от 17.06.2011 N A-S/047). Согласно пункту 1 названного договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать консультативные и прочие услуги с целью создания и запуска инновационного центра развития в городе Сыктывкар, республика Коми.

Из пункта 2 этого же договора следует, что заказчик обязуется использовать для идентификации Центра логотип и фирменное наименование, предоставленное исполнителем, а также четко следовать рекомендациями последнего по организации более качественной и эффективной работы Центра.

5 декабря 2011 года обществом "Инновационный Центр Развития" договор от 17.06.2011 N A-S/047 был расторгнут в одностороннем порядке.

После расторжения указанного договора общество "Инновационный Центр Развития" продолжило осуществлять коммерческую деятельность по обучению клиентов английскому языку, под обозначением "АНГЛЕТИКА", совпадающим с фирменным наименованием истца.

Требования общества "АНГЛЕТИКА", в том числе письменное от 21.12.2011, прекратить незаконное использование фирменного наименования "АНГЛЕТИКА/ANGLETICA" общество "Инновационный Центр Развития" оставило без удовлетворения. При этом общество "Инновационный Центр Развития" 30.01.2012 зарегистрировало на свое имя и активно использовало в рекламе своей деятельности доменное имя "ANGLETICA.INFO", содержащее в своем обозначении фирменное наименование общества "АНГЛЕТИКА".

Также общество "Инновационный Центр Развития" 22.02.2012 обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявкой N 2012706227 на регистрацию товарного знака ""

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственностью от 17.06.2013 произведена государственная регистрация указанного обозначения в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 489734.

На основании возражения общества "АНГЛЕТИКА" решение Роспатента от 08.09.2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 489734 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам воспитания; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация конкурсов [развлекательных]; организация и проведение конференций; организация досугов; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги воспитательные; услуги переводчиков..

С учетом изложенных обстоятельств общество "АНГЛЕТИКА", полагая, что общество "Инновационный Центр Развития" и предприниматель, своими противоправными действиями причинили обществу "АНГЛЕТИКА" убытки в виде упущенной выгоды, а также неосновательно за его счет обогатились, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском, переквалифицировав (изменив) в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в ходе рассмотрения дела требование о взыскании неосновательного обогащения на требование о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака истца.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, приняв во внимание, что товарный знак общества "Инновационный Центр Развития" в спорный период уже был зарегистрирован, в то время как товарный знак общества "АНГЛЕТИКА" был зарегистрирован лишь 04.05.2016, указал на отсутствие факта незаконного использования ответчиками товарного знака истца. При этом суде первой инстанции отклонил довод истца о том, что исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию, поскольку для рассматриваемого случая данное обстоятельство правового значения не имело.

Также, ссылаясь на дело N А29-6415/2016, суд первой инстанции указал, что имеет место факт незаконного использования ответчиками фирменного наименования истца.

Вместе с тем суд первой инстанции отметил, что Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) не содержит нормы, в соответствии с которой обладатель фирменного наименования вправе был бы претендовать на взыскание компенсации вместо возмещения убытков.

Кроме того, суд первой инстанции посчитал, что размер упущенной выгоды, определенный истцом на основании расчетных показателей среднегодовой выручки за годы, предшествующие спорному периоду (2010-2012 годы) не может быть подтверждением размера упущенной выгоды, поскольку не учитывает фактические расходы в указанный период. Расчет истца, по мнению суда первой инстанции, носит предположительный характер.

При этом суд первой инстанции отметил, что помимо, услуги, оказываемой истцом в виде платного обучения английскому языку, в Едином государственном реестре юридических лиц отражена информация и об иных видах его деятельности, в том числе о розничной торговле книгами. Между тем истцом в материалы дела не представлено доказательств приготовления и совершения им действий по получению прибыли в заявленном в исковом заявлении размере. Согласно представленным Инспекцией федеральной налоговой службы N 2 по городу Краснодару налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, а также выписки из лицевого счета истца, из которых усматривается, что за период с 31.08.2013 по 19.05.2015 движение денежных средств отсутствовало, в период с 2013 по 2014 расходы и прибыль у общества "АНГЛЕТИКА" отсутствовали.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что истцом не доказан факт как вынужденного приостановления деятельности, так и факт наличия причинно-следственной связи между неправомерным использованием в этот период ответчиками фирменного наименования истца и приостановкой деятельности истца. При этом суд первой инстанции сослался на распечатки из сети "Интернет" о деятельности лингвистической школы "Angletika" в городе Краснодар в 2012 по 2015 годах.

На основании изложенного доводы истца об упущенной выгоде суд первой инстанции счел недостоверными.

Апелляционный суд счел неправомерным вывод суда первой инстанции об отсутствии нарушения исключительного права истца.

Апелляционный суд посчитал, что применение судом первой инстанции к спору положений статьи 1491 ГК РФ противоречит нормам материального права. Также суд апелляционной инстанции не согласился с формулировкой суда об отсутствии правового значения даты возникновения исключительных прав на товарный знак по спору о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Так апелляционный суд указал, что закон связывает возникновение прав на товарный знак с датой подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (датой приоритета).

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в части отказа во взыскании компенсации выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, истец был вынужден приостановить коммерческую деятельность до признания недействительной правой охраны товарного знака общества "Инновационный Центр Развития". Апелляционный суд также не согласился с выводом суда первой инстанции о недоказанности истцом причинно-следственной связи между неправомерным использованием в спорной период фирменного наименования истца ответчиками и приостановкой деятельности истца.

Суд апелляционной инстанции посчитал доказанным, что у истца возникли препятствия для осуществления его коммерческой деятельности, ввиду чего он был вынужден ее приостановить. При этом апелляционный суд указал, что названное обстоятельство подтверждается налоговыми декларациями, бухгалтерской отчетностью и выпиской по лицевому счету.

Отменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд принял во внимание, что сходство товарного знака общества "Инновационный Центр Развития" с фирменным наименованием общества "АНГЛЕТИКА", зарегистрированного 16.08.2010, а также с товарным знаком последнего является очевидным, ввиду его полного совпадения. При этом вывод о сходстве обозначений был сделан в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-562/2017 и не может быть оспорен сторонами в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционный суд указал, что судом первой инстанции при отказе во взыскании компенсации не было учтено, что ответчики, используя спорное обозначение, действовали недобросовестно, в том числе зная о наличии у истца, обратившегося с заявкой N 2013729227 на регистрацию товарного знака "", возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "Инновационный Центр Развития".

При этом, как указал апелляционный суд, действия общества "Инновационный Центр Развития" по использованию спорных обозначений не были прекращены и после принятого Роспатентом решения, об удовлетворении возражений истца против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489734. В частности, правовая охрана указанного товарного знака была прекращена в отношении услуги "академии (обучение)" 41-го класса МКТУ. Таким образом, ответчики не располагали правом на использование обозначения для соответствующих услуг 41-класса МКТУ и могли такое обозначение использовать только в том случае, если такие действия не нарушают исключительных прав иных лиц.

Апелляционный суд, ссылаясь на доказательства, представленные в материалы дела, посчитал доказанным факт использования ответчиками обозначения, сходного до степени смешение с товарным знаком истца.

Учитывая изложенное, как указал апелляционный суд, истцу не могло быть отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Вместе с тем апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о недоказанности истцом факта приостановления деятельности под спорным обозначением, а также вынужденный характер такого предполагаемого приостановления.

Определяя размер компенсации за нарушение ответчиками исключительного права истца на товарный знак, апелляционный суд отклонил произведенный истцом размер компенсации. В обоснование своих выводов коллегия судей указала, что использование ответчиками спорного обозначения не способно вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и повлечь перераспределение спроса в географических границах города Сыктывкара, ввиду отсутствия одного из хозяйствующих субъектов в пределах рынка. Суд апелляционной инстанции также принял во внимание, что доказательств широкой известности спорного обозначения, которая могла бы ввести в заблуждение потребителей независимо от доступности на их территории услуг правообладателя товарного знака, в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного апелляционный суд посчитал рассчитанную истцом компенсацию в размере 8 057 550 рублей 53 копеек чрезмерной. Одновременно суд, с учетом обстоятельств поведения ответчиков в спорный период, не усмотрел оснований для взыскания компенсации и в минимальном размере.

Апелляционный суд принял во внимание, что при вступлении в договорные отношения с обществом "Инновационный Центр Развития" истец допускал использование ответчиками спорного обозначения для осуществления деятельности с применением методик и технологий истца, с уплатой за весь период исполнения договора денежных средств в размере 300 000 рублей. Также апелляционным судом были приняты во внимание характер нарушения прав истца, требования разумности и справедливости, отсутствие иных доказательств, которые могли быть положены в основу оценки размера заявленных истцом требований.

С учетом этого апелляционный суд определил размер компенсации - 300 000 рублей.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно общему правилу, установленному частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов нижестоящих судов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе общества "Англетика", сводятся к оспариванию установленного апелляционным судом размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Заявитель кассационной жалобы считает размер компенсации, установленный апелляционным судом, необоснованным и заниженным.

При этом кассационная жалоба не содержит доводов относительно отказа в удовлетворении требований о взыскании упущенной выгоды, а также отказа в удовлетворении требований о защите исключительного права на фирменное наименование истца. Как следствие, в соответствующей части обжалуемое постановление апелляционного суда судом кассационной инстанции не проверяется.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных названным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, истцом требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак было заявлено на основании приведенного выше подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в размере, определяемом по усмотрению суда, что, отвечая на вопрос суда кассационной инстанции, подтвердили представители истца в судебном заседании.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как усматривается из содержания обжалуемого постановления, апелляционный суд при определении размера компенсации руководствовался соответствующими разъяснениями высших судебных инстанции.

Выводы апелляционного суда относительно размера компенсации надлежащим образом мотивированы.

При этом коллегия судей отмечает, что определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по установлению размера компенсации.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что заявленная истцом к взысканию с ответчиков компенсация превышает максимальный размер, установленный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, на основании которой было заявлено соответствующее требование.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в основном направлены на переоценку доказательств и обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие истца с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебного акта.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступившего в законную силу постановления суда апелляционной инстанции.

На основании изложенного кассационная жалоба общества "АНГЛЕТИКА" удовлетворению не подлежит.

Приведенные в отзыве общества "Инновационный Центр Развития" аргументы о неправомерности взыскания апелляционным судом компенсации является самостоятельным доводом ответчика, не корреспондирующим к доводам кассационной жалобы истца (часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Данный довод подлежал заявлению в рамках самостоятельной кассационной жалобы, правом на подачу которой в установленном процессуальным законом порядке ответчики не воспользовались.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 23.11.2017 по делу N А29-8044/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АНГЛЕТИКА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

А.А. Снегур

В.А. Химичев