Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2018 г. по делу N СИП-681/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его отказ в государственной регистрации товарного знака, поскольку услуги, связанные с продажей товаров, и непосредственно услуги по рекламе, имеют различные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2018 г. по делу N СИП-681/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 30 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Яблочко" (ул. Социалистическая, д. 104, офис 2, г. Всеволожск, Ленинградская обл., ОГРН 1125190001386) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) от 28.07.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 02.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015717407.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Яблочко" - Коростелева К.В. (по доверенности от 16.06.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41) и Тетцоева З.В. (по доверенности от 16.01.2018 N 01/32-16/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Яблочко" (далее - общество "Яблочко", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.07.2017 по заявке N 2015717407 на регистрацию товарного знака со словесным обозначением "Яблочко".

В судебном заседании представитель общества "Яблочко" заявленные требования поддержал, а представители Роспатента - оспорили, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого ненормативного правового акта, и просили в удовлетворении требований общества отказать.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, обществом 09.06.2015 в Роспатент подана заявка N 2015717407 на регистрацию комбинированного товарного знака "" в отношении товаров: "демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" 35-го класса и услуг "аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]" 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Роспатентом принято решение от 02.02.2017 о регистрации товарного знака в отношении указанных услуг 36-го класса МКТУ и об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35-го класса МКТУ. В части отказа в предоставлении правовой охраны решение Роспатента мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), заявке общества противопоставлены следующие товарные знаки:

- "" по заявке N 2015715704, на основании которой впоследствии зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 620331 на имя общества с ограниченной ответственностью "СВК", в том числе в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: реклама; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров во всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- "" по свидетельству Российской Федерации N 155397, зарегистрированный на имя общества с ограниченной ответственностью "Эпл Парфюм", в том числе в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, сбыт товара через посредников;

- "" по свидетельству Российской Федерации N 570552, зарегистрированный на имя общества с ограниченной ответственностью "Крымфрукт", в том числе в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: реклама; управление бизнесом; деловое администрирование; канцелярские работы, за исключением размещения в одном месте, в пользу других лиц, товаров 30 класса, для удобного осмотра и приобретения этих товаров в пунктах розничной торговли;

- "" по свидетельству Российской Федерации N 162735, зарегистрированный на имя общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Яблоко", в том числе в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: изучение рынка, информация коммерческая, реклама, помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями, организация выставок с коммерческими и рекламными целями, экспортно-импортные операции.

Общество 13.06.2017 обратилось в Роспатент с возражением на указанное решение от 02.02.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны. В указанном возражении общество оспаривало выводы Роспатента об однородности услуг 35-го класса, указанных в его заявке, с услугами того же класса, указанными в регистрации противопоставленных Роспатентом товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 620331 (заявка N 2015715704), 570552 и 155397, а также о наличии сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 162735 и 155397.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.07.2017 об отказе в его удовлетворении, ранее принятое решение от 02.02.2017 оставлено в силе. Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент пришел к выводу о правомерности противопоставления вышеназванных товарных знаков.

Общество "Яблочко" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать решение Роспатента от 28.07.2017 недействительным, как основанное на неправильном применении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а также на основании пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50).

В обоснование заявленных требований общество "Яблочко" ссылается на то, что им были предприняты меры, направленные на преодоление противопоставления Роспатентом товарных знаков иных хозяйствующих субъектов заявке общества.

Так, между правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 155397 и обществом "Яблоко" было заключено соглашение от 17.11.2017 на государственную регистрацию последним спорного товарного знака.

Относительно противопоставленного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 162735 общество "Яблоко"указало, что решением Роспатента от 26.12.2017 правовая охрана указанного товарного знака досрочно прекращена, в связи с прекращением деятельности в качестве юридического лица его правообладателя, исключенного 27.07.2017 из Единого государственного реестра юридических лиц.

В отношении противопоставления товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 570552 общество указало, что он не может являться препятствием для регистрации спорного товарного знака в отношении услуги "услуги снабженческие для третьих лиц, а именно услуги универсамов по розничной продаже товаров", поскольку перечень услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака не содержит услуг, связанных с реализацией товаров, либо однородных им.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства обществом в материалы дела представлено его соглашение от 22.01.2018 с правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 620331 о регистрации спорного товарного знака заявителя.

На основании изложенного общество "Яблочко" просит оспариваемое решение Роспатента признать недействительным и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента от 02.02.2017.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против отказа в регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи обществом заявки на регистрацию товарного знака (09.06.2015) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, является ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на выдачу патента) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявок).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Роспатент в оспариваемом решении указал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируется друг с другом, несмотря на отдельные отличия, на основании чего был сделан вывод об их сходстве.

Кроме того, в результате сопоставления перечней услуг 35-го класса МКТУ в заявке общества и противопоставленных товарных знаках Роспатент пришел к выводу о том, что они являются однородными, поскольку являются идентичными и соотносятся как род/вид.

Между тем судебная коллегия отмечает, что заявителем в материалы дела представлены соглашения между обществом "Яблочко" и правообладателями товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 153397 и N 620331, которыми подтверждается согласие последних на регистрацию обществом на свое имя обозначения "" в качестве товарного знака.

Кроме того, суд принимает во внимание, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 162735 прекращена, поскольку его правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Яблоко" 27.07.2017 прекратило свою деятельность в качестве юридического лица.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом изложенных процессуальных норм и разъяснений высших судебных инстанций Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание представление заявителем соглашений с правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 155397 и N 620331, а также доказательства прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 162735, приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным с одновременным обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражение общества "Яблочко" на отказ в государственной регистрации товарного знака "" по заявке N 2015717407.

При этом суд принимает во внимание, что помимо противопоставления трех названных товарных знаков Роспатентом заявке общества был противопоставлен и четвертый товарный знак - "" по свидетельству Российской Федерации N 570552, зарегистрированный на имя общества с ограниченной ответственностью "Крымфрукт", в том числе в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: реклама; управление бизнесом; деловое администрирование; канцелярские работы, за исключением размещения в одном месте, в пользу других лиц, товаров 30-го класса, для удобного осмотра и приобретения этих товаров в пунктах розничной торговли.

В оспариваемом решении Роспатента от 28.07.2017 соответствующее противопоставление четвертого товарного знака было обусловлено однородностью всех услуг 35-го класса МКТУ, указанных в заявке общества, с услугой "реклама" того же класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем коллегия судей пришла к выводу о том, что услуги, связанные с реализацией товаров и услуги рекламы имеют различное назначение, круг потребителей, способы их оказания, как следствие, эти услуги не являются взаимодополняемыми, относятся к разному роду услуг.

Так, реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе").

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Кроме того, рекламные услуги оказываются рекламными агентствами другим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и интернет-аудитория, участники выставок.

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Следовательно, услуги, связанные с реализацией товаров, и непосредственно услуги по рекламе, имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода.

Аналогичная позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016.

Представитель Роспатента в судебном заседании, отвечая на вопрос суда, подтвердил отсутствие оснований для признания однородными услуг "реклама" и "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" либо "услуги снабженческие для третьих лиц, а именно услуги универсамов по розничной продаже товаров" (с учетом уточнения перечня услуг 35-го класса, заявленного обществом в палате по патентным спорам).

При данных обстоятельствах Роспатенту при повторном рассмотрении возражения необходимо принять во внимание приведенную выше позицию суда (часть 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления относятся судом на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Яблочко" удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.07.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015717407, признать недействительным.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Яблочко" на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.02.2017 по заявке на регистрацию товарного знака N 2015717407.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур