Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2018 г. N С01-148/2018 по делу N А56-9562/2017 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения о прекращении использования контрафактной продукции и взыскании компенсации, поскольку заявленный ответчиком довод о злоупотреблении истцом правом при регистрации товарного знака не был подтвержден соответствующими доказательствами, а ссылки на такое злоупотребление носили неочевидный и предположительный характер

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2018 г. N С01-148/2018 по делу N А56-9562/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам

в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Снегура А.А., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Хотькина Юрия Валерьевича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 315784700222854) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.08.2017 по делу N А56-9562/2017 (судья Яценко О.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2017 по тому же делу (судьи Лущаев С.В., Горбачева О.В., Будылева М.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Моделист" (ул. Латышских стрелков, д. 31, оф. 311, Санкт-Петербург, 193231, ОГРН 1037825014303)

к индивидуальному предпринимателю Хотькину Юрию Валерьевичу

о прекращении использования контрафактной продукции и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Моделист" - Ватутина О.Ю. (по доверенности от 16.01.2017);

от индивидуального предпринимателя Хотькина Ю.В. - Поликанов А.А. (по доверенности от 03.03.2017 N 78АБ1982392).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Моделист" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Хотькину Юрию Валерьевичу (далее - Предприниматель) об обязании прекратить распространение контрафактной продукции, маркированной товарным знаком "TRUMPETER" по свидетельству Российской Федерации N 593955, и о взыскании компенсации в размере 300 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.08.2017 исковые требования Общества удовлетворены частично: суд обязал Предпринимателя прекратить распространение контрафактной продукции, маркированной товарным знаком "TRUMPETER" по свидетельству Российской Федерации N 593955, и взыскал с Предпринимателя в пользу Общества компенсацию в размере 100 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с судебными актами судов первой и апелляционной инстанции, Предприниматель обратился в Арбитражный суд Северо-Западного округа с кассационной жалобой.

Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.01.2018 кассационная жалоба Предпринимателя передана по подсудности на рассмотрение Суда по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе Предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанции норм материального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить, отказать в удовлетворении исковых требований либо направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Предприниматель указал, что согласно сведениям, размещенным на официальном сайте компании Yatai Electric Appliances Co., Ltd., являющейся правообладателем товарного знака "TRUMPETER" на территории Китая (www.trumpeter-china.com), Общество является официальным дистрибьютором этой компании, то есть занимается импортом продукции под товарным знаком "TRUMPETER", а также вводит указанную продукцию в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В свою очередь, Предприниматель не является импортером данной продукции, а осуществляет ее реализацию для потребителей после приобретения продукции на территории Российской Федерации.

В связи с этим, Предприниматель, ссылаясь на исчерпание права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), указал, что им не было нарушено исключительное право истца на товарный знак при реализации товара.

Также, в кассационной жалобе Предпринимателем заявлен довод о том, что в материалах дела отсутствуют фотографии товаров, на упаковке которых нанесен товарный знак истца, а также не приложены соответствующие вещественные доказательства, в связи с чем материалами дела не подтверждается, что на его товаре, купленном истцом 02.12.2016 и 22.12.2016, был нанесен товарный знак, совпадающий с товарным знаком Общества.

Кроме того, в своей жалобе Предприниматель указал на злоупотребление Обществом своими правами, допущенное при регистрации товарного знака. Такое злоупотребление Предприниматель усматривает в том, что истец зарегистрировал на свое имя на территории Российской Федерации товарный знак, принадлежащий на территории Китая компании Yatai Electric Appliances Co. Ltd. Тем самым, по мнению заявителя кассационной жалобы, Общество имело цель ограничить реализацию товара с данным обозначением другими лицами на территории Российской Федерации.

В дополнении к кассационной жалобе Предприниматель также указал на то, что Обществом не отрицается факт реализации им оригинальной продукции китайской компании, а также на то, что реализуемая Предпринимателем продукция самостоятельно не ввозилась им на территорию Российской Федерации.

Предприниматель, ссылаясь на нормы статей 1252, 1229, 1487 и 1515 ГК РФ, указывает на то, что поставка и реализация иностранных товаров на территории Российской Федерации может осуществляться без согласия официального дистрибьютера, то есть права Общества не были нарушены действиями Предпринимателя.

До судебного заседания Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило оставить обжалуемые Предпринимателем судебные акты без изменения как законные и обоснованные.

В судебное заседание явились представители Общества и Предпринимателя.

Представитель Предпринимателя в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель Общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в представленном отзыве.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Общество является правообладателем товарного знака "TRUMPETER" по свидетельству Российской Федерации N 593995 (дата приоритета - 19.10.2015), зарегистрированного в отношении товаров 16-го, 28-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Ссылаясь на наличие исключительного права на указанный товарный знак и нарушение этого права Предпринимателем путем реализации товара (сборных масштабных моделей), на упаковке которого нанесено обозначение товарного знака, принадлежащего Обществу, оно обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением.

Исследовав и оценив представленные в материалах дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1484, 1515 ГК РФ и принимая во внимание разъяснения, данные в совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), установили факт принадлежности Обществу исключительного права на товарный знак, в защиту которого были заявлены требования, а также факт неправомерного использования этого исключительного права Предпринимателем при продаже товара с использованием обозначения, принадлежащего истцу.

Снижая сумму предъявленной к взысканию компенсации, суды исходили из характера допущенного нарушения, принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Коллегия судей полагает, что судами первой и апелляционной инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

В кассационной жалобе Предпринимателя не оспаривается факт принадлежности Обществу исключительного права на товарный знак "TRUMPETER" по свидетельству Российской Федерации N 593995, а также факт реализации Предпринимателем сборных масштабных моделей, относящихся к товарам 28-го класса МКТУ, в связи с чем выводы судов в этой части судебной коллегией суда кассационной инстанции не проверяются.

Довод Предпринимателя о том, что в материалах дела отсутствуют фотографии реализуемого им товара, на упаковку которого нанесен товарный знак, принадлежащий Обществу, а также вещественные доказательства, подтверждающие приобретение последним 02.12.2016 и 22.12.2016 продукции у ответчика с нанесенным товарным знаком, не может быть принят судебной коллегией, так как при рассмотрении настоящего дела в судах первой и апелляционной инстанции ответчиком не только ни оспаривался, но и был подтвержден факт реализации им продукции, на упаковку которой было нанесено спорное обозначение.

При таких обстоятельствах факт маркировки реализованного Предпринимателем товара спорным товарным знаком не требует дополнительных доказательств со стороны истца.

Кроме того, как пояснил представитель Предпринимателя в судебном заседании суда кассационной инстанции, приобретенные Обществом модели были представлены последним при рассмотрении дела в суде первой инстанции, однако к материалам дела в качестве вещественного доказательства не приобщались.

В своей кассационной жалобе Предприниматель ссылается на то, что при реализации товара, на упаковку которого нанесен товарный знак, принадлежащий истцу, он руководствовался принципом исчерпания права, изложенном в статье 1487 ГК РФ, который заключается в том, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно позиции ответчика, реализуемый им товар был приобретен не у компании Yatai Electric Appliances Co., Ltd., являющейся правообладателем товарного знака "TRUMPETER" на территории Китая, а у лица, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации. То есть продукция, реализуемая Предпринимателем, была им приобретена после введения ее в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Данный довод отклоняется судебной коллегией, исходя из следующего.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" (далее - постановление N 15), при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при использований и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав и права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Аналогичный подход применим и к спорам, связанным с нарушением прав на товарный знак.

Таким образом, истцу надлежит доказать наличие у него исключительных прав и факт использования этих прав ответчиком.

В свою очередь, ответчик должен доказать законность использования им исключительных прав истца.

Как разъяснено в пункте 33 постановления N 5/29, принцип исчерпания прав применяется к оригиналу или экземплярам произведения, правомерно введенным в оборот на территории Российской Федерации. Распространение контрафактных экземпляров в любом случае образует состав правонарушения, не зависимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.

В пункте 16 постановления N 15 указано, что правомерно воспроизведенные и распространяемые на территории другой страны экземпляры произведений, не предназначенные для распространения на территории Российской Федерации, являются контрафактными при распространении на территории Российской Федерации.

Поскольку ответчик ссылается на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств и представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров в гражданский оборот самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российского Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Вместе с тем, надлежащих доказательств того, что реализуемые Предпринимателем товары были ввезены на территорию Российской Федерации Обществом или иными лицами с его согласия в материалы дела не представлено. Источник приобретения спорных товаров Предпринимателем не подтвержден, ходатайство об истребовании доказательств, подтверждающих цепочку реализации товара, у каких-либо лиц, в том числе тех, у кого Предпринимателем был приобретен товар, заявлено не было.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что во время рассмотрения настоящего дела товарный знак "TRUMPETER" получил международную защиту на имя иного лица (не являющегося ни истцом, ни ответчиком по настоящему делу, не производителем спорного товара), вопреки мнению Предпринимателя, лишь подтверждает возможность регистрации спорного обозначения в разных странах на разных лиц, доказательств того, что международная регистрация распространена на территорию Российской Федерации, не представлено.

Предпринимателем в кассационной жалобе заявлен довод о злоупотреблении Обществом своим правом на товарный знак. Данный довод ответчик мотивирует тем, что товарный знак "TRUMPETER" принадлежит китайской компании Yatai Electric Appliances Co., Ltd., чью продукцию продавал Предприниматель.

Согласно позиции ответчика, Общество при регистрации товарного знака воспользовалось тем, что спорное обозначение не было зарегистрировано компанией Yatai Electric Appliances Co., Ltd. на территории Российской Федерации на свое имя.

Как указано в кассационной жалобе, являясь официальным дистрибьютером компании Yatai Electric Appliances Co., Ltd., Общество импортирует продукцию на территорию Российской Федерации под указанным товарным знаком. Регистрация на себя товарного знака принадлежащего на территории другого государства производителю соответствующих товаров, по мнению ответчика, позволяет истцу запрещать реализацию товара с данным товарным знаком другим лицам на территории Российской Федерации.

Названный довод отклоняется судебной коллегией, исходя из следующих обстоятельств.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом лицо, требующее такого признания, должно представить убедительные доказательства, подтверждающие, что умысел предположительно злоупотребляющего правом лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретшего исключительное право на товарный знак.

Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что в силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя были признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Установление наличия в действиях лица по регистрации (приобретению) товарного знака злоупотребления правом в рамках рассмотрения иска о защите права является не только основанием для отказа в конкретном рассматриваемом иске, но также может послужить основанием в будущем для признания предоставления правовой охраны соответствующего исключительного права на товарный знак недействительным полностью (с момента его регистрации).

Именно в связи с этим злоупотребление должно иметь документальное подтверждение и не являться следствием предположений.

Для признания действий лица по регистрации (приобретению) исключительного права на товарный подлежит установление недобросовестность цели осуществления таких действий. При этом недобросовестность цели регистрации должна носить очевидный, видимый характер. Вывод о недобросовестности цели регистрации товарного знака, в защиту которого был предъявлен иск, должен основываться на представленных в материалах дела доказательствах.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, действительно может быть то факт, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем, самого по себе того, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

Помимо указанного, арбитражным судом на основании представленных доказательств также должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, заявленный Предпринимателем довод о злоупотреблении, допущенном при регистрации знака, должен быть подтвержден соответствующими доказательствами, однако в материалах дела таких доказательств представлено не было, а ссылки Предпринимателя на такое злоупотребление носили не очевидный, предположительный характер.

При таких обстоятельствах у судов первой и апелляционной инстанции отсутствовали основания для применения статьи 10 ГК РФ.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов первой и апелляционной инстанции не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.08.2017 по делу N А56-9562/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Хотькина Юрия Валерьевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев