Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N С01-212/2018 по делу N А31-352/2017 Суд оставил без изменения принятое по делу постановление о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку предпринимателем не представлено в материалы дела соответствующих доказательств, достоверно свидетельствующих о возможности снижения компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N С01-212/2018 по делу N А31-352/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Химичева В.А., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лавровой Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Костромской области (судья Сергушова Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Степановой К.А.), а также при содействии Арбитражного суда Нижегородской области (судья Логинов К.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Садековой А.А.) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Котловой Татьяны Николаевны на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 по делу N А31-352/2017 (судьи Полякова С.Г., Савельев А.Б., Тетервак А.В.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ул. Годовикова, д. 9, стр. 3, Москва, 129085, ОГРН 1107746373536)

к индивидуальному предпринимателю Котловой Татьяне Николаевне (г. Кострома, Костромская обл.)

о защите исключительных прав.

В судебное заседание Суда по интеллектуальным правам лица, участвующие в деле, своих представителей не направили.

Путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Костромской области в судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Котловой Татьяны Николаевны - Мамуль И.В. (по доверенности от 24.04.2017).

Путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Нижегородской области в судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" - Скиба Д.А. (по доверенности от 31.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском к индивидуальному предпринимателю Котловой Татьяне Николаевне (далее - предприниматель) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 505856, 388156, 505857, исключительного права на персонаж "Маша" и исключительного права на персонаж "Медведь", а также 2 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины и 704 руб. 31 коп. судебных издержек.

В процессе рассмотрения дела обществом было подано заявление об изменении исковых требований. Общество просило взыскать с ответчика в пользу истца 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 505856; 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 388156; 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 505857; 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на персонаж "Маша".

Решением Арбитражного суда Костромской области от 22.08.2017 исковые требования общества удовлетворены частично, с предпринимателя взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 5 000 руб., 200 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 704 руб. судебных издержек.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 решение Арбитражного суда Костромской области от 22.08.2017 отменено. Принят новый судебный акт, которым принят отказ общества от исковых требований в части взыскания 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на персонаж "Медведь", в указанной части производство по делу прекращено; требования общества удовлетворены, с предпринимателя взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 40 000 руб., 704 руб. судебных издержек, 5 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017, предприниматель обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на названный судебный акт.

В кассационной жалобе предприниматель ссылается на то, что суд первой инстанции обоснованно применил при разрешении дела постановление Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П), позволяющее снизить компенсацию за нарушение исключительных прав ниже установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предела. Предприниматель полагает, что суд апелляционной инстанции необоснованно признал ошибочным вывод суда первой инстанции в части возможности снижения размера компенсации ниже низшего предела, а также необоснованно не применил при вынесении постановления соответствующую норму абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, которая, по мнению предпринимателя, подлежит применению в данном случае.

В кассационной жалобе ответчик отметил, что суд апелляционной инстанции оставил без оценки утверждение предпринимателя о том, что обществом не представлено доказательств в подтверждение того, что изображенное на купальнике обозначение сходно до степени смешения с персонажем "Маша" аудиовизуального произведения "Ловись, рыбка!". Просмотр указанного аудиовизуального произведения, по мнению предпринимателя, не подтверждает обоснованности претензий общества в данной части.

Предприниматель полагает, что суд апелляционной инстанции взыскал с ответчика необоснованно высокий размер компенсации, ссылается на сложившуюся судебную практику, в соответствии с которой наличие иждивенцев на попечении ответчика учитывается при определении размера компенсации и является дополнительным основанием для снижения судами размера компенсации.

Также предприниматель считает, что поскольку он согласно выписки из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства относится к субъектам малого предпринимательства, это должно повлиять на размер взыскиваемой компенсации, поскольку характеризует материальное положение ответчика.

Одновременно предприниматель ссылается на то, что общество самостоятельно не осуществляет оптовую или розничную торговлю товарами с изображением на них товарных знаков общества, в связи с чем невозможно определить убытки правообладателя; имеющиеся в материалах дела распечатки с сайтов общепризнанных крупных операторов дистанционной интернет-торговли с ценами на схожие купальники являются доказательствами уровня цен на аналогичные товары, находящиеся в торговом обороте, что позволяет достоверно оценить убытки общества.

Предприниматель просит отменить постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 в части взыскания с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных прав, вынести новый судебный акт, которым взыскать с ответчика в пользу общества 5000 руб. компенсации.

Одновременно с кассационной жалобой предпринимателем подано ходатайство о приобщении к материалам дела копий товарных накладных N PHк-CEN-628030, НРк-CEN-628149 от 31.03.2014, N 102023100 от 14.04.2014, копии письма общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь", исх. N 83/04 от 10.04.2012, копии информационного письма ООО "С-Трейд" от 28.11.2014, распечатки с официального сайта "Бегемот", инвестиционного меморандума федеральной торговой сети "Бегемот".

Указанное ходатайство определением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2018 о принятии кассационной жалобы к производству рассмотрено и отклонено ввиду отсутствия у суда кассационной инстанции полномочий на приобщение и оценку доказательств.

Общество направило в суд отзыв на кассационную жалобу, в котором просило оставить кассационную жалобу без удовлетворения, постановление суда апелляционной инстанции - без изменения ввиду его законности и обоснованности.

Рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на кассационную жалобу, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, обществу принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 505856, 505857, 505916, а также исключительное право на персонаж "Маша", что подтверждается, в том числе, представленным в материалы дела договором от 08.06.2010 N 010601-МиМ об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение (сериал "Маша и Медведь"), заключенным между обществом с ограниченной ответственностью Студия "Анимаккорд" (правообладатель) и обществом (приобретатель).

12.08.2014 в торговой точке предпринимателя (г. Кострома, ул. Профсоюзная, 25-Б, ТЦ "Эльдорадо", отдел "Мир детства") предлагался к продаже и истцом приобретен товар: купальный костюм "Мульт" с цветным стилизованным изображением девочки и медведя, а также надписью "Маша и Медведь".

В подтверждение факта реализации ответчиком товара в материалы дела представлены: кассовый чек с указанием в нем сведений об ответчике как продавце, его идентификационного номера налогоплательщика, наименования товара и его количества, стоимости покупки; товар с нанесенным на него спорным изображением; диск формата DVD-R, содержащий видеозапись процесса реализации товара.

Полагая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара с использованием товарных знаков, персонажей и частей аудиовизуального произведения "Маша и Медведь" нарушены соответствующие исключительные права, истец обратился в Арбитражный суд Костромской области с исковым заявлением о взыскании компенсации.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции установил нарушение предпринимателем исключительных прав, принадлежащих обществу. Определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд учитывал, что предпринимателем нарушение прав общества допущено впервые, нарушение не является грубым, т.к. факт продажи контрафактного товара является единичным, ответчик не специализируется на торговле контрафактными товарами и не является их производителем. Нарушение допущено ответчиком по неосторожности, в результате оказания недостаточного внимания к формированию ассортимента предлагаемых к продаже товаров.

Суд первой инстанции мотивировал снижение размера компенсации также тем, что возможные убытки истца от допущенного ответчиком нарушения являются крайне незначительными, т.к. могут быть соизмерены только с той прибылью, которую истец получил бы легальным путем от реализации аналогичного товара.

Суд счел, что имущественные потери общества явно несоразмерны заявленному размеру компенсации и, исходя из положений постановления от 13.12.2016 N 28-П, признал возможным снизить размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации до 5 000 рублей. Указанный размер компенсации, по мнению суда, с абсолютной вероятностью в полном объеме покрывает понесенные истцом убытки.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из того, что предпринимателем не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих предусмотренным постановлением от 13.12.2016 N 28-П условиям снижения компенсации ниже низшего предела, установленного законом. При вынесении постановления от 04.12.2017 судом апелляционной инстанции были применены нормы статей 1225, 1226, 1229, 1250, 1252, 1515, 1301 ГК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно пункту 3 статья 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Таким образом, законодатель предоставляет правообладателю право самому определять способ возмещения причиненного ему вреда. В настоящем деле обществом выбран способ защиты нарушенного права в виде взыскания компенсации, при реализации которого оно освобождается от обязанности доказывать размер причиненных ему убытков.

Как разъяснено в постановления от 13.12.2016 N 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Тем самым приведенное правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и превышать размер фактически причиненных ему убытков.

С учетом этого довод предпринимателя о недоказанности обществом понесенных убытков отклоняется судебной коллегией, поскольку, как указано в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Довод предпринимателя о необоснованном неприменении судом апелляционной инстанции пункта абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ не может быть принят, поскольку данная норма в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, в соответствии с которой с учетом характера и последствий нарушения возможно снижение размера компенсации ниже установленного законом минимума при нарушении одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, вступила в силу 01.10.2014, то есть после совершения ответчиком нарушения, установленного в данном деле.

При этом, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, на которую сослались суды первой и апелляционной инстанций, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела возможно при условии одновременного наличия ряда критериев, доказывание которых возлагается именно на ответчика.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами, представленными ответчиком в материалы дела, что разъяснено, в частности, в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017.

Однако, как установлено судом апелляционной инстанции, предпринимателем не представлено в материалы дела соответствующих доказательств, достоверно свидетельствующих о возможности снижения компенсации.

Ссылки предпринимателя относительно материального и имущественного положения рассмотрены и отклонены с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Учтено также, что наличие несовершеннолетних детей и внесение в реестр субъектов малого предпринимательства само по себе не свидетельствует о материальном положении ответчика. Кроме того, компенсация заявлена в минимальном размере, наличие условий для ее дальнейшего снижения материалами дела не подтверждено.

Довод предпринимателя о том, что суд апелляционной инстанции оставил без оценки утверждение ответчика о том, что обществом не представлено доказательств сходства спорного обозначения до степени смешения с персонажем "Маша", отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку судами установлен факт нарушения прав истца на основании материалов дела.

Предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены судебного акта в любом случае не установлено.

С учетом изложенного постановление суда апелляционного суда является законным и отмене не подлежит, кассационную жалобу следует оставить без удовлетворения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 по делу N А31-352/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Котловой Татьяны Николаевны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

В.А. Химичев

Судья

Д.А. Булгаков