Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2018 г. по делу N СИП-102/2018 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец предоставил доказательства своей заинтересованности в её досрочном прекращении, а ответчик не доказал факт использования им товарного знака в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2018 г. по делу N СИП-102/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 11 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Забузовой А.Э.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление иностранного лица - PREDUZECE ZA PROMET I PROIZVODNJU STUBLINA DOO STOJNIK (Stojnik, Arandelovac, Republic of Serbia, 34307) к обществу с ограниченной ответственностью "Дверная Механика" (бульвар Маршала Рокоссовского, д. 8, корп. 4, Москва, ОГРН 1077763327729) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400864;

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Шибаев Р.А., по доверенности от 27.10.2017;

от ответчика - Бышова О.А., по доверенности от 17.03.2017, установил:

иностранное лицо - PREDUZECE ZA PROMET I PROIZVODNJU STUBLINA DOO STOJNIK (далее - предприятие) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Дверная Механика" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400864 в отношении товаров "устройства для закрывания дверей электрические" 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (с учетом частичного отказа от заявленных требований в отношении услуг 35-го класса МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований предприятие ссылается на то, что осуществляет деятельность по производству и реализации дверной фурнитуры, замков и других скобяных изделий, является правообладателем товарного знака со словесным элементом "DIPLOMAT" по международной регистрации N 1260594, а также поданы заявки N 2017736062, 2018704829 на регистрацию обозначения "DIPLOMAT" в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг.

При этом, истец полагает, что ответчик не использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в отношении испрашиваемых товаров.

В ходе судебного заседания представитель ответчика поддержал заявленное ранее ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с не соблюдением истцом претензионного порядка.

Направленная истцом претензия от 08.12.2017 носит формальный характер, и в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 28 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017), утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2017, не может свидетельствовать о соблюдении претензионного порядка.

Судом в порядке статьи 148, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство было рассмотрено и отклонено, так как требования статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) истцом соблюдены. Положения названной статьи не содержат обязательных требований о приобщении к предложению заинтересованного лица каких-либо доказательств.

После рассмотрения ходатайства ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении, ссылаясь на то, что использует спорный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован.

Как полагает ответчик, истец не представил доказательств совершения необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения, а также того, что реализует или намерен реализовывать товары, "устройства для закрывания дверей электрические", Товары, которые производит истец, по мнению ответчика, не являются однородными тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем словесного товарного знака "DIPLOMAT ДИПЛОМАТ" по свидетельству Российской Федерации N 400864 с приоритетом от 20.06.2008, зарегистрированного 11.02.2010 в отношении товаров 9-го "устройства для закрывания дверей электрические" и услуг 35-го классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ "устройства для закрывания дверей электрические", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также на то, что он не используется ответчиком в течение последних трех лет, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении этих услуг.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В ходе установления однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены: выписка о регистрации хозяйствующего субъекта по состоянию на 30.06.2017, согласно которым основным видом деятельности истца является "производство замков и скобяных изделий"; контракт N 100 от 28.12.2015 на поставку оконной и дверной фурнитуры и аксессуаров; каталог Фурнитуры для алюминиевого профиля за 2016 (подлинник был представлен в ходе судебного заседания); изделие - доводчик дверной (обозревался в ходе судебного заседания); нотариальный протокол осмотра письменного доказательства от 12.12.2017; свидетельство о международной регистрации N 1260594 на товарный знак "DIPLOMAT", согласно которым правообладателем указанного товарного знака является истец.

Из перечисленных доказательств усматривается, что предприятие осуществляет производство и реализацию дверных замков, дверной фурнитуры и дверных аксессуаров в ассортименте.

Кроме того, истец подал в Роспатент заявки N 2017736062, 2018704829 о регистрации обозначений "S DIPLOMAT" в качестве товарных знаков в отношении товаров 6, 7-го и услуг 35-го классов МКТУ, фонетически, семантически и графически сходный до степени смешения со спорным товарным знаком, который намеревается использовать для индивидуализации своих товаров.

Таким образом, истец осуществил подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика. При этом обстоятельства о сходстве заявленных обозначений и товарного знака ответчика сторонами не оспаривается.

Судебная коллегия, принимая во внимание доводы ответчика относительно недоказанности истцом его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для заявленных товаров, считает необходимым отметить следующее.

Однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Как разъясняется в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары, которые производятся и вводятся предприятием в гражданский оборот, в том числе и на территории Российской Федерации, и товары 9-го класса МКТУ, в отношении которых им заявлены исковые требования, и предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, однородны, поскольку являются товарами одного рода и вида (дверная фурнитура), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

При этом суд принимает во внимание, что испрашиваемые истцом товары 9-го класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, вероятность их смешения в глазах потребителей является достаточно высокой.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что предприятие является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров однородных товарам 9-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых заявлены исковые требования.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400864 в связи с его неиспользованием в отношении товаров "устройства для закрывания дверей электрические" 9-го класса МКТУ.

Судом не может быть принята во внимание ссылка ответчика на то, что истец не представил доказательств реализации или намерения реализовывать товары "устройства для закрывания дверей электрические" 9-го класса МКТУ, и отсутствие у истца необходимого оборудования для производства таких изделий.

Как указано выше, в пункте 42 Обзора судебной практики от 23.09.2015 отмечено, что истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Принимая во внимание изложенное, а также установленную судом однородность соответствующих товаров, довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных им в исковых требованиях товаров подлежит отклонению.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (08.12.2017), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 08.12.2014 по 07.12.2017.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком в материалы дела представлены: экспортная таможенная декларация N 11568 7473 от 20.02.2015; ТД N 10102302/250215/0001867; приложение-спецификация N 01/2015 от 29.01.2015; фотография; распечатка сайта dmex.ru.

Исследовав и оценив представленные ответчиком доказательства, суд установил, что общество ввозило на территорию Российской Федерации автоматические устройства для закрывания дверей и в сети "Интернет" имеется сайт dmex.ru на котором реализуются дверные доводчики.

В то же время доказательства использования спорного товарного знака в отношении именно товаров "устройства для закрывания дверей электрические" маркированных спорным товарным знаком в период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака ответчиком не представлены. Более того, в судебном заседании 08.05.2018 представитель ответчика пояснил, что иных доказательств использования спорного товарного знака для индивидуализации товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования, ответчик представить не может.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что ответчик не доказал использование спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, в отношении товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования.

Учитывая наличие заинтересованности истца, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400864, вследствие его неиспользования подлежит удовлетворению в отношении товаров 9-го класса МКТУ "устройства для закрывания дверей электрические".

Судебные расходы судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранного лица - PREDUZECE ZA PROMET I PROIZVODNJU STUBLINA DOO STOJNIK удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 400864 в отношении товаров "устройства для закрывания дверей электрические" 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дверная Механика" в пользу иностранного лица - PREDUZECE ZA PROMET I PROIZVODNJU STUBLINA DOO STOJNIK 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина