Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2018 г. N С01-331/2018 по делу N А56-29380/2017 Суд отменил принятые судебные акты в части удовлетворения требований о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в предложении к продаже и продаже товаров, поскольку суды не учли, что такое требование, направленное на пресечение действий, нарушающих право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2018 г. N С01-331/2018 по делу N А56-29380/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "К2" (ул. Парковая, д. 7, Санкт-Петербург, 196084, ОГРН 1117847578090) на решение Арбитражного Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2017 (судья Яценко О.В.) и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 (судьи Згурская М.Л., Горбачева О.В., Третьякова Н.О.), принятые в рамках дела N А56-2938020/2017 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТегоТекРус" (ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 5, Москва, 123290, ОГРНИП 1087746287793) к обществу с ограниченной ответственностью "К2" о взыскании 582 834,8 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "ТегоТекРус" - Токарева Е.Ю. по доверенности от 05.08.2016,

от общества с ограниченной ответственностью "К2" - Жуков А.А. по доверенности от 30.03.2018, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТегоТекРус" (далее - общество "ТегоТекРус") обратилось в Арбитражного Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "К2" (далее - общество "К2") о взыскании 582 834,8 руб. и запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186360, в предложении к продаже и продаже товаров (резцы, державки, пластины и однородные им товары).

Решением Арбитражного Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2017 исковые требования удовлетворены частично, обществу "К2" запрещено использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 186360, в предложении к продаже и продаже товаров (резцы, державки, пластины и однородные им товары) и с общества "К2" в пользу общества "ТегоТек РУС" взыскано 100 000 руб. компенсации и 8 515 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказал. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит его отменить. При этом общество "К2" просит, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в иске в полном объеме.

В своей кассационной жалобе общество "К2" полагает, что о суды, по его мнению, пришли к ошибочному выводу о том, что оно является нарушителем исключительных прав истца, поскольку спорный товарный знак был введен в гражданский оборот истцом путем предложения к продаже и продажи товара, маркированного спорным товарным знаком в 2014-2016 годах, что соответственно, является основанием для применения статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "К2" полагает, что удовлетворяя абстрактные требования истца об общем запрете ответчику на будущее в любое время использовать средство индивидуализации, суды неправильно применили положения статьи 1252 ГК РФ, поскольку судами не учтено, что истцом товар был поставлен в рамках договора и абстрактные требования в силу закона удовлетворению не подлежит.

В судебном заседании суда кассационной инстанции ответчик поддержал свою кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, просил принятый по делу судебный акт отменить полностью и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении требований истца отказать в полном объеме.

Истец возражал против удовлетворения кассационной жалобы ответчика по мотивам, изложенным в письменных пояснениях.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции, общество "ТегоТек РУС" является обладателем исключительной лицензии на право использования товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186390 в отношении всех зарегистрированных товаров 01 ("порошкообразные карбиды") и 07 ("режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс") классов МКТУ (договор зарегистрирован в Роспатенте 09.10.2013 за N РД0133094).

Ссылаясь на то, что ответчик использует товарный знак "TaeguTec", а именно: вводит его в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров с обозначением "TaeguTec", сходным до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186360, путем участия в торгах с предложением о поставке металлорежущего инструмента с обозначением "TaeguTec" и заключения договора N 666700125171600014500000 на поставку металлорежущего инструмента (резцы и пластинки сменные к ним), общество "ТегоТекРус" обратилось в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360. При этом суд первой инстанции посчитал возможным, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, уменьшить сумму компенсации до 100 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационных жалоб и письменных пояснений, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения кассационной жалобы ответчика в связи с нижеследующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии со статьей 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Согласно положениям пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ предусмотрено, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.2 постановление от 26.03.2009 N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления), что и было сделано судом первой инстанции при определении размера компенсации.

Факты обладания истцом исключительной лицензии на право использования товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186390, а также продажа ответчиком товаров, маркированных упомянутым товарным знаком, обществом "К2" не оспариваются и нашли свое документальное подтверждение при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций.

Довод кассационной жалобы о том, что истец вводит и вводил в гражданский оборот товары, с использованием спорного товарного знака, в связи с чем, ответчик был вправе предлагать к продаже и поставлять товар с использованием спорного товарного знака, что соответствует положения статьи 1487 ГК РФ, отклоняется судом кассационной инстанции как несостоятельный.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Между тем, как установил суд апелляционной инстанции, ответчик не представил доказательств, что предлагал к продаже и поставил металлорежущий инструмент (резцы и пластинки сменные к ним) приобретенный им у истца, либо с его согласия.

Кроме того, судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Суд апелляционной инстанции, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств правомерного использования спорного товарного знака при предложении к продаже и поставке металлорежущего инструмента (резцы и пластинки сменные к ним) в материалы дела не представлено, в связи с чем оснований для применения положений статьи 1487 ГК РФ не имелось.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводом суда апелляционной инстанции связано с неверным толкованием им норм статьи 1487 ГК РФ, что не свидетельствует о судебной ошибке.

В связи с чем также отклоняется довод общества "К2" об отсутствии оснований к удовлетворению требования о взыскании компенсации.

В то же время следует признать обоснованным довод ответчика о том, что подлежат запрету не абстрактные, гипотетически возможные в будущем, а реальные действия ответчика по предложению к продаже, продаже или иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара на котором размещен товарный знак истца.

Требование же правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

В рассматриваемом случае суды не учли, что такое требование, как направленное на пресечение действий, нарушающих право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено. Не может быть удовлетворено требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи товара, если принадлежащий ответчику товар им уже продан.

Таким образом, соответствующее требование общества "ТегоТек РУС" удовлетворено судами первой и апелляционной инстанций в отсутствие законных оснований к тому. Судебное решение в соответствующей части подлежит отмене.

Поскольку все фактические обстоятельства дела судами первой и апелляционной инстанций установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, суд кассационной инстанции полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Поскольку выводы о том, что требования о запрете осуществлять вышеуказанные действия являются абстрактными, и сделаны судом первой и апелляционной инстанций в связи с неправильным применением положений статьи 1252 ГК РФ, тогда как имеющие значение для разрешения данного спора факты, судом первой и апелляционной инстанций установлены на основании имеющихся в материалах дела доказательствах, суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2017 по делу N А56-29380/2017 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 по тому же делу в части удовлетворения требований о запрете обществу с ограниченной ответственностью "К2" использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 186360, в предложении к продаже и продаже товаров (резцы, державки, пластины и однородные им товары) и взыскании с общества с ограниченной ответственностью "К2" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" 8 515 руб. расходов по уплате государственной пошлины, и принятию нового судебного акта. При этом судебные расходы по уплате государственной пошлины (6 000 рублей) за подачу иска по неимущественному требованию относятся в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на истца.

В остальной части судебные акты оставить без изменения, а кассационную жалобу общества "К2" без удовлетворения.

Судебные расходы, связанные с подачей кассационной жалобы (3 000 рублей) относятся на истца, в свою очередь судебные расходы по уплате государственной пошлины (2 515 рублей) в удовлетворенной части иска относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в результате чего, с учетом зачета судебных издержек, подлежащих взысканию в пользу каждой из сторон (часть 5 статьи 3, часть 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела"), с общества "ТегоТек РУС" в пользу общества "К2" подлежит взысканию 485 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 132, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.09.2017 по делу N А56-29380/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 по тому же делу в части удовлетворения требований о запрете обществу с ограниченной ответственностью "К2" использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 186360, в предложении к продаже и продаже товаров (резцы, державки, пластины и однородные им товары) и взыскании с общества с ограниченной ответственностью "К2" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" 8 515 руб. расходов по уплате государственной пошлины отменить.

В остальной части обжалуемые судебные акты оставить без изменений.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" в пользу общества с ограниченной ответственностью "К2" 485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина