Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. N С01-191/2018 по делу N А31-1900/2017 Суд отменил ранее вынесенные решения, направив дело на рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не учел факт того, что ответчик не заявлял о снижении размера выплаты компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. N С01-191/2018 по делу N А31-1900/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (пр-т Большевиков, д. 34, корп. 2, литера А, Санкт-Петербург, ОГРН 1037843046141) на решение Арбитражного суда Костромской области от 21.09.2017 по делу N А31-1900/2017 (судья Семенов А.И.) и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 08.12.2017 по тому же делу (судьи Малых Е.Г., Савельев А.Б., Тетервак А.В.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница"

к индивидуальному предпринимателю Черновой Алене Эдуардовне (г. Кострома, ОГРНИП 314440108300102)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав и исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" Давидьян Г.Н. (по доверенностям от 21.12.2016 78АБ N 1713919, от 27.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Костромской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Черновой Алене Эдуардовне (далее - предприниматель) о взыскании по 10 000 рублей компенсации за каждое из нарушений исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 372760 и N 372761, а также исключительных авторских прав на изображения персонажей "Лунтик", "Гусеницы Вупсень и Пупсень" и "Пчеленок".

Решением Арбитражного суда Костромской области от 21.09.2017 исковые требования удовлетворены частично; с предпринимателя в пользу общества взыскано 5 000 рублей компенсации за допущенное нарушение исключительных авторских прав и исключительных прав на товарные знаки, а также, с учетом частичного удовлетворения требований, пропорционально размеру удовлетворенных требований распределены судебные расходы, понесенные истцом.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 08.12.2017 решение Арбитражного суда Костромской области от 21.09.2017 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество полагает ошибочным вывод судов о наличии оснований для снижения заявленной им суммы компенсации за допущенные нарушения, поскольку предпринимателем не представлено мотивированное заявление о необходимости подобного снижения, а также не представлены доказательства, подтверждающие наличие условий для снижения заявленной суммы компенсации ниже низшего предела, сформулированных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П).

Предприниматель в отзыве не согласился с доводами, изложенными в кассационной жалобе, полагая, что они направлены на переоценку выводов судов первой и апелляционной инстанций, основанных на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела.

Кроме того, предприниматель ссылается на то, что им в суде первой инстанции заявлялось о необходимости снижения заявленной обществом суммы компенсации за допущенное нарушение исключительных авторских прав на спорные изображения персонажей и исключительных прав на спорные товарные знаки ввиду того, что правонарушение совершенно предпринимателем впервые, не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не повлекло возникновения для общества негативных последствий в виде убытков.

В судебном заседании представитель истца на доводах, изложенных в кассационной жалобе, настаивал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 372760 с датой приоритета от 19.11.2017, зарегистрированного в отношении товаров 3, 16, 21, 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 372761 с приоритетом от 19.11.2007, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 3, 9, 16, 21, 25, 29, 30, 32-го классов МКТУ.

Кроме того, общество на основании договора от 30.03.2005 и дополнительного соглашения к нему от 15.06.2005, заключенных с режиссером-постановщиком Шмидт Дариной Сергеевной, является обладателем исключительных авторских прав на аудиовизуальное произведение - мультипликационный сериал "Лунтик и его друзья" (рабочее название - "Ерошка"), а также на персонажей "Лунтик", "Гусеницы Вупсень и Пупсень", "Пчеленок".

Представителю общества стало известно о том, что 12.08.2014 в торговой точке, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, г. Кострома, рынок "Давыдовский", и принадлежащей предпринимателю, предлагался к продаже и был реализован товар - детская футболка, на которой были размещены изображения спорных персонажей и обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащими обществу товарными знаками.

В подтверждение факта реализации упомянутого товара в материалы дела представлены: товарный чек от 12.08.2014 N 13; видеозапись факта приобретения этого товара; сам товар, приобщенный к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Общество, полагая, что предприниматель без его согласия использовал произведения изобразительного искусства (изображения персонажей) и товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат обществу, обратилось в Арбитражный суд Костромской области с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные исковые требования, исходил из доказанности наличия у истца исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства и исключительных прав на товарные знаки, а также факта нарушения ответчиком прав на данные объекты интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, определяя размер компенсации за допущенное предпринимателем нарушение исключительных прав общества на объекты авторского права и товарные знаки, суд первой инстанции принял во внимание характер допущенного нарушения, незначительную стоимость реализованного товара, отсутствие доказательств наступления негативных последствий для истца и неоднократности нарушения, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, пришел к выводу о том, что обоснованной и разумной суммой компенсации является 5 000 рублей (по 1 000 рублей за нарушение исключительного права на каждый из объектов интеллектуальной деятельности).

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении, поддержал.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившегося в судебное заседание представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Наличие у общества исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, равно как и факт их нарушения действиями предпринимателя по реализации контрафактного товара, признаны судами первой и апелляционной инстанций доказанными на основании оценки представленных в материалы дела и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе общества, связаны с несогласием с размером взысканной с предпринимателя в пользу общества компенсации за допущенное нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства и исключительных прав на товарные знаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1301 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату выявления правонарушения) в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.3 названного постановления, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судебная коллегия считает обоснованным довод общества об отсутствии у судов первой и апелляционной инстанций достаточных оснований для снижения заявленного обществом размера компенсации ниже низшего предела и считает необходимым отметить следующее.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, на которую сослался суд апелляционной инстанции, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Вместе с тем в обжалуемых судебных актах отсутствуют указания на конкретные доказательства, представленные ответчиком, на основании оценки которых суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для снижения заявленной истцом суммы компенсации.

При этом в материалах дела также отсутствует мотивированное заявление ответчика о необходимости снижения заявленного размера компенсации по критериям, изложенным в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, равно как и не представлено надлежащих доказательств, явно свидетельствующих о возможности подобного снижения по упомянутым критериям. В частности, в отзыве на исковое заявление (т. 1, л.д. 70-71) ответчик выразил свое несогласие с заявленным размером компенсации за допущенное нарушение, мотивировав его исключительно невозможностью взыскания компенсации за каждый результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации ввиду того, что в данном случае это является одним нарушением исключительного права на аудиовизуальное произведение в целом.

Заявление ответчиком устного ходатайства о снижении размера компенсации, о чем имеется запись в протоколе судебного заседания от 14.09.2017, не подтверждает факт подачи ответчиком мотивированного ходатайства и представления доказательств, свидетельствующих о наличии в совокупности условий для снижения размера компенсации ниже установленного законом низшего предела, сформулированных в постановлении от 13.12.2016 N 28-П.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Обществом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением был избран вид компенсации, предусмотренный пунктом 3 статьи 1301 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижения данного размера компенсации ниже установленного предела, возможно исключительно при наличии мотивированного и документального подтвержденного заявления предпринимателя.

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил достаточных доказательств наличия условий для снижения заявленного размера компенсации ниже установленного законом минимального размера, определенных в постановлении от 13.12.2016 N 28-П.

Содержащееся в отзыве на кассационную жалобу утверждение предпринимателя о том, что им в ходе рассмотрения искового заявления общества заявлялось о необходимости снижения суммы компенсации за допущенное нарушение исключительных прав не может быть принято во внимание, поскольку устное волеизъявление предпринимателя в ходе судебного заседания не исключает необходимости представления мотивированного документально подтвержденного заявления ввиду того, что снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами, представленными ответчиком в материалы дела, что разъяснено, в частности, в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие в материалах дела мотивированного и документально подтвержденного заявления предпринимателя о необходимости снижения заявленной обществом компенсации ниже установленного предела, у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали достаточные правовые основания для снижения первоначально заявленной суммы, в связи с чем суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на их выводы относительно размера подлежащей взысканию компенсации.

Вместе с тем определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, и суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене как противоречащие нормам материального права и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Костромской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе проверить наличие условий для снижения заявленного истцом размера компенсации, сформулированных в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, определить ее размер исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Костромской области от 21.09.2017 по делу N А31-1900/2017 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 08.12.2017 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Костромской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина