Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2018 г. по делу N СИП-779/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в выдаче патента на изобретение, поскольку заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2018 г. по делу N СИП-779/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 31 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 7 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам

в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Лапшиной И.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица XBiotech, Inc. (1055 West Hastings Dtreet, Suite 300, Vancouver, BC V6E 2E9, Canada) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.08.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2013110030.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица XBiotech, Inc. - Билык А.В. и Шибаев Р.А. (по доверенности от 28.11.2017);

от Роспатента - Конюхова В.А. (по доверенности от 31.10.2017 N 01/32-876/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо XBiotech, Inc. (далее - Компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.08.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе выдачи патента на изобретение "Лечение неопластических заболеваний" по заявке N 2013110030.

В судебное заседание явились представители Компании и Роспатента.

Представители Компании поддержали заявленное требование, просили его удовлетворить.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявления возражал по доводам, изложенным в отзыве.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Компанией 06.03.2013 подана в Роспатент заявка N 2013110030 на выдачу патента Российской Федерации на изобретение "Лечение неопластических заболеваний", содержащая независимый пункт 1 и зависимые от него пункты 2-12, а также независимые пункты 13, 14, 15, со следующей формулой:

1. "Способ лечения опухолевого заболевания у субъекта-человека, где способ включает этап введения субъекту фармацевтической композиции, включающей фармацевтически приемлемый носитель и количество антитела к , эффективное для лечения опухолевого заболевания.

2. Способ по п. 1, где антитело к является моноклональным антителом.

3. Способ по п. 2, где моноклональное антитело является IgG1.

4. Способ по п. 2, где моноклональное антитело содержит гипервариабельный участок из MABp1.

5. Способ по п. 2, где моноклональное антитело является MABp1.

6. Способ по п. 1, где опухолевое заболевание является колоректальным опухолевым заболеванием.

7. Способ по п. 1, где опухолевое заболевание является KRAS-мутированным опухолевым заболеванием.

8. Способ по п. 1, где опухолевое заболевание связано с EBV инфекцией.

9. Способ по п. 1, где опухолевое заболевание является назофарингеальной карциномой.

10. Способ по п. 1, где опухолевое заболевание является раком легких.

11. Способ по п. 1, где опухолевое заболевание является незлокачественным состоянием, связанным с неоплазмами клеток крови.

12. Способ по п. 1, где опухолевое заболевание является болезнью Кастельмана.

13. Способ уменьшения размера опухоли у субъекта-человека, где способ включает этап введения субъекту фармацевтической композиции, включающей фармацевтически приемлемый носитель и количество антитела к , эффективное для уменьшения размера опухоли у субъекта.

14. Способ уменьшения отека, вызванного опухолевым заболеванием, где способ включает этап введения субъекту фармацевтической композиции, включающей фармацевтически приемлемый носитель и количество антитела к , эффективное для уменьшения отека у субъекта.

15. Способ уменьшения нейропатии, вызванной опухолевым заболеванием, у субъекта-человека, где способ включает этап введения субъекту фармацевтической композиции, включающей фармацевтически приемлемый носитель и количество антитела к , эффективное для уменьшения нейропатии у субъекта.".

В описании указано (область изобретения), что изобретение в целом относится к областям медицины, онкологии и иммунологии, к применению антител (Ат), которые специфически связываются с () для лечения опухолевого заболевания и других опухолевых патологий.

Также в описании приводятся сведения о том, что в течение последних несколько лет большой прогресс в лечении раковых опухолей достигнут с использованием биологических средств, таких как антитела. Антитела могут быть непосредственно направлены на специфические типы опухолевых клеток, чтобы использовать иммунный ответ пациента для уничтожения опухоли. Альтернативно они могут быть направлены на факторы роста клеток с целью вмешательства в рост опухолевых клеток. Как и общепринятые химиотерапевтические средства, не все противоопухолевые антитела полезны для лечения всех видов неоплазм, и многие изначально эффективные антитела позднее теряют свою действенность. Таким образом, необходимы новые противоопухолевые антитела.

Изобретение основано на открытии того, что моноклональное антитело, которое специфически связывает с , полезно для лечения различных опухолевых заболеваний.

Фармацевтическая композиция может быть введена субъекту путем инъекции подкожно, внутривенно, внутримышечно или непосредственно в опухоль.

В описании указано на лечение опухолевого заболевания, приведены антитела и иные средства, направленные на ингибирование , фармацевтические композиции и способы, а также отображены примеры.

Решением от 30.09.2016 Роспатент отказал в выдаче патента вследствие несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень".

По результатам экспертизы эксперт пришел к выводу о том, что способ лечения опухолевого заболевания путем ингибирования у лабораторных животных известен из реферата "Некроз гепатоцитов, индуцированный окислительным стрессом, и высвобождение опосредуют индуцированную канцерогенами компенсаторную полиферацию и онкогенез в печени" (далее - Источник N 1).

Данный источник признан экспертом ближайшим аналогом в отношении проверяемого изобретения.

Эксперт указал, что заявленные способы отличаются тем, что фармацевтическую композицию, содержащую фармацевтически приемлемый носитель и терапевтически эффективное количество антител к , вводят человеку.

При том из уровня техники (патентной заявки WO 2010087972 A2; далее - Источник N 2) известно, что фармацевтическая композиция, содержащая антитела к , и фармацевтически приемлемый носитель активно ингибирует .

Доводы заявителя о том, что известность эффективности такой композиции при экспериментах на лабораторных животных не дает оснований полагать, что такая композиция окажется столь же эффективной для лечения человека, поскольку в Источнике N 1 возможность такого лечения высказана в форме предположения, а также о том, что даже в отношении лабораторных животных эффективность такой композиции не подтверждена из Источника N 1, были отклонены экспертом, который указал, что мышиные модели являются адекватными для способов лечения опухолевых заболеваний у человека, а пригодность способов лечения может быть подтверждена экспериментами на адекватных моделях (подпункт 4 пункта 10.7.4.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327; далее - Административный регламент).

С учетом изложенного эксперт пришел к выводу, что для специалиста в соответствующей области из уровня техники явным образом следует возможность лечения опухолевых заболеваний человека, в том числе таких его симптомов, как отек и нейропатия, путем введения фармацевтической композиции, включающей эффективное количество антитела к и фармацевтически приемлемый носитель.

Дополнительно эксперт указал, что отек и нейропатия являются симптомами основного опухолевого заболевания (Орлова Р.В. и др. "Современные подходы лекарственного лечения генерализованных форм нейроэндокринных опухолей. Симптоматическая терапия при нейроэндокринных неоплазиях". Практическая онкология, 2005. Далее - Источник N 6), а уменьшение этих симптомов определяется лечением основного заболевания.

Указанные обстоятельства позволили эксперту прийти к выводу о том, что независимые пункты изобретения (1, 13, 14 и 15) не соответствуют признаку охраноспособности "изобретательский уровень".

Кроме того, эксперт пришел к выводу о том, что признаки зависимых пунктов 2-12 известны из Источника N 2.

На решение Роспатента, принятое по результатам экспертизы заявки по существу, Компанией 13.04.2017 подано возражение, в котором она просила отменить названное решение и выдать патент по заявке N 2013110030.

В возражении Компания выразила свое несогласие со сделанными экспертом выводами, настаивая на охраноспособности способов, указанных в независимых пунктах 1, 13, 14 и 15 изобретения.

Податель возражения указал, что в Источнике N 1 приводится следующее заключение: "наши результаты позволяют предположить, что требуется оценить роль выделения при хроническом повреждении печени у пациентов, страдающих от различных форм хронического персистирующего гепатита. Если присутствие будет обнаружено также в поврежденной печени человека, подавление сигнализации интерлейкина может предоставить высокоспецифичное и эффективное средство подавления наиболее страшного последствия хронического гепатита - развития печеночноклеточной карциномы". По мнению подателя возражения, это утверждение указывает на то, что приведенные в Источнике N 1 результаты экспериментов на мышах были бы применимы к печеночно-клеточному раку человека, только если бы было установлено выделение гепацитами человека при состояниях печени, предшествующих печеночно-клеточному раку человека. Такое утверждение является, как считает податель возражения, лишь постановкой задачи исследования, которое может дать противоположный результат.

Кроме того, по мнению Компании, из Источника N 1 не следует, что приведенные в этом источники сведения, касающиеся лабораторных животных, не подтверждены реальными экспериментами.

При таких обстоятельствах Компания полагала, что данные, содержащиеся в Источнике N 1, не могут повлиять на вывод в отношении неохраноспособности способа, указанного в пункте 1 формулы заявленного изобретения.

В отношении способа, указанного в пункте 13 заявленного изобретения, Компания указала, что ни в одном из противопоставленных источников не продемонстрировано и не предполагается, что можно ожидать уменьшения размера опухоли у субъекта-человека вследствие блокирования (в отличие от уменьшения скорости роста опухоли).

Для способов, указанных в пунктах 14 и 15 формулы заявленного изобретения Компанией высказана позиция, аналогичная позиции, приведенной в отношении пункта 1 формулы.

С учетом изложенного Компания высказала мнение, что заявленная группа изобретений не является очевидно следующей для специалиста в данной области из противопоставленных источников.

Решением Роспатента от 09.08.2017 возражение удовлетворено, решение Роспатента от 30.09.2016 изменено, в выдаче патента на изобретение отказано по вновь выявленным обстоятельствам.

Роспатент пришел к выводу о том, что ранее выявленный экспертом Источник N 2 является наиболее близким аналогом по отношению к заявленным способам, в связи с чем согласился с доводом возражения о том, что Источник N 1 не может быть признан ближайшим аналогом.

Вместе с тем, Роспатент установил, что из Источника N 2 известен способ лечения патологий, в том числе связанных с опухолевыми заболеваниями у субъекта-человека, в патогенезе которых участвует . Роспатент признал, что из названного источника известно, что в качестве средства для лечения указанных патологий (рака яичника, рака простаты, иных видов рака) пациенту вводят фармацевтическую композицию, включающую фармацевтически приемлемый носитель и эффективное количество антитела к .

Роспатент пришел к выводу, что в противопоставленном источнике раскрыт способ лечения опухолевого заболевания, характеризующийся теми же признаками, которые указаны в независимом пункте 1 формулы заявленного изобретения, что свидетельствует о несоответствии этого пункта условию патентоспособности "новизна".

В отношении пункта 13 формулы заявленного изобретения Роспатент указал, что охарактеризованный в нем способ "уменьшения размера опухоли..." отличается от способа, указанного в пункте 1 формулы, лишь формулировкой терапевтического мероприятия, а именно тем, что осуществляют "уменьшения размера опухоли" с целью лечения опухолевого заболевания.

Таким образом, Роспатент признал, что способу, раскрытому в независимом пункте 13 заявленного изобретения, присущи все признаки, известные из Источника N 2, включая характеристику назначения, что не позволяет признать изобретение, охарактеризованное в пункте 13 формулы, соответствующим условию патентоспособности "новизна".

В отношении пункта 14 заявленного изобретения Роспатент отметил, что охарактеризованный в нем способ "уменьшения отека, вызванного опухолевым заболеванием у субъекта-человека" отличается от способов, раскрытых в пунктах 1 и 13 формулы, формулировкой назначения, относящегося к терапевтическому мероприятию, направленному на лечение опухолевого заболевания, а именно: осуществляют уменьшение отека опухоли. Поскольку отек, вызванный опухолевым заболеванием, является симптомом основного опухолевого заболевания, то уменьшение такого отека является процессом, неизменно происходящим при лечении самого заболевания, и является результатом лечения. Одновременно Роспатент установил из материалов заявки, что уменьшение отека достигается не само по себе, а за счет лечения самого опухолевого заболевания, симптомом которого он является. Следовательно, уменьшение этого симптома определяется лечением основного заболевания.

Таким образом, Роспатент констатировал, что все признаки изобретения, заявленного в независимом пункте 14 формулы, присущи способу, известному из Источника N 2, что свидетельствует о несоответствии способа, раскрытого в пункте 14, условию патентоспособности "новизна".

В отношении способа, раскрытого в пункте 15 формулы заявленного изобретения, Роспатент указал, что охарактеризованный в нем "способ уменьшения нейропатии, вызванной опухолевым заболеванием у субъекта-человека", отличается от способов, раскрытых в независимых пунктах 1, 13 и 14 формулы, формулировкой назначения, относящегося к терапевтическому мероприятию, направленному на лечение опухолевого заболевания, а именно: осуществляют уменьшение нейропатии, вызванной опухолевым заболеванием.

Роспатент признал известность того факта (со ссылкой на Источник N 6), что нейропатия, вызванная опухолевым заболеванием, представляет собой симптом основного опухолевого заболевания, а ее уменьшение является процессом, неизменно происходящим при лечении опухолевого заболевания у субъекта-человека.

Одновременно Роспатент установил из материалов заявки, что уменьшение нейропатии достигается не само по себе, а за счет лечения самого опухолевого заболевания, симптомом которого она является.

Таким образом, Роспатент констатировал, что все признаки изобретения, заявленного в независимом пункте 15 формулы, присущи способу, известному из Источника N 2, что свидетельствует о несоответствии способа, раскрытого в пункте 14, условию патентоспособности "новизна".

Роспатент признал, что способы, охарактеризованные в зависимых пунктах формулы (2-12), известны из Источника N 2.

С учетом приведенных мотивов, Роспатент признал необоснованным вывод, сделанный по результатам экспертизы, о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень", на основании ранее выявленных источников признал заявленную группу изобретений не соответствующей условию патентоспособности "новизна", в результате чего согласился с основным выводом, сделанным при экспертизе, об отсутствии оснований для регистрации такого изобретения.

Несогласие Компании с решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения возражения, послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В поданном в суд заявлении Компания не согласилась с выводом Роспатента о том, что из Источника N 2 известны все признаки, присущие способу, охарактеризованному в пункте 1 формулы заявленного изобретения. Конкретизируя свою позицию, Компания указала, что из противопоставленного источника не известно назначение заявленного изобретения - способ лечения опухолевого заболевания у субъекта-человека.

Кроме того, заявитель ссылается на то, что в противопоставленном источнике перечислен большой перечень заболеваний, на лечение которых направлен описанный способ, а спорные опухолевые заболевания приведены лишь в составе большого перечня иных заболеваний. При этом лечение ряда заболеваний описано более конкретно, в то время как об опухолевых заболеваниях имеется лишь упоминание.

Противопоставленный источник не содержит никаких экспериментальных данных, указывающих на действительную возможность применения патентуемого способа для лечения опухолевых заболеваний.

Также заявитель считает, что противопоставленному источнику не присущи все признаки, которыми охарактеризованы способы, перечисленные в пунктах 13, 14 и 15 формулы заявленной группы изобретений. Как минимум, по мнению Компании, противопоставленному источнику не присущ признак назначения указанных способов: способ уменьшения размера опухоли, способ уменьшения отека, вызванного опухолевым заболеванием, способ уменьшения нейропатии, вызванной опухолевым заболеванием. Заявитель полагает, что такие признаки, как уменьшение размера опухоли, уменьшение отека, уменьшение нейропатии не присущи противопоставленному источнику.

Кроме того, Компания считает неправомерной ссылку Роспатента на Источник N 1 при рассмотрении вопроса о патентоспособности способа, раскрытого в пункте 13 формулы, полагает, что вывод о несоответствии заявленного по пункту 13 формулы изобретения признаку патентоспособности "новизна" неправомерно сделан на основании двух источников (N 1 и N 2). Кроме того, в Источнике N 1 приведено иное средство, которое не может быть противопоставлено ни само по себе, ни в комбинации с иными источниками.

Не соглашаясь с выводом Роспатента о несоответствии условию охраноспособности "новизна" способов, раскрытых в пунктах 14 и 15 заявленного изобретения, Компания также сослалась на неправомерное использование государственным органом комбинации из двух источников (N 2 и N 6). Кроме того, Компания полагает, что в Источнике N 6 раскрыты способы уменьшения симптомов опухолевого заболевания без лечения самого заболевания, в связи с чем указывает на патентоспособность заявленных ею способов по пунктам 14 и 15 как направленных исключительно на облегчение симптоматики, а не на лечение основного заболевания.

В отзыве Роспатент не согласился с приведенными Компанией доводами, считая вынесенное им решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Компании на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на группу изобретений по заявке N 2013110030 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается Компанией в заявлении, поданном в суд.

Поскольку оспариваемым решением заявленная Компанией на регистрацию группа изобретений признана неохраноспособной, оспариваемое решение затрагивает ее права и законные интересы.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2013110030, правовая база для оценки охраноспособности спорного патента на группу изобретений, включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки), а также Административный регламент, что правильно определено Роспатентом при рассмотрении возражения и не оспаривается Компанией при обращении в суд.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения.

В силу пункта 10.4.2 Административного регламента способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Административного регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Административного регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Подпунктом 4 этого пункта установлено, что изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

С целью совершенствования методических подходов при проведении экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение и при рассмотрении возражений в палате по патентным спорам приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87 утверждено и введено в действие Руководство по экспертизе заявок на изобретение (далее - Руководство).

Как разъясняется в пункте 5.4.3 Руководства для отрицания новизны заявленного изобретения достаточно соблюдение всех условий, приведенных в подпункте 4 пункта 24.5.2 Административного регламента.

Формулировка, приведенная в указанном пункте, требует известности средства, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, но не наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения признаков в том виде, как они включены заявителем в формулу изобретения. Поэтому, если в конкретном случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы изобретения присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то не зависимо от полноты его характеристики непосредственно в данном источнике применение нормы подпункта 4 пункта 24.5.2 Административного регламента для отрицания новизны изобретения не будет ошибкой. При этом могут быть привлечены и другие источники.

В пункте 5.4.2 Руководства отражено, что при решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники средстве, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения.

Как усматривается из формулы заявленного изобретения, в пункте 1 раскрыт способ лечения опухолевого заболевания у субъекта-человека, где способ включает этап введения субъекту фармацевтической композиции, включающей фармацевтически приемлемый носитель и количество антитела к , эффективное для лечения опухолевого заболевания.

В свою очередь, из противопоставленного Источника N 2 известно, что изобретение (противопоставленная заявка) относится к связывающим белкам, а именно к их применению при профилактике и/или лечении заболеваний, индуцируемых (том 5, лист дела 25).

занимает центральное положение в качестве инициирующего фактора для различных расстройств. В данной области имеется потребность в улучшенных антителах, способных связывать .

Из описания противопоставленного источника усматривается, что заявленное изобретение относится к семейству связывающих белков, обладающих способностью связывания . Изобретение представляет собой терапевтическое средство, с помощью которого можно ингибировать , и представляет композиции и способы лечения заболевания, связанного с повышенным уровнем (том 5, лист дела 28).

В разделе описания противопоставленной заявки "сущность изобретения" приведены связывающие белки, способные связывать человека (том 5, лист дела 29-30).

В названном разделе указано, что изобретение также представляет фармацевтическую композицию, содержащую связующий белок и фармацевтически приемлемый носитель (том 5, лист дела 32).

В другом аспекте изобретение представляет способ ингибирования активности человека, включающий контактирование человека с раскрытым связывающим белком таким образом, что активность человека ингибируется. В сходном аспекте изобретение представляет способ ингибирования активности у человека, страдающего расстройством, при котором активность является неблагоприятной, включающий введение человеку связывающего белка, раскрытого выше, таким образом, что активность в организме человека ингибируется и обеспечивается лечение.

В другом аспекте изобретение представляет способ лечения (например, лечение, подавление, облегчение, замедление или предотвращение возникновения, или предупреждение рецидива или ухудшения) или предупреждение заболевания, связанного с . Способ включает: введение субъекту связывающего агента (в частности, антагониста), например антитело или его фрагмент, как описано в настоящей заявке, в количестве, достаточном для лечения или предупреждения заболевания, связанного с (том 5, лист дела 33).

В другом аспекте связывающие белки по изобретению могут использоваться для лечения расстройства, выбираемого из группы (том 5, лист дела 34) .... рака легкого, груди, желудка, мочевого пузыря, толстой кишки, поджелудочной железы, яичника, простаты и прямой кишки, гемопоэтических злокачественных опухолей (лейкоз и лимфома), аденокарциномы, колоректальной карциномы (том 5, лист дела 37), ... саркомы Карпоши, злокачественной лимфомы (то 5, лист дела 38), ... злокачественной меланомы, рака носоглотки, рака поджелудочной железы, саркомы (том 5, лист дела 39).

Изобретение также включает лекарственные препараты, включающие антитело или его антигенсвязывающую часть и фармацевтически приемлемый носитель. Лекарственные препараты, включающие антитела изобретения, используются при, но не ограничены этим, постановке диагноза, обнаружении или наблюдении за расстройством, в целях предотвращения, лечения, вылечивания или уменьшения интенсивности расстройства или одного или нескольких его симптомов и/или для исследования. В конкретном варианте препарат включает одно или более антител изобретения. В другом варианте лекарственный состав включает одно или более антител изобретения, и одно или более профилактических или лечебных средств, отличных от антител изобретения, для лечения расстройства, при котором и/или активность приносят вред (том 5, лист дела 56).

Лекарственные препараты изобретения могут включать в себя "терапевтически эффективное количество" или "профилактически эффективное количество" антитела или части антитела изобретения. "Терапевтически эффективное количество" относится к количеству, эффективному в дозах или в течение необходимого периода времени для достижения желаемого лечебного результата (том 5, лист дела 61).

Анализ заявленного изобретения и противопоставленного Источника N 2 показал совпадение назначения сравниваемых технических решений. Согласно описанию проверяемого изобретения оно относится к применению антител, которые специфически связываются с для лечения опухолевого заболевания и других опухолевых патологий.

В свою очередь противопоставленное изобретение относится к применению связывающих белков (антител) при профилактике и/или лечении заболеваний, индуцируемых , в том числе, онкологических заболеваний.

При анализе признаков, раскрытых в пункте 1 формулы проверяемого изобретения, усматривается, что все они присущи противопоставленному техническому решению: в противопоставленном источнике раскрыт способ лечения опухолевого заболевания у субъекта-человека, при котором субъекту вводится фармацевтическая композиция, включающая фармацевтически приемлемый носитель и количество антитела к , эффективное для лечения опухолевого заболевания.

С учетом изложенного судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, заявленное изобретение, охарактеризованное в пункте 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Довод заявителя о том, что онкологические заболевания приведены в противопоставленном источнике в составе широкого списка иных заболеваний, для лечения которых также применяется патентуемое средство, подлежит отклонению, поскольку это обстоятельство не умаляет раскрытия в противопоставленном источнике способа лечения, в том числе, онкологических заболеваний.

Ссылка заявителя на то, что в противопоставленном источнике отсутствует информация о проведенных исследованиях и экспериментах, подтверждающих эффективность выявленного средства, не может быть признана обоснованной, поскольку ГК РФ, а также Административный регламент не содержат требования о необходимости подтверждения информации, содержащейся в противопоставленном источнике, результатами исследований или экспериментов.

Проверяя выводы Роспатента о несоответствии условию патентоспособности "новизна" изобретений, охарактеризованных в пунктах 13, 14, 15 формулы, судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1375 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Пунктом 10.5 Административного регламента установлено, что единство изобретения признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть);

относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Ни на стадии формальной экспертизы, ни на стадии экспертизы по существу Роспатентом не высказывалось мнению о нарушении заявленной группой изобретений требования единства изобретения.

Не ссылается на такие обстоятельства и сам заявитель. При этом из названия и описания изобретения усматривается, что все заявленные способы направлены именно на лечение опухолевых заболеваний, а не на устранение сопутствующих заболеванию симптомов без оказания действия на само заболевание.

Судебная коллегия соглашается с доводом Компании о возможности существования способов, влияющих исключительно на подавление симптомов заболевания без воздействия на его первопричину.

Действительно, например, анальгетики способны снимать болевой синдром, не влияя на основное заболевание (повышенное давление, мигрень, ушиб и проч.).

Между тем, в настоящем случае именно единство замысла группы изобретений определяет признак назначения изобретения, состоящий в лечении онкологических заболеваний.

В связи с этим судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правильным выводам о совпадении назначения противопоставленного Источника N 2 и всей группы заявленных изобретений (охарактеризованных в пунктах 1, 13, 14 и 15 формулы), и, соответственно, о том, что техническое решение, охарактеризованное в этом противопоставленном источнике, является ближайшим аналогом для всех изобретений заявленной группы.

При таких обстоятельствах довод Компании о том, что назначение противопоставленной заявки (Источника N 2) и изобретений, охарактеризованных в пунктах 13, 14, 14 формулы заявленного изобретения, не совпадает, признается судебной коллегией несостоятельным.

Судебная коллегия полагает, что раскрытый в противопоставленном источнике способ лечения заболеваний, в том числе онкологических, предусматривает не только способ их излечения, но и происходящее в процессе лечения уменьшение проявления самого заболевания (применительно к онкологическим заболеваниям - уменьшение размера опухоли), а также уменьшение проявления симптомов, сопутствующих заболеванию.

Кроме того, в противопоставленной заявке имеется прямое указание на лечение, подавление, облегчение, замедление или предотвращение возникновения, или предупреждение рецидива или ухудшения заболевания (том 5, лист дела 33), уменьшение интенсивности расстройства или одного или нескольких его симптомов (том 5, лист дела 56).

При этом судебная коллегия учитывает, что в заявленном изобретении способы, раскрытые в пунктах 13, 14 и 15, исходя из назначения этого изобретения и общего изобретательского замысла представляют собой явления, объективно проявляющиеся в процессе лечения заболевания.

Судебная коллегия при рассмотрении вопроса о наличии в противопоставленном Источнике N 2 всех признаков заявленного изобретения, раскрытых в пунктах 13, 14 и 15, принимает во внимание, что необходимо анализировать содержание каждого признака, а не форму его выражения. При этом содержание может устанавливаться независимо от полноты характеристики каждого признака в противопоставленном источнике.

По результатам проведенного анализа судебная коллегия, учитывая содержание противопоставленного источника, а также назначения заявленного изобретения приходит к выводу о том, что Роспатент обоснованно признал изобретения, раскрытые в пунктах 13, 14 и 15 формулы заявленного изобретения не соответствующими условию патентоспособности "новизна", поскольку в данном случае является очевидным, что все признаки независимых пунктов 13, 14 и 15 формулы заявленного изобретения присущи известному средству, описанному в противопоставленном Источнике N 2.

Судебной коллегией отклоняется довод заявителя о неправомерной ссылке Роспатента на Источник N 1 и Источник N 6, поскольку такие ссылки сделаны не с целью указания на раскрытие части признаков именно в этих источниках (что возможно при установлении соответствия изобретению условию патентоспособности "изобретательский уровень"), а с целью подтверждения раскрытия этих признаков именно в Источнике N 2. Судебная коллегия учитывает, что привлечение иных источников (Источников N 1 и N 6) для подтверждения раскрытия признаков в противопоставленном источнике (Источнике N 2) является допустимым, на что указывается и в вышеупомянутом Руководстве.

Выводы Роспатента, сделанные в отношении зависимых пунктов, Компанией в заявлении в суд не оспариваются, в связи с чем не подлежат судебной ревизии.

Кроме того, поданное в суд заявление не содержит доводов о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, в связи с чем у суда отсутствуют основания для проверки обоснованности анализа Роспатентом заявленного изобретения на условие патентоспособности "новизна", в то время как при экспертизе заявленное изобретение было признано не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Вместе с тем, судебная коллегия не может не принять во внимание, что в оспариваемом решении Роспатентом проверена патентоспособность заявленного изобретения на основании ранее выявленных при экспертизе источников. Иных источников при рассмотрении возражения Роспатентом не противопоставлялось.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление иностранного лица - XBiotech, Inc. оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур