Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2018 г. по делу N СИП-77/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку вывод Роспатента о том, что противопоставленные оспариваемому товарные знаки являются сходными с ним до степени смешения, является необоснованным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2018 г. по делу N СИП-77/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление SENSI VIGNE & VINI S.R.L. (Via Cerbaia, 107, Frazione Cerbaia, I-51035 Lamporecchio (PT) Italy, регистрационный номер 00183820471) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 02.05.2017 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1174331.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Maarshall Group B.V. (Uiverweg 2, 1118DS Schiphol, Netherlands, ID 819965376).

В судебном заседании приняли участие представители:

от SENSI VIGNE & VINI S.R.L. - Баглай А.А. (по доверенности от 17.01.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-400/41);

от Maarshall Group B.V. - Бойко О.С. и Тараскина С.В. (по доверенностям от 08.06.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

SENSI VIGNE & VINI S.R.L. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 02.05.2017 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1174331.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Maarshall Group B.V.

В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными Роспатентом товарными знаками, принадлежащим Maarshall Group B.V., поскольку графическое (визуальное) сходство между сравниваемыми товарными знаками отсутствует, как и отсутствует сходство до степени смешения по фонетическому признаку, в связи с тем, что в оспариваемом товарном знаке присутствует цифровое обозначение "18" и дополнительный элемент "К", которые стоят непосредственно перед словом "SENSI", идентифицирующего в свою очередь, один из словесных элементов фирменного наименования SENSI VIGNE & VINI S.R.L., которое зарегистрировано ранее противопоставленных товарных знаков и, более того, имеет при этом смысловое значение, а следовательно, также отсутствует и сходство по семантическому признаку, ввиду того, что занимающий доминирующую позицию в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "SENSI", переводится с итальянского языка, как "смысл, значение, чувство, ощущение, точка зрения", тогда как в противопоставленных товарных знаках обозначение "SENSIMI" не имеет никакого смысла. Кроме этого, их сопоставимый анализ показывает, что они производят совершенно различное общее зрительное впечатление на потребителя.

Таким образом, по мнению заявителя, решение Роспатента от 31.10.2017 не соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В судебном заседании представитель SENSI VIGNE & VINI S.R.L. поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил его удовлетворить, а оспариваемое решение Роспатента - отменить.

Представители Maarshall Group B.V. и Роспатента поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Из материалов настоящего дела следует, что SENSI VIGNE & VINI S.R.L. принадлежит словесный товарный знак "" по международной регистрации N 1174331, зарегистрированный Международным Бюро ВОИС 10.07.2013 в отношении товаров 33-го класса МКТУ, с конвенционным приоритетом от 28.06.2013.

Вместе с тем 02.05.2017 в Роспатент от Maarshall Group B.V. поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331, в котором названная компания полагала, что правовая охрана названному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку ему принадлежит исключительное право на товарные знаки " " по свидетельству Российской Федерации N 523682, с датой приоритета от 24.12.2012 и "" по свидетельству Российской Федерации N 523140, с датой приоритета от 21.03.2013, которые зарегистрированы, в том числе в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ, и которые, по мнению данной компании, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, однако, имеют более раннюю дату приоритета.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент 31.10.2017 принял оспариваемое решение, которым удовлетворил поданное 02.05.2017 Maarshall Group B.V. возражение, признав предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331 недействительным полностью.

Удовлетворяя поданное Maarshall Group B.V. возражение, Роспатент исходил из того, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными между собой в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ, а следовательно, регистрация товарного знака по международной регистрации N 1174331 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Удовлетворение решением Роспатента от 31.10.2017 поданного Maarshall Group B.V. возражения послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное возражение, а следовательно, затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (28.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Решение Роспатента от 31.10.2017 об удовлетворении возражения от 02.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаках, зарегистрированных в отношении, в том числе однородных товаров 33-го класса МКТУ на имя Maarshall Group B.V.

Поскольку SENSI VIGNE & VINI S.R.L. не ставится под сомнение однородность товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, выводы Роспатента в данной части оспариваемого решения от 31.10.2017, судебной коллегией не проверяются.

Как видно из оспариваемого решения, удовлетворяя поданное Maarshall Group B.V. возражение, Роспатент исходил из того, что оспариваемый товарный знак, и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140 включают в свой состав фонетически тождественные словесные элементы "SENSI".

При этом, Роспатент посчитал, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "SENSI" занимает доминирующее положение по сравнению с элементами "18" и "К", которые в свою очередь, являются неохраняемыми элементами, тогда как наличие в словесных обозначениях "SENSIMI"/"Сэнсими" противопоставленных товарных знаков окончаний "-МI"/"-МИ" не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае, основным является совпадение пяти первых букв, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений.

Помимо этого, Роспатент полагал, что анализ словесных элементов "SENSI" и "SENSIMI"/"Сэнсими" по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть приведен, поскольку обозначения "SENSIMI"/"Сэнсими" не имеют значений в каком-либо языке и являются фантазийными, а то обстоятельство, что словесный элемент "SENSI" оспариваемого товарного знака имеет значение в итальянском языке - "чувства" и во французском языке - "смысл", в силу того, что значение слова "SENSI" мало знакомо среднему российскому потребителю, значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии данных обозначений потребителями.

В связи с чем Роспатент пришел к выводу о том, что противопоставленные и оспариваемый товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения от 31.10.2017 не учел следующие обстоятельства.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 (далее - постановление от 18.07.2006 N 2979/06), угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Проведя анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, судом установлено, что товарный знак "" по международной регистрации N 1174331, представляет собой словесно-цифровое обозначение, выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита и арабскими цифрами, которое содержит неохраняемые элементы "18" и "К", стоящие в самом начале обозначения. Словесный элемент "SENSI", переводится с итальянского языка, как: "смысл, значение, чувство, ощущение, точка зрения".

Противопоставленные товарные знаки "" по свидетельству Российской Федерации N 523682 и "" по свидетельству Российской Федерации N 523140, выполнены стандартным шрифтом черного цвета буквами русского и латинского алфавитов. При этом, словесный элемент "Сэнсими" в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 523140, является транслитерацией обозначения "SENSIMI", которые выполнены в две строки друг под другом. Указанные обозначения не имеют значений в каком-либо языке, и являются фантазийными.

Роспатент, проведя сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства, и установив, что они включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент "SENSI", посчитал, что данного обстоятельства достаточно для признания противопоставленных и оспариваемого товарного знаков сходными до степени смешения.

Однако указанное обстоятельство, по мнению Суда по интеллектуальным правам, не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных до степени смешения, поскольку в рассматриваемом случае вывод о сходстве/различии товарных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом в указанном пункте Обзора отмечено, что неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

В пункте 14.4.2 Правил сказано, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил отмечено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В силу пункта 14.4.2.2 (а) Правил признаком фонетического сходства обозначений является: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Согласно пункту 14.4.2.2 (б) Правил графическое сходство словесных обозначений определяется по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 (в) Правил признаками смыслового сходства являются: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Так, оспаривая решение Роспатента, SENSI VIGNE & VINI S.R.L. полагает, что определяющую роль в отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков играет именно их различие при их восприятии потребителем в целом, их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции. Сравниваемые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет разных, входящих в их состав словесных и цифровых элементов, а также благодаря тому, что его обозначение "SENSI" имеет смысловое значение, совпадающее с фирменным наименованием компании заявителя.

Как отмечено выше, судом установлено, что оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита, имеет в своем составе арабские цифры, и дополнительный элемент "К", а также что словесный элемент "SENSI", переводится с итальянского языка, как "смысл, значение, чувство, ощущение, точка зрения".

Тогда как в противопоставленных товарных знаках, словесные элементы "SENSIMI"/"Сэнсими", не имеют значений в каком-либо языке, и являются фантазийными.

Следовательно, оспариваемый товарный знак отличается от противопоставленных товарных знаков тем, что включает в свой состав в отличии от них, как цифровые так и дополнительные словесные элементы (элемент "К"), которые расположены перед обозначением "SENSI", а следовательно, именно с них начинается восприятие потребителем товарного знака по международной регистрации N 1174331.

Также оспариваемый товарный знак отличается от противопоставленных товарных знаков тем, что они включают в свой состав дополнительные словесные элементы в окончании обозначения - "MI"/"Ми", что свидетельствует о том, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523140 и N 523682 отличаются от оспариваемого товарного знака тем, что имеют в своем составе дополнительные графические элементы, а следовательно, имеют отличия как по графическому, так и фонетическому признакам, поскольку при прочтении указанных обозначений, число слов и слогов в обозначениях, увеличивается.

Поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом черного цвета и имеет своем составе первоначально расположенные пред индивидуализирующим обозначением цифры "18" и словесный элемент "К", а за ним словесное обозначение "SENSI", которое имеет семантическое значение, в отличие от словесных элементов оспариваемых обозначений, учитывая, что словесные элементы противопоставленных товарных знаков также выполнены оригинальным шрифтом черного цвета, и не имеют в своем составе цифровых элементов, Суд по интеллектуальным правам считает, что сравниваемые товарные знаки отличаются друг от друга визуально, в том числе, ввиду использования при их написании различных латинских букв и арабских цифр.

Различное зрительное восприятие, производимое сравниваемыми товарными знаками, достигается также за счет наличия в оспариваемом товарном знаке цифровых элементов и отсутствием в его составе окончания "MI", при наличии которого, оспариваемый товарный знак терял был семантический признак отличия.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют разное зрительное впечатление за счет их графического исполнения, что в свою очередь, свидетельствует о том, что они не являются сходными по графическому признаку.

Также коллегия судей считает, что сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, ввиду того, что имеют разное количество слов, слогов, букв, а наличие в оспариваемом товарном знаке цифры "18" также обуславливает его существенную роль в восприятии товарного знака в целом, поскольку таких элементов противопоставленные товарные знаки не имеют, что придает ему отличное от противопоставленных товарных знаков звучание.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому признаку.

Коллегия судей считает, что названные отличительные признаки словесных элементов противопоставленных и оспариваемого товарных знаков (включая неохраняемые элементы) по звуковому и графическому признакам, способствуют различному восприятию потребителем оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, ввиду того, что они значительно отличаются по общему зрительному впечатлению, тогда как обозначение может быть признано сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, вхождение в оспариваемый товарный знак части словесных элементов "SENSI" противопоставленных товарных знаков, таким сходством не является.

В связи с чем коллегия судей считает, что наличие графических различий в словесных элементах сравниваемых обозначений, а также ввиду отсутствия в них сходства по фонетическим и визуальным признакам, влечет качественно иное восприятия рядовым потребителем указанных товарных знаков в целом.

Из изложенного следует, что анализ оспариваемого товарного знака по международной регистрации N 1174331 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140 показал отсутствие в них сходства по фонетическим и визуальным признакам.

Поскольку словесные элементы противопоставленных товарных знаков "SENSIMI"/"Сэнсими" не являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в целом, у которого, в свою очередь, словесные и цифровые элементы в совокупности выполняют индивидуализирующую функцию, и наряду с имеющимся отсутствием фонетического и визуального сходства их словесных элементов, судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к необоснованному выводу о том, что оспариваемый товарный знак по международной регистрации N 1174331 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140 ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что у Роспатента отсутствовали основания для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения ввиду наличия в них фонетически тождественных элементов "SENSI", поскольку слово "SENSI" существенно меняет семантику оспариваемого товарного знака.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о том, что анализ элементов "SENSI" и "SENSIMI"/"Сэнсими" по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен, ввиду того, что значение слова "SENSI" мало знакомо среднему российскому потребителю, и значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии данных обозначений потребителями.

Коллегия судей полагает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что Роспатент, при принятии оспариваемого решения, не дал надлежащей правовой оценки доводам заявителя, изложенным в отзыве на возражение Maarshall Group B.V. (том 2, л.д. 97-102), который указывал, что продукция SENSI VIGNE & VINI S.R.L. известна в мире с 1987 года, и вина, производимые названной компанией под обозначением "SENSI" широко известны также и на территории Российской Федерации, о чем заявителем в материалы административного дела были представлены соответствующие доказательства (том 2, л.д. 106-109).

Однако Роспатент при принятии решения не учел данного обстоятельства, в связи с чем, соответственно, не дал надлежащей правовой оценки и тому, что слово "SENSI", также идентифицирует один из словесных элементов фирменного наименования SENSI VIGNE & VINI S.R.L., которое в свою очередь, было зарегистрировано в реестре предприятий Италии 19.02.1996 (том 1, л.д. 77).

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно статье 8 Конвенции по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

На основании изложенного, довод Роспатента о том, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "SENSI" занимает доминирующее положение по сравнению с элементами "18", "К", а также что основным фактором сходства является совпадение пяти первых букв, с которых и начинается прочтение сравниваемых обозначений и, следовательно, противопоставленные и оспариваемый товарные знаки являются сходными до степени смешения, Судом по интеллектуальным правам признается несостоятельным.

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом не были учтены разъяснения, изложенные в пункте 37 Обзора, и постановлении от 18.07.2006 N 2979/06.

Кроме того, следует учитывать правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в определениях от 05.12.2017 по делам N 300-КГ17-12021, N 300-КГ17-12023, N 300-КГ17-12018, в которых указано, что при выявлении сходства до степени смешения, наряду с признаками, изложенными в пункте 14.4.2 Правил, также должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В связи с чем, довод Роспатента о том, что графический фактор сходства противопоставленного и оспариваемого товарных знаков в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, признается необоснованным, поскольку какими-либо ссылками на соответствующие нормы права он не подтвержден, а лишь является субъективным мнением федерального органа, которое, в свою очередь, не соответствует исследуемым нормам права, а также правовым позициям суда высшей судебной инстанции.

С учетом изложенного, Суд по интеллектуальным правам считает, что основанный на вышеперечисленных положениях Правил вывод Роспатента о том, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 523682 и N 523140 являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по международной регистрации N 1174331, является необоснованным.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 31.10.2017 является незаконным и необоснованным, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а следовательно, оно нарушает права и охраняемых законом интересы заявителя при осуществлении им своей предпринимательской деятельности.

Следовательно, требование заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 02.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331, подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения Maarshall Group B.V. не дал оценку всем обстоятельствам, доводам заинтересованных лиц. Изложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, а оспариваемый ненормативный правовой акт содержит внутренние противоречения.

В связи с изложенным, в целях восстановления прав и законных интересов заявителя, суд считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение Maarshall Group B.V. против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Поскольку в соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, сумма государственной пошлины для организаций составляет 3 000 рублей, излишне уплаченная SENSI VIGNE & VINI S.R.L. по платежному поручению от 02.02.2018 N 11 госпошлина в сумме 3 000 рублей, подлежит возврату заявителю из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требование SENSI VIGNE & VINI S.R.L. удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331, признать недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение Maarshall Group B.V. против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу SENSI VIGNE & VINI S.R.L. 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить SENSI VIGNE & VINI S.R.L. из федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей, государственной пошлины излишне уплаченной по платежному поручению от 02.02.2018 N 11.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина