Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 г. по делу N СИП-301/2018 Суд прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, поскольку ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован и применительно к которым истец доказал свою заинтересованность, и не доказан факт его использования в спорный период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2018 г. по делу N СИП-301/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 17 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лавровой Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ШАНДИЗАЙН.ПРО" (Цветной б-р, д. 30, стр. 1, оф. 203, Москва, ОГРН 1167746510931)

к индивидуальному предпринимателю Мачаче Дмитрию Витальевичу (Москва, ОГРНИП 314774603500492)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении товаров 16-го и услуг 35, 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ШАНДИЗАЙН.ПРО" - Щедрин Д.М. (по доверенности от 07.03.2018), Курашко А.Г. (по доверенности от 07.03.2018);

от индивидуального предпринимателя Мачачи Дмитрия Витальевича - Двойченков П.И. (удостоверение адвоката, ордер от 02.07.2018 N 01/07/18).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ШАНДИЗАЙН.ПРО" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Мачаче Дмитрию Витальевичу (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении товаров 16-го и услуг 35, 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2018 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В обоснование заявленных требований общество указывает на то, что является организацией, оказывающей рекламные и дизайнерские услуги, занимающейся производством полиграфической, печатной продукции, изготовлением шрифтов, а также обеспечивающей образовательный процесс в сфере дизайна и рекламы. Деятельность общества в указанных областях широко освещается в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, а известность общества обусловлена тем, что его генеральным директором является Шанович С.Е., дизайнер, продюсер и режиссер, с которым на рынке соответствующих услуг длительное время ассоциируется обозначение "SHANDESIGN".

Истец ссылается на то, что им осуществлены подготовительные действия к использованию на территории Российской Федерации обозначений, сходных до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, путем подачи в Роспатент заявок N 2016733547 и N 2016733546 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений и в отношении товаров 16-го и услуг 35, 38, 41-го классов МКТУ.

Запросами Роспатента от 17.01.2018 общество проинформировано о невозможности регистрации указанных обозначений для товаров 16, услуг 35, 41-го классов МКТУ в связи с наличием действующего товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428, правообладателем которого является предприниматель.

Также в дополнительных пояснениях общество ссылается на то, что предприниматель инициировал судебное разбирательство по поводу нарушения его исключительного права на спорный товарный знак (дело N А40-33491/2018), ответчиком по которому было привлечено общество. Подача предпринимателем искового заявления к обществу о защите нарушенного исключительного права на спорный товарный знак, по мнению общества, свидетельствует о том, что предприниматель признает заинтересованность общества в использовании обозначений, тождественных и (или) сходных до степени смешения со спорным товарным знаком.

Общество указывает, что по результатам проведения информационного поиска им не были обнаружены сведения об использовании предпринимателем спорного товарного знака в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

В письменных пояснениях, поданных в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общество фактически повторяет изложенные в исковом заявлении и дополнении к нему доводы о заинтересованности в использовании спорного товарного знака.

От общества в адрес Суда по интеллектуальным правам 30.07.2018 поступило ходатайство о частичном отказе от исковых требований, рассмотренное судом в судебном заседании 14.08.2018 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявление о частичном отказе от иска подписано представителем общества по доверенности Филипповым В.А., чьи полномочия на подписание частичного отказа от исковых требований подтверждаются имеющейся в материалах дела доверенностью.

В судебном заседании 14.08.2018 представитель истца поддержал заявленное ходатайство о частичном отказе от иска и о прекращении производства по делу в соответствующей части.

В силу части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от требования полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 названной статьи).

Суд по интеллектуальным правам полагает, что частичный отказ общества от исковых требований подлежит принятию, поскольку не противоречит закону и не нарушает прав иных лиц.

Ответчик и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, отзывов, содержащих доводы о нарушении их прав в связи с принятием частичного отказа от иска, в материалы дела также не представили.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если заявитель отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Таким образом, производство по делу в отношении требований о досрочном прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении товаров 16-го ("материалы для переплетных работ; 2 клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; писчебумажные товары; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)"; услуг 35-го ("административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба") классов МКТУ подлежит прекращению.

В связи с принятием частичного отказа общества от иска Судом по интеллектуальным правам рассмотрено требование общества в оставшейся части о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении части товаров 16-го ("бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); шрифты; клише типографские") и услуг 35-го ("реклама; менеджмент в сфере бизнеса"), 41-го ("воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий") классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

От предпринимателя в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, в котором он, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для удовлетворения искового заявления, просит в иске отказать.

Предприниматель указывает, что, доказывая свою заинтересованность в подаче настоящего иска, общество умалчивает о том, что с 2016 года незаконно использует спорный товарный знак в своей деятельности. Также предприниматель обращает внимание суда на то, что товарный знак перешел к нему в целях недопущения незаконных действий со стороны общества и Шановича С.Е., поскольку между предпринимателем, с одной стороны, и обществом и Шановичем С.Е., с другой стороны, имеется продолжительный корпоративный конфликт. Предприниматель полагает, что на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) указанные обстоятельства являются самостоятельными основаниями для отказа в иске.

Также предприниматель считает, что общество обратилось с рассматриваемым требованием ранее установленного законом срока, поскольку предприниматель является правообладателем спорного товарного знака с 25.10.2017, что исключает возможность выводов в отношении ответчика на основании статьи 1486 ГК РФ о неиспользовании товарного знака в течение трех лет. По мнению предпринимателя, трехлетний срок для целей применения указанной статьи должен исчисляться с того момента, когда исключительное право на спорный товарный знак перешло к предпринимателю, при этом предшествующий срок, в который правообладателями товарного знака были иные лица, не учитывается.

Предприниматель указывает на то, что именно нарушение обществом его исключительного права на спорный товарный знак препятствует предпринимателю использовать его с момента приобретения им прав на товарный знак.

В письменных пояснениях, поданных в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предприниматель повторно указывает на неверное исчисление обществом трехлетнего периода, в который подлежит доказыванию использование товарного знака, а также на обстоятельства использования обществом спорного товарного знака, нарушающего исключительное право предпринимателя.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в исковом заявлении, в дополнениях к нему, а также с учетом принятого судом заявления о частичном отказе от иска.

Представитель ответчика в судебном заседании просил исковое заявление оставить без удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнении к нему.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, явку представителей в судебное заседание не обеспечило.

Суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителей третьего лица.

Как следует из материалов дела, товарный знак "SHANDESIGN" по свидетельству Российской Федерации N 403428 зарегистрирован 15.03.2010 с приоритетом 08.10.2008 на имя общества с ограниченной ответственностью "Студия ШАН-дизайн" в отношении товаров 16-го "бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские", услуг 35 "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и 41-го "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" классов МКТУ.

На основании совершенных сделок и в результате государственной регистрации 01.10.2010 исключительное право на указанный товарный знак перешло к обществу с ограниченной ответственностью "Видеозавод" (ОГРН 1107746590302), далее 31.03.2016 - к новому обществу с ограниченной ответственностью "Видеозавод" (ОГРН 1117746765620), 19.01.2017 - к обществу с ограниченной ответственностью "ШАНДИЗАЙН.ПРО". На основании решения Арбитражного суда города Москвы от 27.02.2017 по делу N А40-159070/16 и в результате государственной регистрации 21.06.2017 исключительное право на спорный товарный знак перешло к обществу с ограниченной ответственностью "Фокмедиа" (ранее - общество с ограниченной ответственностью "Видеозавод" (ОГРН 1107746590302), которое на основании договора о передаче исключительного права от 25.10.2017 N РД0235244 произвело отчуждение исключительного права в пользу предпринимателя.

На момент обращения общества с предложением на основании части 1 статьи 1486 ГК РФ и подачи настоящего искового заявления правообладателем спорного товарного знака является предприниматель.

Общество 12.09.2016 подало в Роспатент заявки N 2016733547 и N 2016733546 на регистрацию в качестве товарного знака обозначений и в отношении товаров 16-го и услуг 35, 38, 41-го классов МКТУ (т. 1, л.д. 89-90, 93-94).

Запросами Роспатента от 17.01.2018 общество проинформировано о невозможности регистрации указанных обозначений для товаров 16, услуг 35, 41-го классов МКТУ в связи с наличием действующего товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428, правообладателем которого является ответчик.

Общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, 13.03.2018 направило в адрес предпринимателя письмо с предложением о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, общество по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленной в материалы дела досудебной претензией в адрес ответчика (т. 1, л.д. 97-98), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этой претензии (направлена 13.03.2018, что следует из почтовых квитанций; т. 1, л.д. 99-100) и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления. При этом из представленных обществом отчетов об отслеживании отправлений (т. 1, л.д. 101-102) следует, что предпринимателем его предложения были получены.

Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как следует из представленной в материалы дела информации об истце, к основному виду его экономической деятельности относится деятельность специализированная в области дизайна, к дополнительным видам деятельности, в том числе, - печатание газет, прочие виды типографической деятельности, изготовление печатных форм и подготовительная деятельность, деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги, копирование записанных носителей информации, издание книг, издание газет, издание журналов и периодических изданий, виды издательской деятельности прочие, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных фильмов, деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность в области радиовещания, деятельность в области телевизионного вещания, деятельность информационных агентств, деятельность рекламных агентств, деятельность в области фотографии, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность агентств по подготовке персонала (т. 1, л.д. 22-27).

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компанией в материалы дела представлены оригиналы и копии следующих документов: распечаток с интернет-сайта истца www.shandesign.pro (т. 1, л.д. 31-40), распечаток со страницы истца социальной сети Instagram (т. 1, л.д. 41), распечаток со страницы истца социальной сети Facebook (т. 1, л.д. 42-44), договора от 22.06.2017 N 02/06/17/01-ШД (т. 1, л.д. 131-135), соглашения о сотрудничестве от 16.05.2018 (т. 1, л.д. 136-137), определения Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2018 о принятии искового заявления предпринимателя к производству (т. 2, л.д. 9 - 12); искового заявления предпринимателя к обществу о защите исключительного права на спорный товарный знак (т. 2, л.д. 13 - 16); договора N 14/05/18-ШД от 23.05.2018 и акта к нему (т. 2, л.д. 18 - 24); распечаток сайта сети Интернет (т. 2, л.д. 25); писем регистратора доменных имен о принадлежности Шановичу С.Е. доменного имени shandesign.pro (т. 2, л.д. 26, л.д. 76-77).

Также в судебном заседании 07.08.2018 представителем общества на обозрение суда были представлены каталог услуг, оказываемых обществом, а также иллюстративный материал (плакат).

Достоверность представленных документов, а также сведений, содержащихся в них, ответчиком не оспаривается.

Довод ответчика о злоупотреблении обществом правом при подаче настоящего заявления отклоняется в связи со следующим.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем предприниматель, утверждая, что общество злоупотребило правом, подав настоящее исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны его товарного знака, поскольку было осведомлено о корпоративном конфликте с предпринимателем, а также незаконно использовало спорный товарный знак в своей предпринимательской деятельности с 2016 года, не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих, что умысел общества при подаче настоящего заявления был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, а его целью было причинение вреда предпринимателю при отсутствии иных, добросовестных целей.

Также ответчик не представил доказательств того, что общество пытается воспользоваться деловой репутацией ответчика ввиду того, что спорный товарный знак приобрел узнаваемость усилиями ответчика, равно как и доказательств наличия такой узнаваемости среди российских потребителей и возникновения у них ассоциативной связи между спорным товарным знаком и предпринимателем.

Судом также учитываются пояснения истца и представленные в их подтверждение доказательства того, что Шанович С.Е., учредитель и генеральный директор общества, является лицом, с фамилией которого связано как обозначение, охраняемое в качестве товарного знака, так и предпринимательская деятельность правообладателей спорного товарного знака, в результате которой соответствующее обозначение приобрело узнаваемость на рынке соответствующих товаров и услуг. Иное ответчиком не доказано.

Сами по себе действия общества по подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 не противоречат действующему законодательству и не свидетельствуют о злоупотреблении истцом правом.

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность, свидетельствующую о направленности его коммерческого интереса на последующее использование в отношении однородных товаров и услуг обозначений, тождественных или сходных до степени смешения со спорным товарным знаком.

Сходство обозначений, включающих элемент "SHANDESIGN" / "ШАНДИЗАЙН", по заявкам N 2016733547 и N 2016733546 со спорным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическом тождеством их доминирующих словесных элементов; при этом различия в стилистическом оформлении написания данных элементов не влекут качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений, поскольку их доминирующие элементы занимают центральное и основное положение, а следовательно, акцентируют на себе основное внимание потребителя при их восприятии. Кроме того, при восприятии комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, какими являются и обозначения истца, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный, что также следует из пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, действовавших на дату подачи иска (далее - Методические рекомендации).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197"

Дополнительно сходство сравниваемых обозначений подтверждается запросами Роспатента от 17.01.2018, в которых Роспатент сообщает, что заявленные на регистрацию в отношении товаров 16-го и услуг 35, 41-го классов МКТУ обозначения сходны до степени смешения, в том числе, с товарным знаком ответчика, что на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ является препятствием в регистрации обозначения истца.

Сходство обозначений, заявленных истцом на регистрацию в качестве товарного знака, а также спорного товарного знака ответчиком не оспаривается.

В отношении однородности реализуемых истцом товаров и услуг с товарами 16-го и услугами 35, 41-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Судебная коллегия учитывает, что положения, изложенные в Методических рекомендациях, носят рекомендательный характер. Аналогичные по существу рекомендации по проверке однородности товаров содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, действующем на дату вынесения настоящего решения суда.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров 16-го и услуг 35, 41-го классов МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, и перечисленных в исковом заявлении.

При этом судебная коллегия приходит к выводу, что деятельность, осуществляемая истцом и в процессе осуществления которой истец намерен использовать обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, однородна с частью товаров и услуг, в отношении которой с учетом частичного отказа от иска заявлены настоящие требования. Также судебная коллегия учитывает, что однородность товаров и услуг, в отношении которых доказана заинтересованность общества и в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, ответчиком не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении товаров 16-го и услуг 35, 41-го классов МКТУ, для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (13.03.2018), период времени, в отношении которого должно быть доказано использование спорного товарного знака его правообладателем, исчисляется с 13.03.2015 по 12.03.2018 включительно.

Ответчик доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака в указанный период суду не представил, ограничившись ссылкой на отсутствие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, а также на злоупотребление им правом на подачу искового заявления.

При этом Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела разъяснялось распределение бремени доказывания по настоящему спору, указывалось на необходимость раскрытия ответчиком доказательств использования товарного знака в течение спорного периода, в целях чего, в том числе, откладывалось судебное заседание, предлагалось представить подтверждение использования товарного знака его правообладателями (определение Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2018).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, предпринимателем не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован и применительно к которым истец доказал свою заинтересованность, и не доказан факт его использования в спорный период, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении указанных товаров вследствие его неиспользования.

Довод предпринимателя о том, что он является правообладателем спорного товарного знака с даты его приобретения по договору об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак, а именно - с 25.10.2017, в связи с чем обращение истца с настоящим требованием является преждевременным, отклоняется Судом по интеллектуальным правам как основанный на неверном толковании норм материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

При этом из положений статьи 1486 Кодекса не следует, что указанный срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя, следовательно, смена правообладателя не изменяет течение указанного срока. Смена правообладателя не является государственной регистрацией товарного знака, с которой приведенная правовая норма связывает начало течения соответствующего срока.

Таким образом, смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя.

Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ). Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 по делу N СИП-372/2015, от 30.09.2016 по делу N СИП-157/2016, от 16.10.2017 по делу N СИП-132/2017.

Довод предпринимателя о том, что неиспользование им спорного товарного знака после приобретения права на него было обусловлено нарушением обществом исключительного права на указанный товарный знак путем его использования в своей деятельности, сам по себе не является надлежащим доказательством отсутствия у предпринимателя объективных причин невозможности такого использования в связи с правовой природой товарного знака как объекта гражданских прав.

Объекты интеллектуальной собственности, в том числе товарные знаки, являются нематериальными благами, в связи с чем возможность их фактического использования не ставится в зависимость от использования схожих обозначений иными лицами.

Кроме того, в деле не имеется каких-либо доказательств, подтверждающих, что предполагаемое нарушение обществом исключительного права на спорный товарный знак в действительности привело в данном случае к объективной невозможности использования спорного товарного знака его правообладателями, являвшимися таковыми в трехлетний период, предшествовавший направлению предложения.

Суд обращает внимание, что в деле нет и доказательств использования товарного знака правообладателями, в том числе и если исключить из трехлетнего периода до даты направления предложения период с 31.03.2016 по 20.06.2017 (в который спорный товарный знак был зарегистрирован на основании недействительной сделки) и исчислить, таким образом, трехлетний срок не с марта 2015 года, а с января 2014 года.

При этом суд обращает внимание, что ответчиком при рассмотрении настоящего спора прямо заявлялось о том, что, по его мнению, срок, предшествующий приобретению права на товарный знак предпринимателем, в который правообладателями были другие лица, учитываться не должен, и что исчислять этот срок нужно лишь с даты регистрации товарного знака за ответчиком. Суд, исходя из части 2 статьи 9, части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел иск, принимая во внимание указанную правовую позицию ответчика, который, соответственно, определил свою доказательственную базу, основываясь именно на этом утверждении; при этом указанный довод судом отклонен выше как ошибочный.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении всех товаров и услуг, в отношении которых заявлены уточненные исковые требования.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

принять отказ от исковых требований в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении товаров 16-го ("материалы для переплетных работ; 2 клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; писчебумажные товары; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)"; услуг 35-го ("административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба") классов МКТУ; производство по делу в указанной части прекратить.

В остальной части требования общества с ограниченной ответственностью "ШАНДИЗАЙН.ПРО" удовлетворить.

Прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 403428 в отношении товаров 16-го ("бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); шрифты; клише типографские") и услуг 35-го ("реклама; менеджмент в сфере бизнеса"), 41-го ("воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий") классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мачачи Дмитрия Витальевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "ШАНДИЗАЙН.ПРО" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина